眾律國際法律事務所

　　國內優先權制定之目的主要是為使申請人於提出發明或新型專利申請案後，可以就該先申請案為基礎，進一步改良或合併新的請求標的而提出後申請案，且能就先申請案已揭露之技術內容享有與國際優先權相同之權益。

　　此種改良或合併新的請求標的，假如以修正方式在先申請案中提出時，常會被認定超出原說明書或圖式所揭露之範圍而不被同意，但倘若運用國內優先權，則即可併在一個申請案中申請，從而可取得總括而不遺漏之權利。此時，後申請案已揭露於先申請案之技術內容將以優先權日作為審查基準時點，未揭露於先申請案之技術內容則以後申請案之申請日作為審查基準時點。於是，國內優先權制度，是能以一件或多件本國申請案為基礎案（即先申請案），使申請人得將各個申請案彙整為一件，並加入新的事項再提出申請，而得享有與國際優先權相同之權益。

　　後申請案主張國內優先權具有以下作用：

　　(1).主張國內優先權之後申請案，乃依先申請案為基礎進一步改良或合併新的請求標的，因其先申請案之技術內容，已揭示於後申請案中，故先申請案視為撤回，無須重複公開、重複審查，並且申請人將可以因此節省發明申請案的實審費用。

　　(2).在優先權期限屆滿前，提出後申請案，且後申請案主張先申請案之優先權日。此時，因專利權期間係從後申請案申請日起算，故可獲得專利權期間屆滿之日延後將近一年之效果。

　　(3).利用國內優先權制度可以增加先申請案申請時未揭露之技術內容，而擴大無法在先申請案中請求保護之範圍。

　　申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明整體是否具有技術性；若不具有技術性，則不符合發明之定義。大致可歸納為下列幾種類型：

　　自然法則本身

　　所謂自然法則指的是人類經由觀察自然界所得出來的結論或規則，例如：能量不滅定律或萬有引力定律等自然界固有的規律。發明專利必須是利用自然法則之技術思想之創作，以產生功效，解決問題，達成所預期的發明目的。若自然法則未付諸實際利用，其本身不具有技術性，不屬於發明之類型；惟，若將自然法則付諸實際利用，並記載為申請專利之發明的技術特徵，使發明之整體具有技術性，則該發明符合發明之定義。

　　單純之發現

　　發現主要是指自然界中固有的物、現象等之科學發現。專利法定義之發明必須是人類心智所為具有技術性之創作，發現自然界已存在之物及自然現象並無創作行為，僅是一種發現行為並無技術性，不符合發明之定義。但，若將所發現之物、現象付諸實際利用，則，其利用所得之物或方法亦可能符合發明之定義。

　　違反自然法則者

　　申請專利之發明創作必須利用自然法則之技術思想，若發明申請專利範圍所界定之事項係違反自然法則(例如能量守恆定律)，則該發明(例如永動機)不符合發明之定義。

　　非利用自然法則者

　　依據我國專利法規定，發明專利申請案提出後，還需提起實體審查之請求，專利專責機關才會對於發明專利申請案進行實體審查的程序，以便得知該發明是否符合專利要件，假若未提起實體審查申請，專利專責機關將不予於審查。

　　隨著科技發展快速以及經濟利益的考量，專利案之申請數量日漸變多。然而，有一定比例發明專利申請案存在有技術不夠成熟或者不具商業價值，於此，我國專利法係制定一請求審查制度，以保留一定的時間來讓申請人考量該發明申請案是否還須投入經費，請求實體審查的必要，如此，不僅可以減少申請人無謂的支出，且降低專利專責機關的審查負擔。

　　再者，我國專利法對於請求審查制度的規定如下所述：

　　(1).發明專利申請案之申請日後3年內，任何人均得請求實體審查。

　　(2).申請專利之發明，如屬分割案或改請案，縱然超過第(1)項所規定的3年期間，仍得於分割或改請之次日起30天內申請實體審查。這項規定主要是因為發明申請案申請分割或新型案改請為發明申請案時，其分割申請案或改請之發明申請案，因援用原申請日之結果，可能已經超過第(1)項規定之3年期間，為免該等案件因此喪失申請實體審查之機會，乃規定仍得於分割申請或改請之日後30日內申請實體審查，藉以維護其權益。

　　(3).實體審查之申請，於申請後即不得撤回。

　　(4).請求審查制度本為不請求即不審查之處理方針。若未於第(1)項及第(2)項所規定之法定期限內申請實體審查者，發明專利申請案即視為撤回。

　　依據台灣專利審查基準第二篇第12章「電腦軟體相關發明」的內容，電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。所謂技術功效，係指超越程式執行時電腦內部電流電壓改變等物理效果，而使申請專利之發明產生技術領域相關功效。

　　申請專利之電腦軟體相關發明不具技術性而不符合發明之定義的類型，例示如下︰

　　(1)非利用自然法則者

　　申請專利之發明為程式語言者，因屬人為的計畫安排(artificialarrangement)，非利用自然法則，不符合發明之定義。商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，非利用自然法則，不符合發明之定義。然而藉助電腦軟體或硬體實現商業方法是否符合發明之定義，則需要進一步判斷是否為「簡單利用電腦」。

　　(2)非技術思想者

　　申請專利之發明為「單純之資訊揭示」，其本身並非技術思想之創作，不符合發明之定義。例如使用者介面之圖形設計配置，主要是用以吸引使用者，因此不符合發明的定義。然而若上述資訊揭示與演算法交互作用後產生技術功效，例如提高輸入裝置的精準度或降低使用者操作電腦時的認知負擔，使其在技術上成為一個較有效率的人機介面，則具有技術性，符合發明之定義。

　　具體來說請求項中藉助電腦軟體或硬體資源實現方法，若僅是「簡單利用電腦」取代人工作業，則不具有技術思想，此時該電腦軟體或硬體無法令原本不具技術性的發明內容產生技術性。然而若某個方法步驟原本需藉助人類心智活動方能執行，而發明中以特殊演算法取代人類心智活動，則該演算法可令整體發明具有技術性。

　　綜合上述的內容，相較於美國而言，台灣對於軟體或商業方法的是否符合發明之定義是較為寬鬆的。純軟體或商業方法雖然仍不符合發明的定義，但將軟體及商業方法與電腦結合之後，只要不是「簡單利用電腦」通常可符合發明的定義。此外目前在實務上，亦較少收到質疑軟體專利或商業方法不符合發明定義的核駁，通常只要將軟體或商業方法與電腦做適當的結合，便可克服。

　　在2014年Alice v. CLS Bank的判例之後，對純軟體之美國申請案的適格性(patent eligibility)造成相當大的影響，以結論來說純軟體之後在美國將很難取得專利，即使是將軟體與電腦做簡單的連結。

　　對台灣申請案而言，關於純軟體是否可符合專利申請案的適格性，應該回到台灣專利法第21條所述「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」，及審查基準第二篇第12章的「電腦軟體相關發明」。

　　具體來說不符合專利法第21條規定之發明的定義，大致可歸納為下列幾種類型：

　　(1)自然法則本身，例如發現能量不滅定律或萬有引力定律等自然界固有的規律，由於這些定律是原本就存在於自然的規律，因此單純發現這些定律本身，並不符合利用自然法則的規定。然而若是將自然法則付諸實際利用，則符合專利法第21條的規定。

　　(2)單純之發現，例如僅發現已知材料之特性並不符合發明之定義。然而若是利用已知材料的特性製成物品，或者是由自然界分離所得之物，例如發現自然界中存在之某基因或微生物，經由特殊分離步驟獲得該基因或微生物，則符合專利法第21條的規定。

　　(3)違反自然法則者，例如永動機的發明。

　　(4)非利用自然法則者，例如科學原理或數學方法、遊戲或運動之規則或方法。

　　(5)非技術思想，例如視聽訊號、語言、手語、文字、音樂、資料等。

　　我國專利審查實務上，申請案經第一次實體審查審定者，稱之為初審審定。若初審審定結果為不予專利者，發明專利申請人可向專利專責機關提起再審查的請求。故，我國專利法對於專利申請案之審查程序係區分為初審及再審查二個階段，其均由專利專責機關指定審查人員行使審查。一般而言，初審的審查人員與再審查人員分別為不同人員。

　　由於專利涉及到技術上的專業背景，發明專利申請人若對於初審不予專利之審定結果若有不服，在向法院提出訴願之前，應先向專利專責機關提起再審查的請求，以使再審查人員再為審查，以便審閱初審之審定結果是否正確、合理而及時糾正。

　　再審查制度屬於專利專責機關自我審視之機制，其為訴願之前置程序。依我國專利法第48條之規定，發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法(例如：申請應備文件經通知補正而未補正者)或申請人不適格(例如申請人未取得合法之受讓證明)而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。

　　再者，經再審委員再審查後認為有不予專利之情事時，於審定前應先通知申請人，限期申復。若申請人屆期未申復或者提出的申復理由不足以克服不予專利之情事者，再審委員將發出不予專利之審定書。而後，發明專利申請人對於再審查之審定結果仍有不服者，將可以向法院提起訴願。

關鍵字：初審、再審查

參考資料：
2014年版專利法逐條釋義，經濟部智慧財產局。

　　發明申請案經過初審不予專利之審定者，其提起再審查時，申請人仍可以主動修正說明書、申請專利範圍或圖式。

　　發明申請案於初審階段發給最後通知，經申請人修正或申復後，仍為不予專利之審定，申請人提起再審查後，若該申請案於初審階段已發給最後通知，縱使申請案進入再審查階段，申請人所提之修正仍應受專利法第43條第4項各款規定之限制，其限制包括：請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正、不明瞭記載之釋明。惟，如再審查理由係爭執初審階段發給最後通知為不當者，經專利專責機關審酌認為有理由，將再發審查意見通知函通知申請人，解除初審階段發給最後通知之限制。

　　再者，考量初審階段已給予申請人修正之機會，且申請人於申請再審查時，原即得對應初審審定不予專利之事由進行適切之修正，惟為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正，致延宕再審查程序，有下列情事之一者，專利專責機關得逕為最後通知：

　　(1).再審查理由仍無法克服初審審定不予專利之事由者，專利專責機關得逕為最後通知。

　　(2).再審查時所為之修正如仍無法克服初審審定不予專利之事由者，專利專責機關得逕為最後通知。

　　(3).在初審階段曾核發最後通知，且再審查時認定該最後通知並無不當時，於再審查時所為之修正，違反第43條第4項各款規定，屬未能克服該最後通知所記載之不准專利事由，專利專責機關得逕為最後通知。

眾律國際專利商標事務所

　　我國專利法係明定保護專利之種類，依其保護的內容，共分為發明、新型及設計等三種類型。三種類型專利之定義分別如下：

　　發明專利-「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」。申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，其定義的意旨指的是發明必須具有技術性。換言之，申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。申請專利之發明不具有技術性者，例如單純發現、科學原理、單純資訊揭示、單純美術創作等等，均不符合發明之定義。發明專利分為物的發明及方法的發明兩種。物的發明包含物質及物品，而方法的發明包括物的製造方法及無產物的技術方法。

　　新型專利-「新型，指利用自然法則之技術思想對物品之形狀、構造或組合之創作」。新型係利用自然法則之技術思想，其具體地表現於物品之空間型態上，佔據有一定空間之物品實體。新型與發明最大不同在於新型之標的只限於有形物品構造或組合加以創作，不像發明，還包括無形之技術方法，也不像設計著重於物品外觀。因此舉凡有關物之製造方法、使用方法、處理方法或其特定用途之方法等，以及無一定的空間形狀、構造的化學物質或醫藥品，甚至以美感為目的之物品形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非新型之標的。再者，符合申請新型標的之專利案理應也會符合申請發明標的，因此，有部分國家的專利申請制度只有發明，沒有新型，例如：美國、歐洲專利。

　　設計專利－「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」。設計專利係保護物品外觀之視覺性創作，與發明、新型專利在保護技術性之創作不同，其可為應用於物品上之花紋、色彩或其二者之結合的平面創作，亦可為物品的形狀或結合花紋、色彩的立體創作。此外，應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，依專利法之規定係可以申請設計專利。

關鍵字：發明、新型、設計

參考資料：

「我發現有人生產跟我新型專利一樣的產品，我該怎麼辦好？」

「這時候你要先保全證據跟申請新型技術報告啊…（略）」

今天就來談談，什麼是新型技術報告，以及拿到這張新型技術報告到底可以做什麼呢？

　　二、實質要件

　　依專利法第30條第1項前段的規定：「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。」

　　其中，先申請案與後申請案之實質內容需符合為相同發明之規範，其優先權之主張才能成立。

　　關於「相同發明」的判所方式，我國專利審查基準第二篇第五章第1.4.1節「相同發明」中規定：

　　「主張優先權時，『相同發明』之判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之先前技術及已聲明排除之內容為判斷的基礎。

　　後申請案申請專利範圍中所載之發明與優先權基礎案所揭露之發明之間若屬下列二種情事之一者，應判所為『相同發明』：

　　a.兩發明之記載形式及實質內容完全相同。

　　b.兩發明之差異僅在於文字的記載形式，或差異僅在於部分相對應之技術特徵，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於優先權基礎案所揭露之發明形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵，而不會得知其他技術特徵者。」

　　我國專利法第30條規定：

　　「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。但有下列情事之一，不得主張之：

　　一、自先申請案申請日後已逾十二個月者。

　　二、先申請案中所記載之發明或新型已經依第二十八條或本條規定主張優先權者。

　　三、先申請案係第三十四條第一項或第一百零七條第一項規定之分割案，或第一百零八條第一項規定之改請案。

　　四、先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者。

　　五、先申請案為新型，已經公告或不予專利處份確定者。

　　六、先申請案已經撤回或不受理者。

　　所謂非專利申請人請准之專利包括，受雇人就職務上所完成之發明，自行提出專利申請並獲准專利，然而依專利法第7條的規定，職務上之發明的申請權應歸屬雇用人；及未經發明人、新型創作人、設計人之讓與，而以自己之名義提出申請。

　　針對上述的情形，雇用人或真正的發明人得於該專利案公告後提起舉發。可以提出非專利申請權人請准之專利的舉發人，僅限於的利害關係人，其中「利害關係人」，最典型的例子是真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人。此外，專利民事侵權訴訟之被告亦可視為利害關係人，並得對系爭專利為非專利申請權人提起舉發，應認其具利害關係。

　　專利法第35條具體規定了，真正的專利申請權人可於專利案公告後二年內，提出「發明專利權人為非發明專利申請權人」的舉發，當舉發撤銷確定後二個月內，真正的專利申請權人可以就相同發明申請專利，此時提出的發明專利申請案將會以該經撤銷確定之發明專利案之申請日為申請日。

　　具體來說非專利申請權人請准之專利，經專利專責機關審查舉發成立撤銷專利權確定後，該專利權理應自始不存在。但為了顧及真正申請權人的權益，如不給予申請專利的機會並不公平，因此專利法第35條規定了真正申請權人得於舉發撤銷確定後2個月內，備具申請書提出申請專利，並得援用非真正申請權人提出之申請案之申請日，以避免因該專利喪失新穎性致無法維護其權利。

　　專利法第35條規定的2個月之內提出，主要是為了避免法律關係處於不確定狀態，而規定真正權利人儘快提出申請。若超過2個月雖仍可以提出申請，但不能援用非真正申請權人提出申請案之申請日作為申請日，但如此一來提出申請的專利將可能會面臨喪失新穎性的問題。

　　另外超過專利公告後2年，仍然可以就非專利申請權人請准之專利提起舉發，但此時只能達到撤銷專利權之目的，並不能進一步以真正申請權人之資格再行申請專利，縱然申請亦應以其申請案已經公開，不具新穎性予以核駁。

　　延續前篇的討論，對於以外文本提出申請的外文本，專利法第44條、第110條及第133條分別針對發明、新型及設計專利規定：

　　「說明書、申請專利範圍及圖式(設計專利為說明書及圖式)，依第25/106/125條第3項規定，以外文本提出申請者，其外文本不得修正。

　　依第25/106/125條第3項規定補正之中文本，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。

　　前項之中文本，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍(本項僅為第44條規定)。」

　　其中明文規定外文本不得修正，且規定補正之中文本不得出超申請時外文本所揭露之範圍。

　　由於外文本一經提出後，即無法進行任何更動，且中文本不能超出外文本所揭露的範圍，因此提交外文本時，應確實檢查是否有缺漏字、缺漏頁、缺漏圖或印刷不清楚的情形。外文本若有任何缺漏，都可能導致補正的中文本無法進行增補或訂正的情形發生。

　　另外，專利法施行細則第22條第3項規定：「說明書、申請專利範圍及摘要以外文本提出者，其補正之中文本，應提供正確完整之翻譯。」(由於針對新型及設計專利之規定，其精神與發明之規定相同，形式上或略有差異，以下本文只列舉針對發明之條文，不在另行標注新型與設計專利之條文)

　　此外，專利審查基準第二篇第八章第2.2節「中文本」規定：「本章所指之中文本係指申請人先行提出外文說明書、申請專利範圍及必要之圖式，並於指定期間內補正之中文譯本。該中文譯本應對照外文本正確完整翻譯，且不得超出外文本所揭露之範圍。」

　　我國專利法第25條第3-4項、第106條第3-4項及第125條第3-4項分別之規定發明、新型及設計專利以外文本提出申請之規定：

　　「說明書、申請專利範圍及必要圖式(新型為說明書、申請專利範圍及圖式；設計專利為說明書及圖式)未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間入補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。

　　未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。」

　　依前述規定可知，若以外文本提出申請，且於指定期間補正中文本，則可取得以外文本提出之日為申請日的效果。對於外國人在我國申請專利者，可於主張優先權期間將滿，或其國外申請案即將公開前，先以外文本提出申請，再行翻譯補正，可收快速爭取時效之效果。

　　然而，若未能於指定期間補正中文本，則依前述條文第4項之規定，其申請案不予受理。前述條文第4項雖有但書規定，在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。但此但書以補正之日為申請日，與超過指定期間後直接以中文本提出申請，除程序不同之外，其效果似乎並無不同。

　　因此，若需以外文本提出申請，應謹記於指定期間內完成中文本之補正程序，如此才能獲得爭取時效之實質效果。

　　由於申請日係確定申請案是否符合專利要件之審查基準日，如有主張優先權者，更為判斷優先權能否成立基準，故申請日之確定極為重要。既然准以外文本作為取得申請日之依據，其內容自然不得有所變動，否則將違反可專利性係以申請日為決定基礎之原則。因此，專利法及專利法施行細則，都針對以外文本提出申請的外文本進行多項限制。

　　延續前篇的討論，「對應之技術特徵」，根據專利審查基準於前述同章節中的說明：「二個以上發明即使不具相同技術特徵，但具有技術上關聯性時，即屬具有對應的技術特徵，例如一請求項為具特定形狀陰螺紋的螺帽，另一請求項為具特定形狀陽螺紋的螺栓，該等陰陽形狀之螺紋係可相互螺合者，此時得認定兩請求項中的陰、陽螺紋係對應的技術特徵。」

　　在此，又提出了「具有技術上關聯性」一詞，然而對於何謂「具有技術上關聯性」並無明確定義，且與專利法施行細則第27條第1項及第2項中所述「技術上相互關聯之發明」似乎形成回圈。檢視專利審查基準之相關章節，僅得如可相互螺合的陰、陽螺紋，或者可相互卡合的凸起握持部與凹陷承座部等例示的情形。因此，這個部分應該仍存在解釋的空間。

　　當判斷兩個發明具有相同或對應的技術特徵之後，可進一步判斷該相同或對應的技術特徵是否為特別技術特徵。

　　「特別技術特徵」，根據專利法施行細則第27條第3項之定義，為申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵。而所謂對於先前技術有所貢獻之技術特徵，在專利法施行細則中並沒有進一步的定義或解釋。

　　專利審查基準第二篇第四章第1節「單一性之概念」中提及：「特別技術特徵(special technical feature)係使申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。」

　　因此，所謂特別技術特徵，可視為申請專利之發明與先前技術的差異之處，且此差異需非為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，或可產生無法預期的功效。

　　由此觀之，判斷一申請案中不同的發明是否符合發明單一性的要件，尚需對至少一發明之技術進行新穎性與進步性的審查。若由前一步驟中選出之相同或對應的技術特徵，無法使申請案之其中一發明具備新穎性與進步性的要件，則該申請案並不符合發明單一性的要求。

　　延續前篇的討論，根據專利法施行細則第27條第1-3項中的規範，先不討論其中分別提出的新概念的詳細內容，由字面上的意義進行推論，可得出判斷兩個發明是否屬於一個廣義發明概念的較佳步驟如下：

　　1. 判斷兩個發明是否具有相同或對應的技術特徵；

　　2. 判斷此相同或對應的技術特徵是否為特別技術特徵。

　　其中，第1步驟中判斷是否具有相同或對應的技術特徵時，不受限於申請專利範圍之範疇。

　　專利審查基準於第二篇第四章第2節「相同或對應之技術特徵」中規範了幾種情形。其中，相同範疇之獨立項中說明：「相同範疇之獨立項指各獨立項之標的均為物之發明或均為方法之發明」。

　　不同範疇之獨立項中則說明：「不同範疇之獨立項指各獨立項之標的分別包含物及方法之請求項」，例如：物與製造該物之方法、物與該物之用途等。

　　另依專利審查基準第二篇第四章第3.1節「預選特別技術特徵」之規定：「審查申請專利範圍中二個以上之發明是否具發明單一性時，應先參照說明書、申請專利範圍及圖式所記載之先前技術，於各發明之技術特徵中選擇有別於先前技術者作為特別技術特徵。若各發明間無相同或對應之技術特徵，或依說明書、申請專利範圍及圖式所記載先前技術即得認定各獨立項相同或對應之技術特徵係屬習知技術，則不具發明單一性。」

　　因此，在比對各發明之間是否具有相同或對應的技術特徵時，需參照說明書、申請專利範圍及圖式所記載的內容，先排除申請人自行認定為習知技術的部分，而僅就申請人認為屬於其發明之技術特徵進行比對。

　　我國專利法第33條之規定：

　　「申請發明專利，應就每一發明提出申請。

　　二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。」

　　其中，第33條第1項之規定即為一發明一申請原則之法律依據。第33條第2項之規定則為發明單一性之要求。

　　原則上每一發明之技術，依一發明一申請之原則，應就各發明分別提出申請，但考量專利專責機關在專利申請案的分類、檢索及審查上的便利，以及資源的有效運用，因此對於二個以上原本應各別提出申請之發明，若於技術上屬於一個廣義發明的概念時，可合併於一申請案中提出申請，進而提出發明單一性的概念。

　　而事實上，若嚴格遵守一發明一申請原則，則每一發明申請案中，將只會存在一個申請專利範圍。如此，除了大量增加申請案的數量，導致專利專責機關需投入大量的人力物力進行重複或類似的檢索以及審查動作，造成大量資源的浪費之外，對於申請人與公眾而言，亦是額外的重大負擔。

　　所謂二個以上發明屬於一個廣義發明概念，在專利法施行細則第27條中定義：

　　「本法第33條第2項所稱屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明，於技術上相互關聯。

　　專利權人主張其專利權被侵害時，必須負舉證責任。具體來說，當專利權人認為被控侵權人的產品侵害其專利時，專利權人必須經由正常的管道取得被控侵權人的產品，例由市場上購買被控侵權人的產品，並比對其申請專利範圍與被控侵權人的產品，藉此以證明被控侵權人的產品確實侵害其專利權。

　　透過上述的方式，專利權人便可完成侵權物與專利權的比對，並善盡必須的舉證責任。然而當專利權人的專利是方法專利時，往往便無法透過上述的方式證明被控侵權人侵害其專利權。主要的原因在於方法專利並非實體的構件，而專利權人更無法輕易得知被控侵權人實際的實施方法。舉例來說，當專利權人的專利是製造方法的專利時，專利權人必須得知被控侵權人的製造方法，才能進一步比對該製造方法及其專利權。然而在實務上，被控侵權人的製造方法通常是在工廠內實施，且產品的製造方法常常是廠商的營業秘密，因此對非被控侵權人公司的員工來說，並無法進入被控侵權人的工廠，並得知被控侵權人實際的製造方法為何。

　　若符合專利法第99條的規定時，專利權人可將舉證的責任適度轉移給被控侵權人。1.製造方法專利所製成的物品在專利申請前，相同物品未見於國內外；且2.他人製造的物品與方法專利所製造的物品相同。在符合上述兩項的規定時，便可推定該物有可能是以該專利方法所製造。當被控侵權人被推定具有舉證責任時，便需要向鑑定機構或法院揭示其製造方法，而鑑定機構或法院則有義務保障被控侵權人所揭示的製造方法及營業秘密，以避免損害被控侵權人的權益。在實務上要滿足上述兩個要件並不十分容易，因此在以製造方法提出專利申請時，應該要特別注意，請求項所描述之製造方法所製作的產品是否可符合上述的規定，否則之後在進行侵權訴訟時，專利權人可能會面臨舉證責任的困難。

　　另外損害賠償的訴訟中，通常只有被控侵權人具有證據資料，專利權人幾乎不可能取得。為解決上述的問題，若法院判斷專利權人的舉證明顯有困難時，得命被控侵權人提出為必要的協助。例如在專利侵權訴訟時，可要求被控侵權人提出商業帳簿等資料，以計算損害賠償數額。

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字：1.舉證責任；2.製造方法；3.損害賠償

參考資料

　　申請人向專利專責機關提出發明專利的申請後，若發明專利申請案經審查無不合規定，且無不予公開之情事者，將會在申請日後經過18個月刊登於發明公開公報。此一公開制度的設計，主要是為了使得社會大眾得以儘早知悉專利申請案的技術內容，以避免企業活動不安定、重複研究及投資的浪費。

　　然而公開之發明專利申請案，只是技術內容公開，並不代表申請案已取得專利權。但申請案在公開之後，一般公眾便可得知該申請案的內容，然而此時申請案並未真正取得專利權。因此若有第三人實施公開後的申請案內容，無疑將會造成申請人的損失，並使得申請案公開的制度喪失其原本的美意。

　　為了保護專利申請人的權益，藉以鼓勵創作發明，專利法第41條規定了，在專利申請人取得專利權後，可於公開至核准這段時間，對使用其專利的第三人請求適當的補償金，以作為專利申請人在這段期間的損失。

　　具體來說專利權人必須證明，第三人明知其發明專利申請案已經公開，並且在公告前仍就該發明繼續為商業上實施。然而在實務上可能存在舉證的困難，為此發明專利申請人可以在申請案公開後，以書面通知第三人其發明專利申請內容。若第三人在收到發明專利申請人的通知之後，仍在專利公告之前繼續實施該申請案的內容，申請人便可以在發明專利申請案公告後，向第三人請求適當之補償金。

　　依據專利法第32條的規定，申請人可將相同發明分別申請發明專利和新型專利，且發明專利及新型專利採用權利接續制。因此若申請人將相同發明分別申請發明專利和新型專利，則僅能於發明專利的補償金與新型專利的賠償金之間選擇其中一種。此外申請人又因第1項、第2項之補償金請求權必須於公告後，始得主張，而專利公開到公告時通常需要相當之期間，故此2年請求權時效，應自核准專利公告之日起算。

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字：1.公開；2.補償金；3.賠償金

　　一、前言

　　按專利法的規定，申請人於申請專利時，應遵守一發明一申請之原則，就每一發明各別申請。然而，二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。若一申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或者申請人主動申請，以將二個以上之發明進行分割申請。

　　二、分割申請的情況

　　(1). 申請專利範圍中包含有不符合單一性的二個以上發明時。

　　(2). 申請人將符合於單一性的二個以上發明，分割為二個以上申請案。

　　(3). 申請專利範圍中之一或多個發明，經審查不具新穎性或進步性，致使其他發明不具單一性時。

　　(4). 申請人欲將原先在說明書所揭露之發明，新增至申請專利範圍之中，而此新增的申請專利範圍與原申請專利範圍之間存在單一性問題時。

　　三、申請分割之期限的規定