眾律國際法律事務所

    設計專利保護的對象是物品的外觀，以相同概念做的設計，如相同主題的餐具、工具，或為了較好的視覺效果功能進行改良的設計，由於外觀上擁有的相同的基礎特徵，在申請專利時可採用衍生設計來進行保護，相對於原設計案，法規對於衍生設計亦有相應的規定及限制。

    發明專利申請在案件提出後須要經過實體審查判斷其可專利性，由於台灣的專利是先申請原則，因此在審查人員在判斷可專利性時會檢視該申請案請求的技術內容是否已被其他先申請案揭露，為此，能夠替申請案取得較早的基準點對於發明專利申請案是越好。

    為使國內的發明專利申請案與國外專利申請案享有相同的優惠，國內申請案亦設有優先權制度，依專利法第30條第一項之規定，申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。

    若是在一發明專利申請案申請之後，根據其技術有新的改良可使用先申請案做基礎提出新的申請案，但因為在後的申請案已揭示基礎案的技術，此時先申請的基礎案雖然視為撤回，但後申請案利用此制度可申請前案未揭露的技術，擴大請求能保護的範圍。而欲以先申請案做優先權提出一件新申請案，新申請案的優先權期限以先申請案的申請日後起算不超過12個月，因此在優先權期限將屆滿之前，提出後申請案主張基礎案之優先權日，實際上將專利權保護期限延長1年。

    主張國內優先權可有效延伸審查時的判斷時間基準，但須注意若申請案是已經進行分割或者是改請，申請人無法將之當作優先權提出新申請案，而於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之計算以最早之優先權日為準，固然提出優先權有延伸保護的效果，但是否能夠提出也須特別小心。

參考文獻：中華民國專利法

    一件發明專利案必需經過實體審查才有機會被官方准予，且經過繳納必要費用以及公告之後始獲得專利權，僅僅只是經過申請使之登記在案不能夠獲得專利權，享有專利權的保障。

    日前台中某間以黑糖鮮奶聞名的飲料店，以該店已註冊商標以及已對於其配方提出專利申請，敬告同業或他人請勿模仿，然而專利權是否真的如此恐怖以及秘方是否如同業者如此所說，只要提出申請就能獲得完全的保護。

               參考專利法對於保護標的的解釋是保護專利要件之創作並給予一段期間之排他權利，防止智慧財產結晶遭人仿冒、盜用，藉以保障個人或企業因創作所投下之資本風險，鼓勵投入研發，而只要符合形式審查的要件，不論是三種專利中的任一種，均可取得申請日並使之登記在案。若該店申請是發明專利，在一般狀況下會因為早期公開制度在18個月後被智慧財產局公開，至於請求內容的可專利性還要經過實體審查才有機會被准予；食物飲品的決勝點在於口味，獨家秘方在真正被授予權利之前即被公眾知悉，他人即可針對該請求內容做改良變化，如此一來申請內容反而有機會被競爭對手利用或使競爭者增加，在未取得專利權之前即會出現風險。而專利是屬地主義，若提出他國專利申請卻未在本國提出，在競爭對手營業範圍僅限於國內的條件下，則不能有效嚇阻對手在國內實施專利相關技術。

    數月前媒體曾經報導，部分新型專利將專利名稱冠上宣稱醫療功效的用字，以達到某種程度的廣告效果，針對此現象目前智慧財產局已有公告說明。

    新型專利之專利權，經過申請提出之後，在規格上符合形式審查的規定即會准予專利，雖然可以向智慧財產局申請技術鑑定報告，但報告依舊是判斷新型專利的可專利性，簡而言之，專利法所討論與規範的是某項技術的創新程度與保障創作人在一定時間內實施創作的權利。然而醫療相關業務管理，其中央目的事業主管機關是衛生福利部，因此新型專利商品化後之產出是否具有療效，乃受到醫藥相關法令管轄，智慧財產局不會對於產出物品是否有醫療功效進行任何審查。

    倘若新型專利之名稱涉及醫療廣告效果，其法規之適用應回歸到醫療法之範疇，文字內容須符合醫療法各條中對於醫療廣告的各項規定，因此申請人在申請此類新型專利時，除了要考量是否具有可專利性之外，也須注意名稱用字跟商品之間的結合，是否已觸及法規中與招徠醫療業務相關的描述，而未來智慧財產局若遇到相關新型專利申請也會附帶相關提醒，以避免申請之後產生其他法律事件。同智慧財產局所公告，一般民眾對於此類說明有所疑慮，可以向主管機關主動詢問，以免因為不實的廣告造成損失。

    台灣幅員狹小，在無法以美中模式進行大面積耕作之下，長久以來，台灣的農產銷售是以高經濟型作物作為主力，並致力於農業生產技術與品種的改良，產出許多精良且外銷口碑好的稻作與花卉，而當中產出植物品種的技術及植物本身是否可以申請專利，曾經在我國專利法修法討論中引起紛爭。

    根據台灣專利法第24條之規定，動、植物及生產動、植物之主要生物學方法為法定不予發明專利的項目，以生產植物之主要生物學方法為例，若某發明申請中有包含以植物之雄性與雌性雜交產生一種新物種的生物學方法步驟，則依法此發明將無法獲准專利，但此等方法是農業技術改良中常見的手段，因此目前諸如此類的產出仍然仰賴植物品種及種苗法，以申請品種權的方式保護。依照植物品種及種苗法第12條之規定具備新穎性、可區別性、一致性、穩定性及一適當品種名稱之品種，得依本法申請品種權，而當中之新穎性，指一品種在申請日之前，經品種申請權人自行或同意銷售或推廣其種苗或收穫材料，在國內未超過一年；在國外，木本或多年生藤本植物未超過六年，其他物種未超過四年者。

    而對照植物的生物學生產方法不得申請專利，若方法是以基因改良方式修改植物特性，雖產出的植物特性與原生種已不同，因不涉及生物學之生產方法，此等專利仍可以被准予專利。

    檢視目前對於動植物專利完全開放的國家，如美國、紐西蘭，在農牧業上除了具有龐大的生產規模，相關產業亦有企業化與國際化的經營，反觀完全不開放的國家，如挪威、泰國，則是農業技術已成熟但在產能或品種上不夠強勢，不足以抵抗集團壟斷，而我國目前亦依循相同的脈絡，不開放此等專利權，惟專利權與品種權保護的客體並不相同，期待未來能夠邁向與日本或美國腳步，使農業技術相關專利能夠擁有多重的保障。

    設計專利以物體的外觀而言可擴及造型、花紋與色彩，乍看之下能夠提出的申請應是自由廣泛，但有四類設計雖可應用於物品外觀之上，卻因為其設計之基本概念本質上不具創新意義或因為其他法規的規定，已明訂無法被准予設計專利。

    以創新的角度，若造形設計僅只是為了對應物品的功能或其他物品之功能，而不是以視覺訴求做出發點，則此設計即不符合設計專利的標的，例如：滑軌之凹槽、齒輪上的齒槽等，由於前述設計相對於其他物品屬必然匹配的基本形狀，是單純的功能性設計而不得准予專利，此外，積體電路或電子電路布局除了是單純的功能性設計之外，亦同時受到「積體電路電路布局保護法」規範，因此在專利法之中特別將此類設計排除。然而，使用於物品上的色彩配置可以申請設計專利，但單純的美術創作原則上不屬於能被准予設計專利之標的，以能被產業生產利用做為考量，設計須能夠實際應用在物品之上且能透過生產程序重複再現，因此若藝術創作能應用於物品且能被重複大量製造，則此設計亦得准予專利。

參考資料：台灣專利法

    專利法第27條所稱的「生物材料」在92年的修法前原是稱作「微生物」，但由於專利法所指微生物的定義與生物學界之間有所落差，為避免因為定義上不同引起的爭議，在參考各國法規之後修訂為生物材料。

    依照目前智財局公佈的資訊，生物相關發明之生物材料指有遺傳訊息，並可自我複製或於生物系統中複製之任何物質，而示例包括載體、質體、噬菌體、病毒、細菌、真菌、動物或植物細胞株、動物或植物組織培養物、原生動物、單細胞藻類等；然而，法規中對於相關領域人員已能夠透過一般的手段輕易取得之生物材料亦有免寄存的規則，若此等材料已是商業上公眾可購得，如麵包酵母等、申請前已保存於具有公信力之寄存機構且已可自由自由分讓、相關領域之人員根據說明書的揭露不須過度實驗即可製得，則不需要另行寄存。而具有公信力之機構以國內而言，目前是承辦專利申請之生物材料寄存業務的財團法人食品工業發展研究所，國外機構則依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定的寄存機構。

    關於需要提出寄存證明的時間，若申請人在未主張國際優先權之情況下未於提出申請前寄存，最遲應於申請日將生物材料寄存且必需在申請日後四個月檢送寄存文件，而在主張國際優先前之情況下，除必需最遲在申請日時寄存外，須於最早優先權的16個月以內檢送寄存文件。

參考資料：台灣專利法

    我國對於申請生物材料相關或利用生物材料創作之發明，在形式上除了要符合專利申請要件之外，對於生物材料另外設有寄存相關的規定。生物材料之發明有別於一般的申請，須兼顧公開性、再現性及菌種活性之穩定，且未於申請前寄存於寄存機構，則有說明書揭露不完整之疑慮，影響到發明的可專利性。

       目前國際間依循1977年簽訂的布達佩斯條約，只要生物材料寄存於條約承認之國際寄存機構之一，在締約國提出申請時，即不用在該國國內寄存生物材料。然而由於我國非屬締約國之一，無法援引該條約之規定，因此為滿足說明書必須充分揭露的專利要件，我國專利法特於第27條之中規定與專利有關的生物材料寄存規定，根據其內容，申請人應在我國專利專責機關指定的寄存機構寄存生物材料，以確保該申請在准予專利之後，任何第三人都能夠基於研究實驗目的得以自由分讓該相關生物材料，以符合專利法對於生物材料相關規定之要求。

    雖然我國礙於國際關係，無法受惠於跨國合作條約，但不表示台灣與國際間的合作完全脫節。目前台灣與日本基於長期的友好關係與密切的貿易往來，已於2015年6月18日正式啟動台日專利程序上生物材料寄存互相合作，申請人在台灣或日本申請生物材料的專利，可選擇台灣智慧財產局或日本特許廳所指定的機構作寄存，並在規定期間內檢送該寄存機構出具之寄存證明文件，則台日雙方均會承認寄存的效力，且透過此合作關係，不僅我國人可至日本寄存機構申請分讓，日本人亦可至我國申請分讓。

    本國申請人到外國申請如遇到需要生物寄存之情況，在申請程序上需要留心的事項與日程拿捏較為繁複且耗去的成本較多，雖然目前僅台日之間有合作關係，盼日後與其他國家之間也能夠建立起類似的橋樑，讓申請人在申請生物材料相關的發明時更加地便利。

參考資料：台灣專利法、臺日專利程序上生物材料寄存相互合作問答

    台灣的專利類型分為發明、新型與設計三種，其中發明與設計從命名大致可以猜得各自保護的標的，唯獨「新型」從字面上難以窺探其意義。

    利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作乃專利法第104條對於新型的基本定義，所謂的利用自然法則之技術思想，與發明專利相同，指的是利用自然界中固有的規則所產生的創作，而此一創作之物品必需有確定的形狀且佔據一定空間，也就是有具體的形體，且外觀上，物品的形狀必須是可以觀察到其空間輪廓或形態，例如一張椅子或者是一個粉餅盒。除了外觀輪廓之外，物品實質上的結構或者內在的構造也符合新型的定義，此構造亦包含電路構造在內，然而由多種能獨立運作的機構為了特定目的聯合設置而成，即為新型定義中的組合，像是鍋蓋與鍋子之組合。

    新型專利保護的標的是以有實質形體的物品而言，因此涉及方法及用途的創作並不屬於新型專利的保護標的，例如：一種備製食用酵母的方法。而新型專利定義之形狀必需是能夠確實觀察到其外觀，因此氣態、液態、粉末狀、顆粒狀等不具確定形狀之物質或組成物，都不符合形狀創作的定義。以結構而言，牽涉物質之分子結構或組成物之組成，例如僅涉及其化學成分或含量變化的藥品或食品之創作，不屬於新型之中結構創作所保護的標的。此外，新型專利保護標的亦排除動物、植物、微生物以及其他生物材料。

    台灣專利法所定義的三種專利型態各自擁有其能夠囊括保護的範圍，至於是否能夠採取其中一種就能獲得最大的保護並沒有一定的答案，尚須端看創作者如何規劃運用，新型專利具有能夠快速獲准的特性，若申請人對於發明專利其申請與獲准之間的空窗有所顧慮，可考慮安排同時提出申請發明與新型專利的一案兩請方式，根據現今專利法，若一案兩請的發明專利於其對應的新型專利之後獲准，兩者的專利權將能夠無縫接續。

參考資料：台灣專利法

髮型可否申請取得專利？                   

             實習律師   蘇思鴻

美髮設計師甲依其數年來的美髮經驗，設計一款獨一無二的超炫髮型，為了使此款髮型受到保護，於是向智慧財產局申請專利，某甲可否取得專利權？

爭點解析
髮型如果可以取得專利，究係取得何種專利？髮型是否符合發明的定義及專利要件而取得專利權？依我國專利法第2條規定，專利可分為發明、新型、設計等三種，而依同法第104條規定，新型，指利用自然法則對物品之形狀、構造或組合之創作。同法第121條第1項規定，設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。第2項規定，應於於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。從上開條文可知，新型及設計專利皆係對物品為創作，髮型設計非物品的創作，原則上此兩種專利就先予排除，而發明專利類型又可分為物之發明、方法發明及用途發明，髮型設計依其性質最有可能取得方法發明專利，那麼進一步深究，髮型設計是否符合發明定義及專利要件。專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術思想之創作。所謂自然法則，為人類觀察自然界所得之規則。例如：虎克定律、牛頓運動定律。又技術思想，為人類解決問題所提出之技術方案，例如：為解決削鉛筆的麻煩而提出免削鉛筆或自動鉛筆。髮型設計非利用自然法則之技術思想之創作，純粹係個人的天份加上日積月累的技巧所形成的技能，既然髮型非發明類型，即毋庸討論其是否符合專利要件而受專利法保護之必要。〈專利要件為產業上利用性、新穎性及進步性〉

結論
根據前述，髮型因非利用自然法則之技術思想之創作，非發明類型，亦非新型、設計類型，不得取得專利權。除此之外，筆者認為依專利法第1條的立法意旨來解析，倘設某人早已設計出與甲相同之髮型設計，只因偶然由甲率先提出申請進而取得專利權，導致該人因而侵害專利權，此種結果未免過苛；況髮型千百種，雷同者所在多有，賦予某人專利權，使其享有獨占排他的地位，無疑阻礙產業發展。同時髮型設計往往係由美髮師觀察諸多的髮型所得靈感啟發而來，會造成雷同甚至相同，並不令人感到意外，如因此需給付授權費，反而增加人民經濟上的負擔，此顯非立法所由設之目的。

Summary of Taiwan Patent Act

(Amended on January 22, 2014; entered into force on March 24, 2014)

Patent Attorney Jerome, Chih-Hsin, Lin

Category of Taiwan Patent:

l   Invention patents

l   Utility model patents

l   Design patents

Definition of Each Category of Taiwan Patent:

l   Invention patent

³  any creation of technical concepts by utilizing the rules of nature

一、時間：

在申請人齊備相關文件後 9 個月內發出審查結果通知。

二、規費：

事由 3 每件需繳納規費新台幣 4000 元

一併申請提早公開者，提早公開每件規費新台幣1000元

三、加速審查申請人：

需為發明專利申請人

專利申請文件以郵件方式影響送件日期

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-10-09

以郵件方式送件者，需注意其影響送件日期之判斷

先申請原則簡介

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-16

一、前言

根據專利法第三十一條，相同發明有二以上之專利申請案時，僅得對其最先申請者准予發明專利。以下根據專利逐條審查簡介之。

二、先申請原則

擬制喪失新穎性

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-16

一、前言

專利法第二十三條：申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。

二、新穎性

手段功能用語簡介(一)

眾律國際法律事務所專利工程師  楊明樺

2014-10-01

一、前言

手段功能用語或步驟功能用語之認定與解釋，目前尚缺乏能夠一體適用之規範，使得每件發明專利案，都需要依照事實加以判斷個案。

二、以功能界定物或方法之請求項

如何有助於專利請求項撰寫

眾律國際法律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-29

發明專利請求項，得以一項以上之獨立項申請之，而項數之多寡以及獨立項之組數會影響申請人需繳納各國專利規費的金額有關，例如：依中華民國之規費規定，於申請實體審查時請求項十項為一個基本額度(七千元)，而超過十項者，每項酌加收八百元。若為節省申請之規費考量時，專利撰稿時，妥善運用獨立項與附屬項之組合，並注意各項技術特徵相互的鋪陳架構。

請求項撰寫之架構大致分為專利標的(subject matter)、前言(preamble)、連接詞(transition)、元件(element)。

獨立項應敘明專利標的之名稱，以及發明人所認定的主要技術特徵；前言部份若需要指明專利標的之功能者；連接詞分為開放式用語以及封閉式用語，主要為標明主要技術特徵的組成元件是否得有其他額外之元件存在，撰寫時使用開放式用語，於爭端解決時，比對該請求項功效之產生，其他元件存在無礙於該請求項之涵攝；反之，若使用封閉式用語，則僅限於該請求項中所列舉之所有元件，該功效之發生不得有其他元件之存在。而獨立項中之元件，則是由該份發明專利之主要技術特徵之所有要件所組成。

對於撰寫者人之鋪陳獨立項，以申請時，通常知識者依據先前技術者，所撰寫架構之專利範圍，若過廣，則使獨立項限於說明書之實施例無法支持、或是習知技術被涵蓋進去；而若過於窄，雖申請時，雖易於獲證，然發明人主張該項權利時，會發現，各項權利項之限制條件過多，致技術公開給公眾學習。

對於獨立項之撰寫，於發明人與撰稿人間訪談時，敘明各該限制條件屬於必要技術特徵，亦或者是僅是產生輔助之功效，而非屬 “必要”者，則可置於附屬項，均有助於鋪陳請求項之架構。

專利請求項之功能性用語

眾律國際法律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-29

專利請求項之目標，常見以物、或是方法二類去做撰寫，物之發明，主要以物之結構去描述；而方法之發明，主要是以步驟為請求項之元件去描述；但若以上述二類的撰寫方式描述，較不適合請求項精簡、確實之要求時，有時也會以功能性用語，撰寫專利範圍。

以功能性用語撰寫專利範圍時，必須於說明書實施例段落，記載相對應之步驟或是流程敘述，才能達到說明書明確且有具體揭露的要求，而在解釋以該功能性用語撰寫之專利範圍時，應包含該實施例段中，說明書敘述相對應段落之說明所能包含到實施該功能性用語之實施方式。

        依審查基準之分類中，又分為手段功能用語、以及步驟功能用語。手段功能用語系用於物之請求項中，其用語為「手段(裝置)，用以…(記載功能)」，說明書實施例段落，記載該功能之相對應之結構或是材料等；而步驟功能用語擇系用於方法之請求相中，其用語為「步驟，用以…(記載功能)」，而說明書中應記載請求項中該功能之功能的動作，且應為複數個技術特徵組合之發明。

        判斷是否為手段功能用語之流程，

1. 1.          該請求項記載技術特徵的記載形式是否為「手段(或是裝置)用以(means for)…」、「步驟用以(steps for)…」。
2. 2.          該請求項之「手段(或是裝置)用以…」「步驟用以…」用語，是否有記載特定功能性用語，亦即該習知技術領域中之特定功能性用語。
3. 3.          該請求手段功能用語，不得于該請求項中，記載詳述之步驟、結構或是材料。

于撰寫專利請求項時，手段功能用語僅是一種撰寫之工具，在特定技術特徵

相同發明案之官方程序處理

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-26

相同發明之審查對象是以每一個請求項為對象，逐項去做審查，分別去做新穎性、進步性等可專利性之審查。倘若甲、乙兩份說明書雖均為敘明物之製造以及物的發明，甲說明書以裝置之製造方法為請求項，乙說明書以裝置為請求項，甲、乙二說明書則被認定為不同發明。

呈上，相同發明之發明，參酌說明書、申請專利範圍、圖式、通常知識等，判斷準則，依內容是否決定請求項是否(1)完全相同；(2)差異僅在文字記載形式或是可直接無歧異的得知之技術特徵；(3)差異僅在文件之相對應技術特徵的上下位觀念；(4)可以依通常知識即能直接置換的技術特徵。

        舉例來說，甲發明之請求項為下位概念，而以乙發明之請求項為上位概念，則倘若甲發明先申請，則乙之發明會被認為甲之相同發明；反之，乙先申請，並不會使得甲之發明被認定為乙之相同發明。

        倘若，甲乙二發明為相同發明。相同發明之審查原則，若為甲乙二發明為不同申請日，則若申請人相同，優先適用擬制新穎性之規定，而待先申請案公開公告後，再進行後申請案之審查，並應考量先申請案於申請過程中之變動過程，考量後申請案核駁之原審查意見審查範圍的正確性，以利於後申請人之後續修正及申復。若申請日相同，則敘明為相同發明，發出審查意見通知。

        而若甲乙二發明之申請人不同且相同申請日時：