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日本專利廳審理上訴部致力提升裁決品質

日本專利廳(Japan Patent Office, JPO)之審理與上訴部(Trial and Appeal Department, TAD)公告裁決品質統計。JPO指出，近年來TAD的裁決經上訴後，至智慧財產法院(IP High Court)仍有良好的維持原判決紀錄[1]。

TAD審理之案件，依事件類型可區分為：

• 專利審查官「核駁專利之處分」撤銷，經上訴有80%維持TAD裁決。
• 「專利無效」爭議經審理之裁決撤銷，經上訴有70%維持TAD裁決。

TAD並採取多種提升可靠度的措施。例如，每年TAD會針對被認為具有重要性的裁決，邀請JPO內、外部實務人士，從實務角度進行研析。

審理與上訴部(Trial and Appeal Department, TAD)是JPO下轄的部門，主要負責兩項任務。其一，為專利的上級審查，對於審查官的專利核駁合適性進行裁決。其二、對於智慧財產爭議提供提早爭解決機制，審理有關權利有效性與貢獻等智慧財產爭議事項。整體而言，TAD之目的在於確保權利被妥當的授予保護。

在日本程序架構下，TAD將扮演初審之位階，其裁決能夠像智慧財產法院(IP High Court)上訴以進行救濟。若專利經審查後核准，進而產生有專利侵權的問題，相關當事人則可以向地方法院提起權利實施、權利侵害之訴訟。TAD與地區法院判決，均可直接向智慧財產法院上訴。

程序中，會由3至5位行政法官組成法庭對一案件進行審理，由其中一位擔任主要行政法官。儘管如此，若有需要JPO也將由專家依職權進行調查。1月26日，JPO公告了英文版TAD制度介紹手冊[2]，此外，TAD也透過JPO網站提供審理/上訴裁決的英文翻譯[3]。

眾律國際法律事務所累積多年商務佈局、國際貿易、智財保護、權利管理與監控服務，為您的全球事業提供專業、精準之建議。

　　日本的專利申請案同樣被區分成發明(特許)、新型(實用新案)及外觀設計(意匠)三種，其中發明的定義是指利用自然法則的具有高度技術思想的創作，新型的定義是利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，外觀設計的定義則是指能夠引起視覺上美感的物品的形狀、圖案、色彩或者其結合。此外發明及設計需要通過實體審查後，才能取得專利證書，而新型則只需要通過形式審查，便可取得新型專利證書。

　　具體來說日本的專利申請案的種類及審查方式皆與台灣類似，然而日本專利的改請規定則與台灣略有不同。

　　依據日本專利法第46條的規定：

　　(1)新型申請案自登記申請日起3年後，不得申請變更為發明專利申請案。

　　(2)外觀設計(意匠)申請案自登記申請日起3年後，或登記申請駁回申請的審查決定的最初副本送達之日起已經過3個月後，不得將其外觀設計登記申請變更為發明專利申請。

　　(3)新型及外觀設計(意匠)申請案已撤回，不得申請變更。

　　(4)新型申請案在提出新型技術評價的請求後，不得申請變更。

I. 規費修訂

1) <專利> 調降新申請案之申請規費：
●新申請案(包含PCT申請案進入日本國家階段)之申請規費由日幣15,000元調降至日幣14,000元。
●以外文提出申請之申請規費由日幣24,000元調降至日幣22,000元。
＞ 新的規費適用於2016年4月1日以後(含)提出之申請案。

2)<專利> 調降專利年費：
[日本專利法第107(1)條]

日本專利局專利全文翻譯工具介紹：

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-23

以往於美國官方提報IDS引證專利家族其他國家官方引證案有關之日文前案時，相較於EPO官網之翻譯工具，對於日本專利多僅只提供摘要之翻譯，日方官網所提供之專利翻譯為說明書全文翻譯(除圖式外)，業界常用日本官方之官網上之翻譯工具提報，如此可以節省相當大一筆翻譯費用，以下簡述該翻譯工具之操作流程。

Step 1：進入日本專利檢索首頁，點擊如下圖紅字圈選處之PAJ連結

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-27

一.   前言

專利分類能幫助檔案管理、提高檢索效率與圖表化呈現分類結果，並可做專利組合規劃、跨領域檢索與激發創新能量等，而在常用的國際分類號、美國專利分類號與歐洲專利分類號之外，日本亦有兩種自己的專利分類系統：FI（File Index）分類與F-term（File Forming Term），該分類號可在日本特許電子圖書館IPDL（Industrial Property Digital Library）之查詢中使用。

二. FI分類

如同歐洲專利分類號ELAC，FI分類系統也是國際分類號IPC的延伸，其將IPC分類做進一步的細分與擴充，與IPC相較，FI以更多位數之編碼，縮小每一類別之涵蓋範圍而達到19萬餘筆的分類，使分類結果更為精確，FI編碼範圍與IPC相同，只是於其後附加2個欄位：

1. File Index subdivision symbol，為三位數字。

2. File Index discrimination symbol，為一個字母。

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.26

一. 日本專利種類與簡介：

日本專利分為「特許(發明)、實用新案(新型)、意匠(設計)」等三種；其中特許專利採實體審查制，而實用新案與意匠專利採註冊制；而特許專利之權利期限為自申請日起20年，實用新案專利之權利期限自申請日起10年，意匠專利自註冊日起15年；其中必須注意的是，特許專利需自申請日起3年內提出實體審查，而實用新案權主張時，需先請求「技術評價書」才能行使其專利權，同時三者都必須逐年繳納年費以維持專利。

二. 日本專利申請流程圖：

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2013-01-02

前言

在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，即購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本最高法院的判決進行相關討論。

事件概要

Canon公司(以下稱原告)有墨水匣專利權，Recycling assist公司(以下稱被告)在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，原告認為被告侵權，被告則主張專利權耗盡抗辯。

判決

最高法院認同高等法院的判決結論，認定專利權未耗盡成立，但不認同其理由。最高法院認為，將欠缺專利製品同一性的專利製品重新製造時，專利權人得容許行使專利權。至於究竟上述專利製品是否認定為重新製造，需考慮交易之實情綜合判斷，如專利製品的屬性、替換部材在專利製品中的技術功能以及經濟價值等因素。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-28

前言

在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，即購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本高等法院的判決進行相關討論。

事件概要

Canon公司(以下稱原告)有墨水匣專利權，Recycling assist公司(以下稱被告)在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，原告認為被告侵權，被告則主張專利權耗盡抗辯。

判決

判定專利權未耗盡的場合有兩種，第一種是以社會或經濟立場來判斷，專利製品的耐用期間過了而進行再使用的情況；第二種是以技術立場來判斷，在替換專利製品的部材時，其中牽涉到專利的發明本質部份。墨水匣當墨水用完時，社會並未共識其耐用期限已過，因此此案件不適用於第一種場合。至於第二種場合，經Canon表述，墨水匣在墨水用完後，乾燥墨水將會阻斷墨水匣的特殊界面結構，其利用毛細原理使墨水匣界面部份不會溢出墨水，為發明本質部分，而被告重新填充墨水時，會先將乾燥墨水洗淨才填充墨水，因此法院認為，被告在替換專利製品的部材時會牽涉到專利的發明本質部分，判定專利權未耗盡。

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-28

前言

在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本地方法院的判決進行相關討論。

事件概要

Canon公司有墨水匣專利權，Recycling assist公司在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，Canon認為Recycling assist侵權，Recycling assist則主張專利權耗盡抗辯。

判決

法院認為墨水匣於墨水用完後並未破損，而其主要專利內容部份，即利用毛細原理使墨水匣界面部份不會溢出墨水，在墨水使用完畢後仍然殘存。此外，回收墨水匣的比例不低，在未來比例仍可能提高，於環保頗有幫助。因此法院認為專利權耗盡成立。

關於日本專利申請案欲提出分割案之時間限制如下：

舊制規定： (母案提申日為2007年4月1日之前)

(1)第一次核駁通知發下前

(2)非最終核駁通知(non-final office action)的答辯期限內

答辯期限一般為三個月，可延期一個月，最多延期三次

(3)最終核駁通知書發下後的可修正期間內

a.2009年4月1日之前發下最終核駁通知書，申請人需先提訴願後才可以提出修正，最終核駁通知書發文日起30天內需提訴願，提起訴願日起30天內為可修正期間，申請人可於提起訴願後30天內提出分割案。

b.2009年4月1日(含)之後發下最終核駁通知書，修正必須和訴願一起提出，期限為最終核駁通知書發文日起3個月，訴願請求以及分割案需一併提交。

由於日本專利申請案件數量逐年增長，利用發明人或申請人發現的先前技術文獻的資料，不只可縮短審查時間，也將有助於迅速和準確的審查，在這種情況下，日本專利法第36條規定申請人在申請專利時(見備註)知悉任何與申請案相關之發明技術已於公眾所知，應提供先前技術之文件。

規範之申請案種類：

2002年9月1日(含)之後的日本專利申請案，分割案及2002年9月1日提出PCT國際申請，之後進入日本階段的申請案需於說明書中揭露先前技術資訊的文件。

如何揭露先前技術(Disclosure of Information on Prior Art Documents)

1. 在說明書中列出至少一項公開文件

3. 若申請人有多個先前技術文件，可選擇具重大相關性的揭露

4. 若該文件為專利公開本，則需提供其申請號，公開號或專利號

5. 若為非專利文獻，則需提供文獻名稱、出版機構、出版人、發表日、公開日、版本、第幾冊、引用頁數、網址已及網路公開日期

   一、出願

日本採用先申請制度，其準則為當兩方欲申請同一發明的專利時，先提出申請的那一方將取得專利權，因此，最好在發明完成後並尚未公開於公眾前儘早提出專利申請。

二、方式審査

提申文件遞交至日本專利局後，將被審核是否合乎規定，若未達到要求，官方也會發通知要求補呈文件。

三、出願公開

申請案取得申請日後的18個月起，會收到早期公開的通知。

四、審查請求

根據日本專利局的官方說法[1]，由於日本掌握許多獨特技術的研發，而且在某些領域的技術發展領先其他國家，若因此直接使用國際專利分類碼（IPC，International Patent Classification）作為日本專利的分類系統，可能會因為技術觀點不足或是技術進展不同，而造成無法有效地對日本專利中所涵蓋的技術範圍作分類，而使得專利的搜索效率不彰。有鑑於此，日本專利局在專利分類上雖然仍以國際專利分類碼為主，但也開發出自己的一套分類系統，以期能與國際專利分類碼相容，而又能強化日本專利的分類效果。

日本專利分類碼主要分為File index（以下簡稱FI）與File forming term（以下簡稱F-term）兩個系統。FI乃是依附於國際專利分類碼再作細分，因此其完整的表示乃包含國際專利分類碼的部份。F-term則是針對某些領域以日本專利局其不同於IPC的技術觀點（viewpoint）另外整理的分類，所謂技術觀點是指專利主體的目的、用途、結構、材料、製造方式、使用或處理方法、控制方法等等，其目的主要在改善專利檢索的效率；F-term則僅就日本專利局覺得有必要重新分類的領域進行之，因此並未涵蓋所有國際專利分類碼的技術分類內容。以下就兩個分類系統的編碼方式進行介紹。

由於FI乃是依附於國際專利分類碼的分類系統，因此在日本專利局上設計了一個網頁[2]，可由國際專利分類碼分層查詢到相對應的FI分類。FI的表示方式由兩個部份組成，第一個部份是IPC sub-division symbol，為一3位數的數字，主要是做為國際專利分類號中，目(group)或次目（sub-group）的下一階層分類，表示上以逗號以及該3位數字直接附於目或次目之後；第二個部份是file discrimination symbol，以一個英文字母表示，主要是針對國際專利分類號中，某一目、次目、或discrimination symbol項，所可能涵蓋的技術觀點，其表示方式以「@」符號附於目、次目、或discrimination symbol之後。各IPC sub-division symbol以及file discrimination symbol相互之間亦有階層關係，在網頁上以點號如「.」、「..」、「...」來表示，其原則相同於美國專利分類碼的表示原則。FI的完整的表示方式如下範例：

G06F3/02：為IPC分類碼，定義為利用手動操作開關的輸入裝置，例如鍵盤

G06F3/02@B：為包含file discrimination symbol的FI分類碼，其上層為G06F3/02@A，表該裝置是利用磁性的開關元件

G06F3/02,310：為包含IPC sub-division symbol的FI分類碼，其上層為G06F3/02，分類定義上屬於結構（Structures）

G06F3/02,310@D：為同時包含file discrimination symbol以及IPC sub-division symbol的FI分類碼，其上層為G06F3/02,310，表技術觀點為按鍵佈局（Key layout）

F-term則是由三個部份組成，第一部份為theme code以五碼表示，第二碼為英文字母，其餘為數字，表示特定技術領域，例如5B020，表示由鍵盤或類似裝置進行輸入（的方法）；第二部份為viewpoint以二碼的英文字母表示，表技術觀點如材料、方法、結構等等，例如5B020 CC的CC表示與其他裝置組合而成；第三部份為Figure以二碼的數字表示，目的是再細分技術觀點為幾個子項，例如5B020 CC04表條碼機。F-term一樣也有點號來表示相互間的階層關係。 

參考資料及連結：       

1.     「Patent Abstract of Japan, No.19, 2001.」 http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/hiroba_e/pdf/paj19.pdf