最新二十篇文章公告:判決與法律命令之解析、契約與商業模式之範例
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目前分類:美國專利 (76)

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申請及維護美國專利所須繳納的規費相對其他國家來得高,且在發明專利的部分,除了總請求項的項數有超項費之外,美國發明專利還規定獨立項超過3項時,也要收取額外的規費。相較於台灣與大陸,目前申請及維護專利所須繳納的規費相對較少,且台灣與大陸目前皆未單獨計算獨立項的項數以收取超項費。

 

申請及維護美國專利,對許多申請人來說,尤其是個人或人數不多的小型公司負擔相對較大,但只要符合小實體(Small Entity)以及微實體(Micro Entity)的資格即可獲得規費的減免。

 

不符合小實體以及微實體資格的申請人一般通稱為大實體(Large Entity),一般而言,小實體所須繳納的規費為大實體的一半,而微實體所須繳納的規費又為小實體的一半([1])。換言之,在絕大部份的規費項目裡,微實體所須繳納的規費僅為大實體的四分之一。

 

以下針對大實體、小實體及微實體的資格作簡單的介紹:

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美國專利的圖式相關規定,記載於37 CFR § 1.84.(1)當中。本文針對圖式所使用的視圖、編號、參考符號、導引線及箭頭做介紹:

  1. 視圖(views)

圖式中應包括足夠的視圖以呈現專利的內容,視圖可以是平面圖、正視圖、剖面圖或立體圖,必要時亦可將視圖局部放大以呈現細節。各視圖不可以投影線連接也不可以包含中心線。波形圖或電子訊號可以使用虛線連接,以顯示波形與時間的關係。

  1. 視圖編號:

視圖的編號應由「1」開始編號,儘可能依出現在紙張上的順序編號,數字前面須加上「FIG.」,並與頁碼作區隔。若數個視圖分別為同一標的的局部,且該些視圖可組成一完整的標的整體,則該些視圖應使用相同的數字編號,並在數字後加上不同的大寫英文字母。若該申請案中的圖式僅有一個視圖,則無須編號。

  1. 數字、字母及參考符號:
    1. 參考符號(最好是數字)、頁碼、以及視圖編號須清楚易讀,且不可與括號或引號一起使用,亦不可被視圖的輪廓線包圍。參考符號以及視圖編號須與視圖的閱圖方向相同。
    2. 文字須使用英文字母,除非有其他慣用的字母代表特定的意義,例如使用希臘字母來表示角度、波長以及數學公式。
    3. 數字、字母及參考符號的高度須至少0.32 cm. (1/8 inch),且不應被編排在圖式中,意即數字、字母及參考符號不可跨越線條或與線條混合在一起,也不應被放在剖面或陰影面上,以避免干擾讀者對圖式的理解。但必要時,例如標示表面或剖面時,可於參考符號下方畫底線,並在該表面或剖面的一小部分留白,以放置畫底線的參考符號,使該參考符號可以輕易被讀取分辨。
    4. 發明的相同部分出現在不同視圖時,應以相同的參考符號標示,且不同的部分不可以同樣的參考符號標示。
    5. 說明書中未提及的參考符號,不可出現在圖式中,而說明書中所有提及的參考符號,則必須出現在圖式中。
  2. 導引線:

導引線是指出現在參考符號及參考特徵之間的線條,須由緊臨參考符號之處延伸至參考特徵。導引線必須以直線或曲線方式呈現,並儘可能的短,且不同導引線不可互相交錯。每一參考符號都須要有一條對應的導引線,除非該參考記號以畫底線的方式標示在表面或剖面上。

  1. 箭頭:

以下情況可以允許使用箭頭:

  1. 在導引線的一端使用箭頭,且箭頭未接觸任何線條,用以指向所標示的剖面。
  2. 在導引線的一端使用箭頭,且箭頭接觸一線條,用以標示該線條所代表的表面。
  3. 表示移動的方向。

 

 

關鍵字;美國專利、參考符號、圖式

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美國專利的圖式相關規定,記載於37 CFR § 1.84.(1)當中。本文針對圖式所使用的紙張的種類、尺寸、邊界、圖式的識別以及視圖的編排原則做介紹:

  1. 紙張種類:

提供給官方的圖式,須繪製或印製在具有彈性、強韌耐用、光滑但非亮面的白紙上,且不可有刮痕、裂縫、摺痕及皺褶。一張紙只能使用一面來繪製或印製圖式。

  1. 紙張大小:

雖然有兩種尺寸的紙張大小可被接受,但同一申請案的所有圖式須統一紙張尺寸,且須以紙張其中一較短的邊作統一作為上方。目前可接受以下兩種紙張大小:

  1. 21.0cm. × 29.7cm. (DIN size A4)
  2. 21.6cm. × 27.9cm. (8 1/2inch × 11inch)
  1. 紙張邊界:

不可在頁面的周圍設置框線,但須在紙張的兩對角線的角落設置掃描目標點,例如十字線。且每一紙張頁面須預留上邊界至少2.5 cm. (1 inch)、左邊界至少2.5 cm. (1 inch)、右邊界至少1.5 cm. (5/8 inch)以及下邊界至少1.0 cm (3/8 inch)。也就是說當使用21.0cm. × 29.7cm. (DIN size A4)的紙張時,實際使用區域須小於17.0cm. × 26.2cm.;當使用21.6cm. × 27.9cm. (8 1/2inch × 11inch)的紙張時,實際使用區域須小於17.6cm. × 24.4m. (6 15/16inch × 9 5/8 inch)

  1. 圖式的識別(Identification of drawings)

在每一紙張的上方應標示發明名稱、發明人姓名及申請案號。在尚未獲得申請案號時,如果有檔案號碼(docket number),可以使用檔案號碼代替申請案號。在申請日之後才提供的圖式,還須在每一紙張頁面的上方標示「Replacement Sheet」或是「New Sheet」字樣([2])。另外所提交的劃線頁副本,若在修改過的圖式中有加註圖式的修改處時,則須在劃線頁副本上清楚標示「Annotated Sheet([2])

  1. 視圖的編排:

一申請案的圖式可能包括複數個視圖,視圖的編排應以不浪費空間為原則,但不同視圖之間須有清楚的區隔,不可為了節省空間,而使不同視圖重疊。視圖的閱讀方向應儘可能為紙張的直立方向(即以紙張其中一較短的邊作為上方)。若視圖必須以垂直紙張的方向始能清楚呈現時,可以將視圖逆時針轉90度後再配置於紙張上,即視圖的下方在紙張的右側。須注意的是,同一紙張上的所有視圖,須統一閱讀方向。

 

 

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美國發明專利(utility patent)以及設計專利(design patent)的圖式相關規定,記載於37 CFR § 1.84.(1)當中。目前可接受的圖式類型有以下幾種:

  1. 圖式
  1. 黑白圖式:

須以墨線圖(India ink)提供,或是以可確保品質的黑色實線繪製。

  1. 彩色圖式:

彩色圖式須有足夠的品質,以確保彩色圖式被複製成黑白紙本後,所有細節仍然可以清楚呈現。若是經由USPTO官方電子申請系統提出申請,須準備1份彩色圖式;若非經由電子申請系統提出申請,則須提供3份彩色圖式。當專利中有彩色圖式時,說明書的簡單圖式說明(brief description)部分,須包括以下文字:

“The patent or application file contains at least one drawing executed in color. Copies of this patent or patent application publication with color drawing(s) will be provided by the Office upon request and payment of the necessary fee.”(2)

然而,雖然彩色圖式可被允許使用在設計專利中,但發明專利只有在少數情況下才可使用彩色圖式。由於國際申請案(3, PCT Rule 11.13)不接受彩色圖式,因此發明專利若要使用彩色圖式,須先提出說明使用彩色圖式的必要性,並且在獲得USPTO允許後始可使用。

  1. 照片
  1. 黑白照片:

在一般情況下,並不允許使用照片以及照片的影印本作為圖式,除非照片或顯微照片是唯一可揭示發明內容的媒介,例如:電泳膠(electrophoresis gels)、墨點(blots)、放射性自體顯影(auto-radiographs)、細胞培養(cell cultures)、組織切片(histological tissue cross sections)、動植物的活體影像(vivo imaging)、薄膜層析片(thin layer chromatography plates)、晶體結構(crystalline structure)及裝飾效果(ornamental effects)等等。但若審查委員認為所提供的照片可以使用圖式替代時,審查委員可要求以圖式替代照片。

  1. 彩色照片:

須符合上述彩色圖式(a)(2)項以及黑白照片(b)(1)項的條件,才能以彩色照片作為圖式。

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  在完成解釋申請專利範圍(Claim construction)之後,便可進一步判斷侵權物品是否侵犯專利。首先會比對申請專利範圍與侵權物品,若侵權物品中存在申請專利範圍所描述的各個元件時,便可說侵權物品相較於專利案存在字義侵權(Literal infringement)。

  若侵權物品相較於申請專利範圍不存在字義侵權,則會進一步判斷兩者之間是否存在均等論(Doctrine of Equivalents)下的字義侵權。一般來說判斷兩個元件是否是等效元件,通常會透過功能(Function)、手段(Way)及結果(Result)來判斷,若兩個元件具有相同的功能、採用相同的手段及產生相同的結果,便可適用均等論。

  在討論均等論時,通常還需要一併考慮禁反言(Prosecution history estoppel),所謂禁反言是指申請人在提出專利申請的過程中,為了使得專利申請案與引證案之間有所差異,並有利於專利申請案的核准,對請求項內容所提出的修正,或於答辯理由書中具體聲明放棄的權利範圍。

  Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.是有關於均等論的重要判例,Hilton Davis是專利權人,就改善純化的製程提出專利申請,在答辯的過程中,由於引證文件提及了操作在PH值約為9.0的相關製程,為此申請人依據引證文件的內容,在請求項中增加了PH值為6.0至9.0的限制,以使得修正後的專利範圍與引證文件有所區隔。

  Warner-Jenkinson是被告,其使用了Hilton Davis申請之專利的純化製程,唯一的差異在於Warner-Jenkinson是操作在PH值為5.0的純化製程。專利權人認為請求項所述的PH值為6.0至9.0應可均等為PH值為5.0,並認為被告侵害其專利權。而被告則主張申請人在申請過程中,為了專利的核准,在專利範圍中增加了PH值為6.0至9.0的限制,因此主張依據禁反言的規定,專利範圍不應該被均等至PH值為5.0。

  陪審團在綜合兩造的意見之後,認為Warner-Jenkinson侵害Hilton Davis的專利權。並認為專利權人雖然為了專利的核准,於專利範圍中增加PH值為6.0至9.0的限制。但依據審查時的引證資料來看,專利權人的修正主要是為了排除了PH值的上限,而非為了排除PH值的下限,因此專利範圍所述的PH值為6.0可均等為PH值5.0,並涵蓋被告產品的PH值為5.0的內容。

 

專利專案經理 蕭錫裕

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701  進行審查之相關法律授權依據 [R-07.2015]

美國專利法第131  申請案之審查

局長應安排專利申請案及其所稱之新穎發明接受審查;若在審查的基礎上,決定申請人應獲得法定之專利權保護,則局長應授予其專利權。

申請人之專利獲准前所應滿足的條件,規定於美國專利法第101102103以及112條。

 

美國專利法第101  具可專利性之發明

發明或發現任何新穎且有用之方法、機器、製品或物質之組成,或任何新穎且有用之其改良物者,皆得依本法之規定及要件,獲得專利。

申請人之專利獲准前所應滿足的條件,規定於美國專利法第101102103以及112條。

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  美國專利法112(f)具體定義了手段功能用語,其中規定了:請求項中的元件可以具有特定功能的方式表示,可不包括詳細的構造、材料或動作,當請求項包括功能手段用語時,說明書需描述其構造、材料或動作,及其均等物。台灣專利法中雖然未明確定義手段功能用語,但在專利審查基準第二篇第一章的2.5.3則提及了「以功能界定物或方法之請求項」,其中規定了物之請求項的技術特徵以手段功能用語描述時,說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料,而方法請求項的技術特徵以步驟功能用語描述時,說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。基本上台灣專利審查基準中關於手段功能用語的描述,與美國專利法的規定相去不遠。

  在解釋手段功能用語時,應對應到說明書中關於手段功能用語的構造、材料或動作,及其均等物。具體來說若請求項揭露了一種固定手段用以固定A構件及B構件,而說明書對應於該固定手段的描述是釘子,則在解釋該固定手段的權利範圍時,應可包括說明書所揭露之釘子的均等物。此時判斷釘子之均等物的標準與均等論所述的功能(Function)、手段(Way)及結果(Result)相同,換言之,此處的釘子可能可以被均等為可用以固定A構件及B構件的螺絲及膠水等。

  在Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc的判例中,Chiuminatta是專利權人,其申請專利範圍揭露了「在圓鋸的兩側設置一支撐手段,用以支撐混泥土的表面」,而說明書內容則揭露了支撐手段可為skid plate,並可以skid plate支撐混泥土,而圓鋸穿過skid plate上的縫。而被告Cardinal的被控侵權物則是圓鋸的兩側設置兩個滾輪,兩個滾輪可以支撐混泥土,並在混泥土的表面滾動。法院認為滾輪與skid plate的功能(Function)、手段(Way)及結果(Result)並不相同,雖然兩者可以置換,但skid plate不應均等至滾輪,因此認為被控侵權物並未侵權。

  依據美國專利法及台灣專利審查基準的規定,解釋手段功能用語的權利範圍是申請時說明書揭露之構造的均等物。因此解釋手段功能用語之均等物的時間點應該回到申請案的申請日,並以該發明所屬技術領域中具通常知識者於申請日所能推出的均等範圍。相較之下,一般均等論的判斷時點則是訴訟的當下,換言之手段功能用語解釋其均等物的時點與均等論的時點並不相同。

  綜上所述,在撰寫專利說明書時,應特別注意申請專利範圍中的手段功能用語,特別是現階段美國專利局有逐漸擴大使用手段功能用語的定義。在說明書中更應該盡量載明與手段功能用語相關的構造,以避免限制了原本所能主張的權利範圍。


專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字:1.均等論;2.手段功能用語;3. 112(f)

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  解釋申請專利範圍(Claim construction)可說是美國專利訴訟的第一階段,亦可說是最重要的一個階段。具體來說透過解釋申請專利範圍(Claim construction) 可使得專利權人或被告瞭解系爭專利的真正範圍,在侵權訴訟的過程中,兩造律師亦會依據解釋申請專利範圍(Claim construction)進行攻防,例如透過解釋申請專利範圍判斷專利有效性或侵權與否。在某些專利侵權訴訟的過程中,在完成解釋申請專利範圍(Claim construction)的步驟後,兩造的律師大概就可以預期訴訟的結果,並決定之後訴訟的策略或和解。

  在美國訴訟的過程中,由陪審團判斷事實,並由法官判斷法律的問題。解釋申請專利範圍(claim construction)究竟是屬於事實或是法律問題,將會關係到要由陪審團或者是法官來判斷。自1996年美國最高法院的判例「Markman v.Westview Instrumenst, INC」之後,確定了解釋申請專利範圍是屬於法律問題,並需要由法官來判斷,而非由陪審團判斷。

  「Markman v.Westview Instrumenst, INC」之後,在專利侵權的訴訟前舉行馬克曼聽證會已經是一種慣例。在馬克曼聽證會(Markman hearing)中,主要透過請求項的語意(claim language)、說明書內容(specification)及申請歷史(prosecution history)等內部證據來解釋申請專利範圍(Claim construction),必要時可參考專家證詞、專業書籍或字典等外部證據,唯在解釋申請專利範圍時外部證據不得違反內部證據。此外在馬克曼聽證會的過程中,法官通常會跟專家證人有所接觸,並可進一步瞭解發明所屬技術領域中具通常知識者的看法,藉此以架構出真正的申請專利範圍。

  若當事人對聯邦地方法院的解釋申請專利範圍有不服,則要等到聯邦地方法院的審查結束之後,才能向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提出上述。CAFC可重新判斷聯邦地方法院的解釋申請專利範圍,若CAFC認為聯邦地方法院的解釋申請專利範圍有誤,便有可能會重新架構出一個新的解釋申請專利範圍,並透過新的解釋申請專利範圍判斷專利有效性或侵權與否。

 


專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字:1.claim construction;2. Markman

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  蒐證程序(discovery)應該是美國專利侵權訴訟中最繁重、最無趣且最昂貴的部份,對非美國國內的廠商來說往往較不注重蒐證程序(discovery),但在專利侵權訴訟時會花費這麼多的時間及金錢在蒐證程序(discovery)上,亦有其原因。

  蒐證程序(discovery)包括書面質詢(interrogatories)、要求提供檔案(document requests)、口供證詞(depositions)及要求確認事實(requests for admissions)。對被告來說,可透過蒐證程序(discovery)要求專利權人提供相關的事證,特別是不利於專利有效性的資料,例如專利權人於專利申請時隱匿的資料。當法院同意一方提出之蒐證程序(discovery)的內容時,另一方則勢必要提供相對應的資料。

  對非美國境內的研發人員來說,往往不甚瞭解蒐證程序(discovery)的效力,因此常會在往返的電子郵件中留下不利的證據。具體來說,台灣的研發人員在提出專利申請前,往往會要求事務所檢索相關的先前技術。這些先前技術的資料可能會留在研發人員的電腦或電子郵件中,而在提出專利申請時通常也不會將這些資料主動提供給美國專利局。然而美國專利法施行細則37 CFR 1.56規定了,申請人有義務在專利審查階段,將已知的先前技術或者是可能對申請案的可專利性造成影響的資料提供給審查委員,換言之上述的檢索及未提供資料的動作已經造成專利申請時的瑕疵。被控侵權者在蒐證程序(discovery)可要求專利權人提供與事務所往來的電子郵件或者是發明人的電腦資料,若被控侵權者從中找到這些資料,將很有可能會直接影響到專利的有效性,並使得專利侵權的結果一夕翻盤。

  由於台灣跟美國的法律存在根本上的差異,造成國內的企業在提出專利申請時往往不會注意這些細節,如揭露義務的規定,而在侵權訴訟時亦會輕忽蒐證程序(discovery),進而造成專利無效的機率大幅增加。

  為此對國內的企業來說,除了平時應該落實對員工的法律訓練以外,在提出專利申請時更應該注意可能導致專利無效的細節。在面臨專利侵權訴訟時,更應遵循專業律師的建議,而不應該忽視蒐證程序(discovery),以避免在專利侵權訴訟中處於絕對的劣勢。此外在面對美國專利侵權訴訟時,更不應以台灣訴訟的角度去判斷,而拒絕提供或是隱匿證據,進而導致整個專利侵權訴訟的挫敗。


專利專案經理 蕭錫裕


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  美國審理專利訴訟的法院包括:聯邦地方法院(District Courts)、聯邦巡迴上述法院(CAFC)及最高法院(Supreme Court),而專利侵權訴訟通常是在專利權人向具有管轄權(Jurisdiction)的聯邦地方法院提起訴訟後發起,聯邦地方法會通知被告須於收到訴狀後一段特定的時期內,提出答辯狀。

  美國目前有94個聯邦地方法院,各個聯邦地方法院的審理速度皆不相同。此外各個聯邦地方法院審理專利侵權訴訟的程序亦可能有差異,甚至某些聯邦地方法院可能較偏向專利權人。為此對專利權人來說,勢必會刻意選擇特定的法院,例如選擇較偏向專利權人的法院,以利於在後續的訴訟程序上取得優勢。相對的被告則會對法院的管轄權提出質疑,以避免選擇對被告不利的法院。

  一般來說判斷法院之管轄權的依據包括:對人的管轄權(Personal Jurisdiction)、對事的管轄權(subject matter jurisdiction)及審判法院(venue)。具體來說必須符合上述三項規定,才能說該法院對該專利侵權案件具有管轄權。以對事的管轄權來說,由於聯邦地方法院對專利侵權訴訟有管轄權,因此專利權人在提起專利侵權訴訟時,通常只需要在起訴狀中提及專利侵權的爭議,便可使得聯邦地方法院取得管轄權。

  聯邦地方法院雖可滿足對事的管轄權,但並不表示專利權人可以選擇任一個聯邦地方法院提出專利侵權訴訟。專利權人在選擇聯邦地方法院時,還必需滿足對被告具有對人的管轄權,才能向該聯邦地方法院提出專利侵權訴訟。一般來說,會判斷專利權人所選擇的聯邦地方法院與被告之間是否符合最小接觸原則(minimum contacts),其主要包括三個要件:1.被告有目的性地將侵權的行為導入該法院所轄區域內住民的生活;2.原告起訴涉及的爭議是來自於被告的侵權行為;3.法院對被告行使管轄權是合理且公平的。只要達到上述三要件,便表示該法院可以對居住在外州或外國(或外國籍)的被告行使管轄權。審判法院(venue)通常是透過聯邦地方法院被告之間的地域關係來判斷:如被告的所在地點;或被告侵權行為的地點。


專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字:1.管轄權;2.對人的管轄權;3.對事的管轄權;4.審判法院

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2103  專利審查程序 [R-07.2015]

I. 決定申請人之發明為何,及其申請專利之範圍

在專利審查程序中,申請案應獲得迅速且完整的審查。為符合周詳緊湊審查(Compact Prosecution)的原則,在進行第一次審查時,即使已有任一請求項存在某些缺陷,仍應審查每一條請求項是否符合所有可專利性的法定要件。因此,在第一次官方審查意見中,審查員即應就每一條被核駁的請求項,說明其被核駁的所有理由以及依據。缺陷之處應被詳細地說明,尤其是作為核駁的依據時。審查員並應儘可能地指出相關核駁可以如何被克服、其問題可以如何被解決。若在申請案的審查過程中未遵循上述方式,可能將導致審查時程上不必要的延遲。

在聚焦於特定的法定要件之前,審查員應以下列事項作為審查程序的開端:明確地決定申請人之發明為何、其申請專利之範圍、以及請求項係如何關連於該發明並定義該發明。審查員將檢閱說明書的所有內容,包括發明詳細說明、所有被揭露之實施例、請求項、以及發明所達成特定的、有價值的、且可靠的功效。

在了解申請人的發明後,審查員將著手進行先前技術的檢索,並決定申請案內容是否符合所有可專利性的法定要件。

 

A. 確認並了解發明之功效

以整體觀之,標的發明必須是有用的。此一要求的目的,在於限制專利所保護的發明須具有一定程度的現實價值,而非僅止於一個想法概念、或是一個僅供將來研究開發的原型(Brenner v. Manson, 383 U.S. 519,528-36, 148 USPQ 689, 693-96 (1966); In re Fisher,421 F.3d 1365, 76 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2005); In re Ziegler, 992 F.2d 1197, 1200-03, 26 USPQ2d1600, 1603-06 (Fed. Cir. 1993))

審查員應檢閱申請案內容,以確認其中敘述的所有功效。由於申請人應是最了解該發明之人,故申請人須進行完整的揭露,指出標的發明的實際應用為何,亦即,解釋標的發明為何是有用的。此一完整的揭露通常也包含了發明的目的,或是發明是如何被使用的(例如,一種適用於治療特定疾病之化合物)。不論在說明書中是以何種形式對發明的功效進行揭露,都必須使本領域具有通常知識者,能夠了解為何申請人確信標的專利是有用的。關於專利功效的審查基準,請參見本審查基準第2107節。申請人應在說明書中說明一種或一種以上的功效以及實際應用,若標的發明係具有一種已為公眾所知的功效,申請人也可引用其他文獻來提供相關說明。

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  在過往可能會認為只有在請求項中明確寫出”means”或”step”,才算是使用功能手段用語(means plus function),並應符合美國專利法第112條(f)的規定:當請求項包括功能手段用語時,說明書需描述其構造、材料或動作,及其均等物。

  但在實際判斷時,即便請求項中未明確寫出”means for”的內容,仍可能會被認為使用了功能手段用語。在MPEP 2181中具體說明了mechanism for, module for, device for, unit for, component for, element for, member for, apparatus for, machine for or system for等用語皆有可能是功能手段用語,並應符合112(f)的規定。

  然而若發明所屬技術領域中具通常知識者,在閱讀了說明書後,可瞭解請求項中之元件的構造或功能者,即使該元件涵蓋了較廣泛的功能,例如filters, brakes, clamp, screwdriver and locks等,則此一描述仍應不涉及112(f),而不一定需要在說明書中描述該元件的構造、材料或動作。

  此外若申請人於請求項的前言中使用了”means”或”step”,則審查委員很可能因無法確認申請案前言的描述是功能手段用語或僅是發明的使用方式,進而對申請案提出112(b)的審查意見。但若申請人於請求項的前言中使用了”for”,則審查委員便不會認為前言的描述是功能手段用語。

  申請人在收到112(f)的審查意見時,可於答辯稿中具體指出說明書的某段某行已揭露功能手段用語的構造、材料或動作,因此請求項的功能手段用語符合112(f)的規定。另外在審查意見中,亦有可能詳細指出請求項中的功能手段用語應為說明書的某段某行,並請申請人確認或說明。

  反之,若請求項中使用了功能手段用語,且說明書中並未提及該功能手段用語的構造、材料或動作。則該請求項便可能被認為,對發明所屬技術領域中具通常知識者無法瞭解、製造及使用說明書所描述的內容,或者是申請專利範圍不明確,而不符合112(a)或112(b)的規定。一般來說,若說明書內容未提及功能手段用語的構造、材料或動作,申請人在答辯時可能要引用相關的公開文件來說明請求項中所述之功能手段用語,並於說明書中補充相關公開文件的資料,以克服審查意見所指之問題。

 


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  美國專利法第112條(35 U.S. Code § 112)主要是關於美國專利申請案之說明書及請求項的撰寫原則,包括6個段落。

  (a)說明書應包括發明的書面描述,及製造、使用該發明的方式或流程。說明書的內容應完整、清楚、簡潔及具體,使得發明所屬技術領域中具通常知識者能具以瞭解、製造及使用說明書所描述的內容,此外說明書應包括發明最佳的實施方式。

  (b)說明書應歸納出一個或多個請求項,並於其中具體指出發明人認為之申請專利範圍的主題。

  (c)請求項可包括獨立項、附屬項或多項附屬項。

  (d)附屬項應包括其所依附的請求項及其標的,且附屬項的範圍應包括其所依附之請求項的限制。

  (e)多項附屬項應包括其所依附的請求項及其標的,且多項附屬項不得依附多項附屬項,其中多項附屬項的範圍應包括其所依附之請求項的限制。

  (f)請求項中的元件可以具有特定功能的方式表示,其中可不包括詳細的構造、材料或動作。當請求項包括功能手段用語時,說明書需描述其構造、材料或動作,及其均等物。

  一般而言,在審查意見中比較常看到112(a)(b)(f)的審查意見,在本文中先討論112(a)及(b)的審查意見。112(a)具體說明了說明書應該包括以下三個要件:書面描述、可據以實施及最佳實施方式。常見之112(a)的審查意見為,說明書的內容有誤或者是說明書未具體揭露請求項的某些技術特徵,使得請求項無法為說明書所支撐。在答辯時通常會依據請求項的描述,修正說明書的內容,使得修正後的說明書可以支撐請求項的內容。

  另一種常見之112(a)的審查意見則是,對發明所屬技術領域中具通常知識者,無法由說明書的內容實施請求項所述的發明。在答辯時可依據說明書揭露的內容,對請求項提出修正,或者是於答辯理由書中提出說明。

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  申請人在收到限制性選擇的審查意見時,只能依據限制性選擇的內容,從中選擇一個發明內容。之後審查委員將會依據申請人選擇的發明內容續行審查,而申請人在收到下一次的審查意見時,亦只能針對選擇的發明內容提出答辯或限縮請求項的範圍。

  在實務上若申請案包括較多的圖式或請求項時,審查委員通常會發出限制性選擇的審查意見,如此一來將可以限制申請人對請求項所提出修正,並可簡化申請案的審查程序。

  具體來說,若審查意見指出請求項1-5及6-10為不同發明,而申請人選擇請求項1-5續行審查。則申請人在收到請求項1-5相較於引證1而言不具進步性的審查意見時,即便認為未選擇的請求項6-10中存在引證1未揭露的內容,亦不能將請求項6-10的技術特徵合併在請求項1中,而只能將請求項6-10的內容提出分案申請。

  此外申請人在選擇其中一個發明內容續行審查的同時,通常亦會提出異議(election with traverse),以保留之後的答辯空間,並使得其他未選擇的發明內容存在回復的可能性。

  然而要特別注意的是,若申請人於異議中詳細指出未選擇的發明內容與選擇的發明內容之間的差異很小,因此未選擇的發明內容與選擇的發明內容應為同一發明等說法,則很有可能會影響未選擇之發明內容的新穎性或進步性。

  具體來說,若申請人選擇請求項1-5續行審查,並於選擇的同時提出異議,並於其中指出請求項6-10相較於請求項1-5的差異極小,因此請求項1-5及請求項6-10應屬同一發明等內容。若之後的審查意見中,引用引證1對請求項1-5提出新穎性或進步性的核駁,則申請人雖然可就未選擇的請求項6-10提出分案申請,但審查委員很可能同樣會引用引證1對分案申請的請求項6-10提出新穎性或進步性的核駁,並於審查意見中指出申請人於異議時,已明確指出請求項6-10與請求項1-5的差異極小,因此請求項6-10相較於引證1而言亦不具進步性。

  綜上所述,在收到限制性選擇後,雖然會在選擇的同時提出異議,但申請人應特別注意異議的內容,是否詳細指出未選擇及選擇的發明內容差異極小等相關的描述,以避免影響未選擇之發明內容的新穎性或進步性。

 

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  美國專利法第121條(35 U.S.C.§121)為有關於分割申請案的規定,其中具體說明了,若在一件申請案中包括兩個或兩個以上獨立的發明內容時,審查委員會發出限制性選擇(Restriction Requirement),並要求申請人從中選擇其中一個發明內容。至於其他未選擇的發明內容,則可分割申請。

  審查委員在發出限制性選擇時,可能會明確指出那些請求項屬於同一發明內容,例如請求項1-5及請求項6-10分別為兩個不同的發明。申請人在答辯時只要針對審查意見,從中選擇其中一組請求項續行審查,例如請求項1-5。

  但目前更常見的限制性選擇,則是審查委員會依據圖式來區分不同的發明內容,例如圖1-3及圖4-6分別為兩個不同的發明。在答辯時則需要依據選擇的圖式,選擇對應的請求項內容,例如選擇圖1-3及對應的請求項1-5。

  一般來說,申請人在收到限制性選擇時通常會覺得有點困惑,並會詢問是否可以答辯,以及是否一定要選擇其中一個發明內容等問題。依據MPEP 818的規定,申請人在收到限制性選擇之後,即便對限制性選擇的內容有疑慮,仍應依據審查意見選擇其中一個群組,並可於選擇的同時提出異議(election with traverse)或相關說明。若申請人未針對審查意見選擇其中一個發明內容,則有可能會被視為沒有針對審查意見進行回復,並很有可能在下次的審查意見中直接收到案終局審查意見(final OA)。

  此外只有在申請人有提出異議時,才可保留日後在提出答辯的空間。若申請人於選擇其中一個發明內容時,沒有一併提出異議(without traverse),則其它未被選擇的發明內容日後便只能提出分割申請。

  此外審查委員在發出限制性選擇的審查意見時,亦可能會指出申請案存在一個generic claim。若申請人選擇該generic claim續行審查,則其他被generic claim所包括之未被選擇的請求項,在generic claim具可專利性的前提之下,便可於同一申請案中核准。

  具體來說,若限制性選擇指出claim 1-3、4-6及7-9分屬不同發明,且claim 1為claim 4-6的generic claim。若申請人選擇claim 1-3續行審查,則在claim 1具核准的前景下,claim 4-6便可於同一申請案中核准。為此若申請案存在一個generic claim,則通常會選擇generic claim續行審查,以利於回復其他未被選擇之請求項的可能。

 

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專利進步性之判斷(二)—美國判例於進步性之原則          專利工程師  /  陳詠容

呈上篇,2007 年美國最高法院於 KSR v. Teleflex 案[1]除了重申Graham判決提出的分析方法應為廣泛、彈性,更指出TSM 檢測法之運用不宜僵化[2],認為[3] (1) 引證案不應侷限於所欲解決的問題相同:在探求一專利請求項是否具備非顯著性時,應以請求項之客觀範圍為判斷標的,而非專利權人企圖解決什麼問題上或受到什麼特定的啟發 。縱然先前技術解決的問題,未必與爭議發明完全相同,不能僅因引證專利主要目的與爭議專利標的不同即不考慮以引證專利所揭露之技術作為證據;(2) 先前技術應涵蓋所有技術領域:且一位通常知識者在面對問題時有可能利用的所有解決方式,因此不應將技術領域侷限於該發明之所屬領域; (3) 「教示、建議或誘因」的考量不應僅限於先前技術:市場改良的渴望與顧客的需求所形成的市場力量,亦可形成新發明技術的因果關係;(4) 可預見之成功並非發明:一個擁有通常技術的人因市場需求而採取某種解決方式,而創造出原先預期之成功時,這不是發明而是常識,為顯而易見的嘗試(obvious to try),不符進步性應為非顯而易見之規定。

KSR案使得非顯而易見性在進步性的審查上較為嚴格,請求項易受到先前技術之挑戰,新申請之專利取得趨於困難,而已取得專利之申請案則易於遭受不具進步性而撤銷其專利權之挑戰[4]。而如欲舉證專利權不具進步性,發明人在專利所屬技術領域所受之訓練或教育程度、對系爭發明之成功的合理預期或發明是否由常用的研發方式研發出來,皆成為KSR案後得做為判斷因素之證據。



[1] 550 U.S. 398, 419-22 (2007).

[2] 參顏吉承,美國 KSR 案判決對我國進步性審查之啟示,智慧財產權月刊,第105 期 ,2007年,頁17-21。

[3] 參沈宗倫、何皓華、潘玉蘭,以美國聯邦最高法院KSR 案為借鏡再建構我國專利法下專利進步性要件之合理詮釋,行政院國家科學委員會專題研究計畫(NSC 99-2410-H-004-222),2011年10月21日。

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專利進步性之判斷(一)—美國判例於進步性之原則—   專利工程師  /  陳詠容

一、前言

新穎性、進步性與產業可利用性為取得專利權之三大要件,發明欲取得專利權需同時兼具該三要素。然而綜觀專利行政爭訟與民事訴訟之案例,不難發現近期與進步性相關的爭議佔了絕大部份之比例。本文分作四篇,前兩篇先帶讀者了解美國判例對於進步性所建立出之判斷準則,接著檢視該準則與我國現行專利法與專利審查基準對於進步性判斷基準之異同,最後探討我國實務判決之判定標準。

二、美國判例於進步性之原則

美國對於進步性之判斷,早已豎立了TSM檢測法,即教示(Teaching)、建議(Suggestion)及動機(Motivation)。而1966年美國最高法院於Graham v. John Deere Co.[1]案(以下簡稱「Graham案」)提出進步性分析原則[2]:(1) 確定先前技術之範圍與內容;(2) 確定先前技術與有爭議之專利範圍請求項間之區別;(3) 確定相關領域一般技術之水準。如經此三步驟判斷出爭議專利範圍請求項係其所屬領域中具通常知識者可輕易完成者,則該發明則為顯而易見,惟仍須同時考量爭議之專利範圍是否有商業上成功、解決長期未解決之問題、或他人皆無法成功發明等次要衡量因素。然而,TSM檢測法在美國實務運作卻產生引證資料只限於明示,且忽略所屬技術領域中具有通常知識者之角色等問題[3]

2007 年美國最高法院於 KSR v. Teleflex 案[4]除了重申Graham判決提出的分析方法應為廣泛、彈性,更指出TSM 檢測法之運用不宜僵化[5],認為[6] (1) 引證案不應侷限於所欲解決的問題相同;(2) 先前技術應涵蓋所有技術領域; (3) 「教示、建議或誘因」的考量不應僅限於先前技術;(4) 可預見之成功並非發明



[1] 383 US 1, 17-18, 148 USPQ 459, 467 (1966).

[2] 參張啟聰,KSR案及其對美國專利實務造成之影響,科技法學評論,第5卷1期,2008年,頁234。

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電腦軟體之專利性(二) / 專利工程師林孟萱


三. 電腦軟體專利在美國的演進

不同於歐洲,美國專利法第101條(註[3])雖有定義發明為何,但並未明文規定電腦軟體本身不可作為專利的標的。然而透過美國不同年代的判例可知,美國對電腦軟體專利的態度與歐洲由保守漸趨開放不同,而是由原本的不予專利到開放,後又轉趨保守。趙慶泠小姐於「電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國」(註[2])一文中提到,美國對軟體專利的是否具可專利性的判斷標準分為五個階段。

在1981年以前,美國對於電腦軟體專利是屬「不予保護時期」。於1981年至1996年則使用「FWA(註[4])二步測試法」,先確認請求項中的演算法是否涉及自然法則、自然現象或抽象概念,再分析該發明是否企圖先佔該演算法,若是的話,則該發明不具專利性。1996年至2008年則使用「有用具體有形測試法」來判斷,若該專利標的可產生有用、具體、有形的結果,則具有可專利性。2008年至2012年使用「機器或轉換測試法」,若申請標的與特定裝置結合或該標的可使物品產生轉換則具有專利性。

第五個階段是2012年之後,是透過「超過測試法/發明概念測試法」來判斷,步驟一先判斷該申請標的是否包含美國專利法第101條中所述之發明專利標的:程 序(process)、機械(machine)、製造物(manufacture)和物的組合(composition of matter)。若是,第二步驟再判斷申請標的是否完全先佔了抽象概念、自然法則或自然現象等不予專利的事項。若是,則不具專利性。

在1996年以前,美國對於軟體專利是否可作為專利標的態度相當保守,於1996年後態度趨於開放,核准了大量電腦程是專利,許多「專利蟑螂」濫用所取得的專利,使得很多重要軟體技術被壟斷,產業利用性不佳,美國於2008年之後對於電腦程式的專利審查標準又轉向日漸嚴格的方向。

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臨時案制度 / 專利工程師林孟萱


 一. 前言

臨時案是一種允許申請人透過簡便方式取得申請日的一種制度。申請人可使用較簡單的技術內容記載文件,以較低的規費提出申請案取得申請日,在臨時案存續期間,可據以主張優先權並提出正式案的申請。目前有臨時申請案制度的國家有美國以及澳洲,我國目前並沒有這樣的制度。


二. 美國臨時案制度

美國於1995年6月5日導入臨時案(Provisional Application)的制度,美國臨時案最主要的目的是為使申請人快速取得申請日,讓後續正式案可據以主張優先權,臨時案不須經過實體審查也不會於公報中公開,故臨時案取得的是申請日(優先權日)而非專利權,臨時案的存續期間為12個月。

主張就美國臨時案申請正式案有兩種作法:

(一). 主張臨時案優先權:於臨時案存續期間提出與臨時案技術內容相對應的正式案申請,若該正式案被核准,該正式案相當於最多可將專利權屆滿日延後12個月。但正式案於實體審查時是以正式案之申請日期作排序依據,故審查較改請案慢。

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Novelty: Online Article as Prior Art

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-25

 

 

  1. 1.          內容簡介

 美國專利法102(a)、(b)規定,無下列情形之一者,專利可以獲證,(a)在專利申請人發明及申請之前,已在本國為他人習知或使用,或在國內外已獲准專利或在印刷刊物上登載者(or described in a printed publication),或(b)在美國申請一年前,該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上登載,或在國內為公開使用或販售者;規定欠缺新穎性者不得獲證,而其比對的標準為習知技藝,透過專利或是印刷刊物登載公開,若與習知技藝比對,欠缺新穎性,則不具可專利性;可以為訴訟當中兩造常就該證據是否可以為適用於先前技藝的載體爭執,一旦為比對新穎性或是進步性適用的載體,欠缺新穎性、進步性的機會就大增。

原意可為唯有可對外傳播之載體才能夠傳遞先前技術,但是,在專利法立法時,傳遞資訊大量印製書刊,原可以登載先前技術的載體,由人手書寫擴及至印刷刊物,將資訊傳遞非限於人手書寫規定於專利法內,無思及有其他載體存在的可能性,卻導致後續的專利訴訟,許多問題會產生於是否可為“印刷刊物”,而必須去解釋”印刷刊物”字眼。

兩造常會回推至,專利法的法源基礎,(美國憲法第一條第八款第八項),國會有權授予政府,為促進科學與實用技藝的進步,對作家和發明家的著作與發明,在一定期限內給予專利權的保障[1],與人民用排他權的利益交換人民的技術,若是公眾可得為之的公開資訊,國家自然不需要拿排除他人製造、使用販賣的權利,與專利權人交換資訊,藉此理由,最高法院由國會立法理由或是其他判決先例各種情境下,針對一些爭議性的“印刷刊物”字眼做出一些解釋,原判決先例很多是在圖書館藏案例是否可為“印刷刊物”的載體,而在網路雲端時代來臨,網路資訊更為蓬勃,線上刊物可否為“印刷刊物”,字面而看線上刊物,也許並非印刷物,可否成為先前技術的載體,然網路傳遞資訊比實體資訊傳遞的更為快速,此問題更形重要,較難去驗證具體個案是有誰讀取該資訊,為求節省司法資源,不需要在每個個案中,在一個個論述是否可為“印刷刊物”,將其判斷標準統一建立起來也變成重要。

  1. 2.          案例解析:Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc. , 698 F.3d 1374 (Fed. Cir. 201)

 

2.1      案件說明(Caption)

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