美國法院否認AI可以是專利的「發明人」！

眾律國際法律事務所 編輯部

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2022年6月6日，一名計算機科學家試圖說服美國聯邦巡迴上訴法院，關於涉及人工智慧在專利法中的「適格性」問題，他的人工智慧系統應歸功於其產生的兩項發明。

上訴人Stephen Thaler的律師告訴美國聯邦巡迴上訴法院，他的 DABUS系統應被視為專利申請的發明人，該專利申請涉及「基於分形幾何的飲料容器和以新方式閃爍的燈塔」（a beverage container based on fractal geometry and a light beacon that flashes in a new way）。然而，一個由3名法官組成的審判小組似乎對人類以外的實體可以被視為發明人的論點持懷疑態度。

Thaler一直致力於為他的DABUS系統創造的發明爭取專利的核准，該系統代表「統一科學的自主引導設備」（Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science）。儘管南非專利局已授予DABUS專利，但他的申請已被英國、歐盟和澳大利亞所拒絕。

Thaler在華盛頓特區聯邦法院單獨提起訴訟，原因是美國專利商標局（USPTO）拒絕了他對涵蓋AI創作藝術品的著作權的競標。

本案源於美國專利商標局拒絕了兩項DABUS發明人的專利申請。弗吉尼亞聯邦法院去年確認了這一裁決，認定根據美國專利法，人工智慧不能是發明人。

Thaler的律師告訴聯邦巡迴上訴法院

該決定「與專利法的簡單語言和目的不一致」，該專利旨在促進創新，並沒有說發明人必須是自然人。然而，其亦稱「法律確實禁止以『發明的製造方式』為由拒絕核准專利」。

審判小組推翻了Thaler的解釋

案例一、美國聯邦巡迴上訴法院晚近SUNOCO專利侵權訴訟一案

范國華／主持律師、吳尊傑／法務專員

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編按：本文收錄於《商標專利就是競爭力》（5月號）

2022年4月29日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）對伊利諾伊州北區地區法院關於Venture Inc. （以下簡稱「Venture」）涉嫌侵害Sunoco Partners Marketing & Terminals L.P. （以下簡稱「Sunoco」）所有之專利權的判決部分維持、部分撤銷、部分廢棄以及發回重審。

原告Sunoco公司起訴被告Venture，聲稱其丁烷混合系統的運營侵犯了原告美國專利號7,032,629（以下簡稱「629專利」）、6,679,302（以下簡稱「302 專利」）和 9,606,548（以下簡稱「548專利」）的請求項。Venture反訴，聲稱原告專利沒有受到侵犯，並主張原告專利無效且不可執行。一審判被告需支付原告Sunoco公司200萬美元的損害賠償金，並且增加兩倍到達600萬美元。被告Venture對地區法院的判決提起上訴，質疑「(I) 駁回其在銷售阻卻（On-Sale-Bar）上的抗辯；(II)確定其侵犯了我們自此無效的兩項專利；(III) 兩個專利請求項的解釋，以及(IV)增加損害賠償的決定。」但在交叉上訴中，原告（交叉上訴人）Sunoco公司亦對下級法院不授予其合理特許權使用費或利潤損失損害賠償的決定提出質疑。

丁烷通常被添加到汽油中，原因有兩個：首先，由於丁烷的揮發性增加，有助於汽車在低溫下更容易啟動，而且丁烷比汽油便宜。然而，由於丁烷在溫暖氣候下燃燒時會造成空氣污染，因此丁烷限值由環境保護署確定，並在全年波動，具體取決於地區。汽油製造商可以在將原油精煉成汽油的整個過程中的任何時候添加丁烷，但在過程後期​​將其混合可以使煉油廠將汽油運送到具有不同丁烷限制的不同地區，以最大限度地提高丁烷的含量。如果在工藝的早期添加丁烷，所有汽油都必須符合煉油廠生產汽油的最嚴格地區的要求。因此，原告（交叉上訴人）Sunoco公司的專利「描述了一種系統和方法，用於在分配過程結束之前的任何時間點將丁烷與汽油混合：就在分配到將汽油運往消費加油站的油罐車之前。」

美國聯邦上訴法院回復蘋果公司提起的專利不侵權確認之訴

眾律國際法律事務所 編輯部

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美國聯邦巡迴上訴法院（下稱上訴法院）2022年4月18日（周一）在一項回復此案的裁決中表示，蘋果公司（Apple Inc，原審被告／本件上訴人）旨在(1)阻止有關Wi-Fi即時通訊的潛在專利請求權之訴；(2) 前述訴訟得以在加利福尼亞州進行。上訴法院表示，加州法院錯誤地裁定蘋果公司的對造（即總部位於南卡羅來納州格林維爾的Zipit Wireless公司）缺乏管轄權。上訴法院表示，Zipit公司與蘋果公司位於加利福尼亞州庫比蒂諾的總部的溝通足以證明將案件提交北加州聯邦法院（Northern California federal court）是正當的。

關於Zipit公司

Zipit公司（原審原告／本件被上訴人），是一家位於德拉瓦州的公司，主要營業地點則位於南卡羅來納州格林維爾，其14名員工中的每一位都位於南卡羅來納州。Zipit公司是美國專利號 7,292,870和7,894,837（統稱「系爭專利」）的受讓人，這些專利通常針對使用 Wi-Fi發送和接收即時消息的無線即時消息設備。

美國專利第7,292,870號[1]                                                 美國專利第7,894,837號[2]

2013年，Zipit公司首次向蘋果公司介紹了與使用Wi-Fi發送和接收即時消息有關的專利。根據此判決，兩家公司交換了幾封信，並在蘋果總部會面，討論潛在的專利授權或銷售。惟2016年談判破裂，Zipit公司指責蘋果公司侵權。Zipit公司後來於2020年在喬治亞州聯邦法院起訴蘋果公司，但兩週後自願撤訴。

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇6/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹USPTO官方「審查委員」向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

特別來電討論

    在特殊情況下，為了滿足專利法規37 CFR 1.104(c) (2)的要求，以及在「發明人」不熟悉專利法和實務的情況下，可能需要更完整的解釋。

    可以包括對公開的反對、引用但未應用的「參考引證」的解釋、允許的指示、要求（包括限制要求，如果適用時）和任何其他相關評論。官方通知的摘要表 PTOL-326，會作為「官方通知函」的第一頁（儘管表格 PTOL-90 也可用作官方通知的通信地址和郵寄日期的封面）。

要聯繫的審查委員的姓名和號碼

    有關與「審查委員」的直接溝通法，應通過電話號碼，或直接見面對談。

    指定首先聯繫的「審查委員」姓名，以了解有關審查官方通知的查詢方法。這可能是有發出通知函的「未署名的審查委員」，也可能是「署名的審查委員」。

    另也應該插入要聯繫的「審查委員」的個人區號和電話號碼。

電話查詢聯繫人 - 非 5/4/9 時間表

    任何有關此通信或「審查委員」先前通信的查詢應直接發送至電話號碼為「區號和電話號碼」的「申請人名」。通常可以在 「工作天」 從「時間1」 到 [時間2] 聯繫到「審查委員」。

    如果嘗試通過電話聯繫「審查委員」不成功，可以通過「SPE區號或電話」 聯繫「審查委員」考官的主管「SPE」。分配此申請或程序的組織的傳真電話號碼是 571-273-8300。

    有關「申請案狀態」的訊息可以從「專利申請訊息檢索 (PAIR) 系統」中獲得。可從「 Private PAIR 或 Public PAIR 」獲取「已公開申請案」的狀態訊息。「未公開申請案」的狀態訊息僅可通過「 Private PAIR」 獲得。有關 PAIR 系統的更多訊息，請參閱 http://portal.uspto.gov/external/portal。如果對使用 Private PAIR 系統有任何疑問，可致電 866-217-9197 (美國區免費電話)聯繫電子商務中心 (EBC)。

參考資料來源

    [1] MPEP707

      https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e72880.html\

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇7/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹USPTO官方「審查委員」向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

核駁通知中引用的法規

    如下方的圖1所示，官方發出的「核駁通知(Office Action)」的信函中，會包含美國專利法規35 U.S.C的依據。

    如此也可供「申請人方」對照確認官方「審查委員」的核駁判斷是否「合乎法規」。

 圖1：官方核駁通知的表格例

主審委員直接代為發出官函

    「主要的審查委員(主審委員)」可能會交由「助理的審查委員(助理審委)」來做「專利檢索」，而在檢索完成後，再根據找到的「參考引證」來決定是否發出「核駁通知」官函。

    如果「助理審委」在局內任職時間不長，則「主審委員」有義務再徹底檢查「專利申請案」的審查情況。通常的程序是「助理審委」進行「專利檢索」後，再來向「主審委員」解釋並討論自己認為最具相關性的參考引證。

    之後，「主審委員」再針對此專利申請案的「各個專利請求項」以及其「效益」，來考量是否需要做權利的「限縮」或「選擇」，依此來發出「核駁」的官函。如果要發出「核駁」的官函，「主審委員」應該說明「被核駁的專利請求項」與「參考引證」的關係；如果現有的「參考引證」不足以「核駁專利請求項」並且也沒有進一步的檢索結果，則應發出「允許授權專利」的官函。

申請三次官函完成審查

    「主管審查委員」都應該向「助理審委」示範「如何在”第一次專利檢索”就找到”最佳參考引證”，並且善加應用」，以圖完成「審查程序」的最短路徑。也因此，「主管審查委員」應親自檢查每件的「判定未決的申請案」，以盡速完成審查。

參考資料來源

[專利專欄] 美國專利審查基準手冊MPEP 707-審查篇1/專利工程師-蘇冠丞

    本主題介紹美國專利局USPTO的「審查委員」在審查「專利申請案」的期間，若申請案有不符條件、不合格的情況，而向「申請人」發出「核駁通知」時應遵循的規範。

審查委員的信函或行動方針

    審查委員的「通知信函或法律行動」必須需遵循專利法37 C.F.R. 1.104來執行。

    (1) 在受理「申請案」並且做審查時，「審查委員」應對此「申請案」進行徹底研究，並且徹底調查與此申請案的「發明主題相關的現有先前技術」。再來，除非另有說明，否則都必須完整、確實說明此「專利申請案」是否有符合適用的法規，以及是否符合「可專利性」與「形式上的規定」。

    (2) 「審查程序」中，無論是「申請人」或「專利權所有人」都將被「審查委員」所通知。「審查委員」必須在「官方通知函」將不合規定或應該核駁的原因說明清楚，並提供此類訊息或參考資料，以幫助「申請人」或「專利權所有人」判斷此官方通知的正當性。

    (3) 自 1978 年 6 月 1 日起，提交給USPTO官方的「申請案」，「審查委員」都應該進行「國際檢索」。

    (4) 「國際申請PCT」也可以在「國家審查階段」時，根據具體的書面請求和支付專利法規1.21 節規定的「國際檢索報告費」，來準備國際檢索報告。

美國專利-更改申請人名稱事宜（專利程序助理 楊沛生）

近期所內遇到客戶告知公司英文名稱更改，希望可以一併修改美國專利的申請人名稱，因此藉機詢問代理人，瞭解進行流程與所需要的文件或證明。

當申請人更改公司名稱時，通常需要一併更改先前申請專利案件的申請人名稱，以下將針對美國專利更改申請人名稱事宜所需要的文件、費用，以及若不提出更改在專利權行使上是否會有影響，進行一些簡單的說明。

一、關於改名手續

申請人需要提供具有當地政府機關認證的證明文件給當地代理人提交官方，上面必須詳細記載申請人名稱變更的過程，如果這份文件是以非英文呈現，在提交至美國專利局時則必須提供其英文翻譯，以利審查委員進行審查。

二、關於所需文件

如第一點所述，具有政府機關認證的證明文件是唯一需要的文件，不需要其他文件。除非是委託與申請時不同的代理人辦理此業務，則需要再提供新的委任狀(委任對象為新的代理人)。

三、關於所需費用

更改申請人名稱是沒有官方費用的，申請人的唯一支出將會是代理人的服務費。

四、如果申請人決定不更改名稱，將會對專利權的行使有什麼影響嗎？

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美國USPTO 1月1日起國際專利申請官方費用調整

自2021年1月1日起，美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)調整部分規費。繼2020年11月1日調漲1704、1714兩項費用後，專利合作公約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 相關部分費用再度調整，合計共十二項[1]。摘要如下：

1701 國際申請費（不經過ePCT或PCT-EASY.zip進行電子送件，且未超過30頁）：

自$1,337調漲至$1,344 (美元)，依近期匯率估約當新台幣37,955 (增加約198)元。

1710 國際申請費（經由ePCT或PCT-EASY.zip進行電子送件，且未超過30頁）：

自$1,229調漲至$1,235 (美元)，依近期匯率估約當新台幣34,877 (增加約170)元。

1702 國際申請費（未超過30頁）：

自$1,446調漲至$1,453 (美元)，依近期匯率估約當新台幣41,033 (增加約198)元。

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美國專利商標局與墨西哥工業產權局宣布平行專利合作計畫

12月7日，美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)與墨西哥工業產權局(Mexican Institute of Industrial Property, IMPI)宣布啟用平行專利核准計畫(Parallel Patent Grant Initiative, PPG計畫)。根據此計畫，IMPI將透過工作分享合作加速企業與個人有對應美國申請案的墨西哥專利申請核准程序[1]。

USPTO局長Andrei Iancu表示，PPG計畫是一項革新性的發展，是多年來兩智慧局雙邊合作的新夥伴關係高峰，也將改進國際專利系統。IMPI局長Juan Lozano則表示，此次突破性的協議未全球國家間專利與創新相關合作帶來正面的訊息。

PPG計畫，是依據今年1月雙方簽訂的技術與策略合作備忘錄所展開。在USPTO與IMPI同時提交申請的案件數量繁多，本計畫實施加將速其專利審查程序。事實上，兩局自2011年開始便已經實施有專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)。PPG計畫與PPH不同之處在PPG直接影響墨西哥專利之核准[2]。

目前，兩局已經以PPG計畫測試約200件申請案。PPG之內容主要在透過USPTO的檢索與審查結果，供IMPI評估是否核准墨西哥的對應專利申請案。然而，與美國案相對應的墨西哥申請案，必須主張同一個優先權日。此外，IMPI表示仍將加以輔助性審查，以便PPG計畫申請案符合墨國法規。

相關的輔助性審查，還包含：墨西哥專利申請案充分對應，或經修正後對應至少一項美國申請案權利項、墨國專利申請案必須由IMPI公開，且通過對三方觀察期限。值得注意的是，PPG計畫僅允許單向申請，僅對墨西哥申請案經美國審查核准有效，反之則不可。申請應向IMPI提出[3]。

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USPTO：美國專利審理暨訴願委員會修改動議先期計畫成果樂觀

去年3月，美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)對專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)的公告後AIA審理程序，實施修改動議(Motion to Amend, MTAs)先期計畫(Pilot program)。USPTO局長12月3日表示，計畫實施成果樂觀[1]。

在MTAs中根據被認定不可專利的項次，專利權人可以提出刪除、替換專利範圍等更正請求。根據該計畫，專利權人有兩項新選擇：第一、專利權人可請求委員會提供有關MTAs的初步指引(Preliminary Guidance)；第二、專利權人可提交經過修改(revised)的MTA，作為對委員會初步指引、或訴願請求人異議之回覆。

簡言之，先期計畫提供專利權人專利權利範圍更正之機會。若專利權人請求初步指引，委員會將依法提供意見以及MTA的法規要求，並根據當下的記錄，對準備替換的權利項提供可專利性建議。若專利權人為請求初步指引，則可以依據訴願人之異議提交修正過的MTA。

根據統計，自去年6月1日至9月30日實行期間，有76%當事人提出請求MTAs的初步指引。後續，並有79%的專利權人修正了MTA。目前，多數MTAs上均有使用到該先期計畫。甚者，USPTO局長指出，初步的結果顯示使用過至少一次先期計畫的專利權人，其MTA的專利更正請求更有可能獲准。

MTA先期計畫的目的，是在公告後之AIA專利程序中，可公平且均衡地提供更可靠的操作專利更正。USPTO對結果表示樂觀，認為初步的結果指出，先期計畫運作如預期之目標。

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美日合作專利檢索先期計畫 進入第三階段

經由美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)以及日本專利局(Japan Patent Office, JPO)雙方進一步討論，兩局同意進入美日合作檢索先期計畫(US-JP CSP)之第三階段。將於2020年11月起，續行實施兩年[1]。

US-JP CSP是由美國專利商標局(USPTO)以及日本專利局(JPO)合作。計畫中，兩國智慧局審查官會交換專利申請案審查檔案，並分享檢索結果、同初步審查結果與意見，一同提供給申請人。

經歸納，使用此先期計畫會獲得以下效益：

1. 由於兩局早期且同時的提供初步審查結果，可為申請人提升審查與專利權利取得時間資訊的可預測性（申請人無須另外繳交規費）。
2. 兩局審查員交換審查資訊，促進兩局審查結果一致化的可能性，並減少兩局審查員回覆初次審查意見的負擔。進而，申請人能獲得更穩定的專利權利。
3. 藉由JPO提供的初步審查結果（內含引用文獻與前案資料），能減少申請人向USPTO提交資訊揭露聲明書(Initial Information Disclosure, IDS)的負擔。
4. 若有相關連技術申請向JPO提出申請，兩局審查官應在相同期間(Same time period)內，提供申請人初步審查結果。

國際間智慧局合作是近年趨勢，然而實際上，仍應依個別案件需求規劃。兩局之合作計畫內容與專利審查高速公路有部分相似，然而此合作計畫從2014年起便啟動[2]，目標是在實質審查上加深兩局交流。如今，各國智慧局有建立專利加速審查合作，除了審查資訊交換以外，也能獲得程序時間效益。

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美國專利商標局部分PCT規費於11月公告調整

11月1日，美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)公告調整官方規費1704、1714兩項，與專利合作公約(Patent Cooperation Treaty, PCT)有關，公告同時生效[1]。

1704 國際檢索費 （歐洲專利局 European Patent Office）：

自$ 1950調漲至$ 2107 (美元)，依近期匯率估約當新台幣60,291 (增加約4,492)元。

1714 國際檢索費 （俄羅斯專利局 Rospatent）：

自$ 578調降至$ 537 (美元)，依近期匯率估約當新台幣15,366 (減少約1,173)元。

美國專利商標局2020/10/02部分專利規費調漲報導

美國專利商標局 (USPTO)公布了今年度的費用調整計畫[1]，新版費用將於10月2日正式實施(2020/10/02)。USPTO表示，為執行2018-2022年之策略計畫，經評估有需要進行費用調整[2]。依公告，對於費用有變動的項目，調整後大多增加約5%左右。增加的收費，預期將因應USPTO未來約2%的通貨膨脹變化。

以實際金額而言，新版收費表草案中，主要項目將分別調漲約10~50美元不等[3]。以專利申請時應向USPTO繳齊的費用為例，至少包含：基本申請費（小實體$150、大實體$300）、和專利檢索費（小實體$260、大實體$520），並應繳納所需的相關審查費用。

而調漲之後，基本申請費將為：小實體$160 (+10)、大實體$320 (+20)，專利檢索費則為：小實體$270 (+10)、大實體$540 (+20)。每項目分別調漲10-20美元，總共申請費用則增加20-40美元。

此外，USPTO也公布了兩項新增的收費項目。以下摘要官方說明，僅供參考：

1. 非以DOCX檔案格式送件者之送件費（大實體$400、小實體$200、微實體$100）
   關於送件檔案格式之問題，係因現有USPTO系統會在申請提出時，先將申請提交的DOCX檔案轉換為PDF版本，然而，有使用者反映藉由其他軟體編輯的檔案在USPTO線上轉檔時，會出現轉檔前後內容不一致的情形[4]，因此，為提升作業流程效率與精確度，USPTO提出增加此收費項目，鼓勵統一申請的檔案格式。
   不過，此收費項目將會延至2022年1月方正式生效，在生效前的這段期間內，USPTO將協助使用者熟悉與進行過渡的準備。
2. 特定程序參與人額外收費（$250）
   是指對於非註冊辦理專利業務辦理的人員(Non-registered Practitioner)，在特定程序中（例如：第三方複審）若希望參與審查程序、或表達意見，將須另外繳費，該費用會按每參與一個進行中之程序個別收費。

前言：

1. 案件的摘要(brief)就是描寫重要的事實、爭點、推理過程和法律的討論觀點。
2. 描寫摘要的第一步就是確定該訴訟的目的。
3. 大部分案件的摘要包含至少六個部分，分別是標題(heading)、事實(fact)、過程(procedure)、爭點(issue)、主張(holding)和理由(rationale)。
4. 以下將先引用Baxter vs. Fugett案(Supreme Court of Oklahoma，1967)為例，指出這六部份包含哪些內容。

標題(heading)：Baxter vs. Fugett案。

案情事實(fact)：

1. 原告：12歲的Baxter，騎腳踏車。
2. 被告：16歲的Fugett，開汽車。
3. 被告開車在有停止標誌之路口的白線停車的同時，原告從左側街道上要過馬路，剛好撞上被告的車。

雙方的主張(holding)：

1. 被告主張：原告開車沒有看附近路況而且沒有讓路。
2. 原告主張：這是被告本身的過失(contributory negligence)、不可避免的意外(unavoidable accident)。
3. 原告因為不服法院的決定和判決所以決定要再上訴。
4. 上訴的原因是法院給陪審團錯誤的指示(instruction)。

指示(instruction)：

1. 應用在孩童上的「正規照顧(ordinary care )」是指12歲和16歲小孩的行為在照顧和注意的程度。
2. 因此12歲和16歲小孩的行為，不需要用和成人相同的法律去判斷。
3. 雙方都有責任去注意自己的安全，更何況街道上的交通情況可以被預測(vehicular traffic could ordinarily be expected).
4. 當未成年人被指控有法律上的疏忽，他的行為必須藉由「孩童的照顧標準(child's standard of care)」測量。

爭點(issue)：16歲青年的開車行為到底是要用一般的標準(standard of ordinary care)還是用成人的標準？

過程(procedure)：原告表示因為法院的指示錯誤，所以原告上訴。

全案的事實(facts)：

1. 被告主張原告(12歲)騎車沒有看附近路況(failed to keep proper lookout)而且沒有讓路(failed to yield the right of way)。
2. 法院教導陪審團不論是原告還是被告都使用「一般孩童的行為標準」 去判斷，而不需要考慮成人的標準。

原告上訴(plaintiff appeal)理由：

申請及維護美國專利所須繳納的規費相對其他國家來得高，且在發明專利的部分，除了總請求項的項數有超項費之外，美國發明專利還規定獨立項超過3項時，也要收取額外的規費。相較於台灣與大陸，目前申請及維護專利所須繳納的規費相對較少，且台灣與大陸目前皆未單獨計算獨立項的項數以收取超項費。

申請及維護美國專利，對許多申請人來說，尤其是個人或人數不多的小型公司負擔相對較大，但只要符合小實體(Small Entity)以及微實體(Micro Entity)的資格即可獲得規費的減免。

不符合小實體以及微實體資格的申請人一般通稱為大實體(Large Entity)，一般而言，小實體所須繳納的規費為大實體的一半，而微實體所須繳納的規費又為小實體的一半(註[1])。換言之，在絕大部份的規費項目裡，微實體所須繳納的規費僅為大實體的四分之一。

以下針對大實體、小實體及微實體的資格作簡單的介紹：

美國專利的圖式相關規定，記載於37 CFR § 1.84.(註1)當中。本文針對圖式所使用的視圖、編號、參考符號、導引線及箭頭做介紹：

1. 視圖(views)：

圖式中應包括足夠的視圖以呈現專利的內容，視圖可以是平面圖、正視圖、剖面圖或立體圖，必要時亦可將視圖局部放大以呈現細節。各視圖不可以投影線連接也不可以包含中心線。波形圖或電子訊號可以使用虛線連接，以顯示波形與時間的關係。

2. 視圖編號：

視圖的編號應由「1」開始編號，儘可能依出現在紙張上的順序編號，數字前面須加上「FIG.」，並與頁碼作區隔。若數個視圖分別為同一標的的局部，且該些視圖可組成一完整的標的整體，則該些視圖應使用相同的數字編號，並在數字後加上不同的大寫英文字母。若該申請案中的圖式僅有一個視圖，則無須編號。

3. 數字、字母及參考符號：
   1. 參考符號(最好是數字)、頁碼、以及視圖編號須清楚易讀，且不可與括號或引號一起使用，亦不可被視圖的輪廓線包圍。參考符號以及視圖編號須與視圖的閱圖方向相同。
   2. 文字須使用英文字母，除非有其他慣用的字母代表特定的意義，例如使用希臘字母來表示角度、波長以及數學公式。
   3. 數字、字母及參考符號的高度須至少0.32 cm. (1/8 inch)，且不應被編排在圖式中，意即數字、字母及參考符號不可跨越線條或與線條混合在一起，也不應被放在剖面或陰影面上，以避免干擾讀者對圖式的理解。但必要時，例如標示表面或剖面時，可於參考符號下方畫底線，並在該表面或剖面的一小部分留白，以放置畫底線的參考符號，使該參考符號可以輕易被讀取分辨。
   4. 發明的相同部分出現在不同視圖時，應以相同的參考符號標示，且不同的部分不可以同樣的參考符號標示。
   5. 說明書中未提及的參考符號，不可出現在圖式中，而說明書中所有提及的參考符號，則必須出現在圖式中。
4. 導引線：

導引線是指出現在參考符號及參考特徵之間的線條，須由緊臨參考符號之處延伸至參考特徵。導引線必須以直線或曲線方式呈現，並儘可能的短，且不同導引線不可互相交錯。每一參考符號都須要有一條對應的導引線，除非該參考記號以畫底線的方式標示在表面或剖面上。

5. 箭頭：

以下情況可以允許使用箭頭：

1. 在導引線的一端使用箭頭，且箭頭未接觸任何線條，用以指向所標示的剖面。
2. 在導引線的一端使用箭頭，且箭頭接觸一線條，用以標示該線條所代表的表面。
3. 表示移動的方向。

關鍵字；美國專利、參考符號、圖式

美國專利的圖式相關規定，記載於37 CFR § 1.84.(註1)當中。本文針對圖式所使用的紙張的種類、尺寸、邊界、圖式的識別以及視圖的編排原則做介紹：

1. 紙張種類：

提供給官方的圖式，須繪製或印製在具有彈性、強韌耐用、光滑但非亮面的白紙上，且不可有刮痕、裂縫、摺痕及皺褶。一張紙只能使用一面來繪製或印製圖式。

2. 紙張大小：

雖然有兩種尺寸的紙張大小可被接受，但同一申請案的所有圖式須統一紙張尺寸，且須以紙張其中一較短的邊作統一作為上方。目前可接受以下兩種紙張大小：

1. 21.0cm. × 29.7cm. (DIN size A4)
2. 21.6cm. × 27.9cm. (8 1/2inch × 11inch)

3. 紙張邊界：

不可在頁面的周圍設置框線，但須在紙張的兩對角線的角落設置掃描目標點，例如十字線。且每一紙張頁面須預留上邊界至少2.5 cm. (1 inch)、左邊界至少2.5 cm. (1 inch)、右邊界至少1.5 cm. (5/8 inch)以及下邊界至少1.0 cm (3/8 inch)。也就是說當使用21.0cm. × 29.7cm. (DIN size A4)的紙張時，實際使用區域須小於17.0cm. × 26.2cm.；當使用21.6cm. × 27.9cm. (8 1/2inch × 11inch)的紙張時，實際使用區域須小於17.6cm. × 24.4m. (6 15/16inch × 9 5/8 inch)。

4. 圖式的識別(Identification of drawings)：

在每一紙張的上方應標示發明名稱、發明人姓名及申請案號。在尚未獲得申請案號時，如果有檔案號碼(docket number)，可以使用檔案號碼代替申請案號。在申請日之後才提供的圖式，還須在每一紙張頁面的上方標示「Replacement Sheet」或是「New Sheet」字樣(註[2])。另外所提交的劃線頁副本，若在修改過的圖式中有加註圖式的修改處時，則須在劃線頁副本上清楚標示「Annotated Sheet」(註[2])。

5. 視圖的編排：

一申請案的圖式可能包括複數個視圖，視圖的編排應以不浪費空間為原則，但不同視圖之間須有清楚的區隔，不可為了節省空間，而使不同視圖重疊。視圖的閱讀方向應儘可能為紙張的直立方向(即以紙張其中一較短的邊作為上方)。若視圖必須以垂直紙張的方向始能清楚呈現時，可以將視圖逆時針轉90度後再配置於紙張上，即視圖的下方在紙張的右側。須注意的是，同一紙張上的所有視圖，須統一閱讀方向。

美國發明專利(utility patent)以及設計專利(design patent)的圖式相關規定，記載於37 CFR § 1.84.(註1)當中。目前可接受的圖式類型有以下幾種：

1. 圖式

1. 黑白圖式：

須以墨線圖(India ink)提供，或是以可確保品質的黑色實線繪製。

2. 彩色圖式：

彩色圖式須有足夠的品質，以確保彩色圖式被複製成黑白紙本後，所有細節仍然可以清楚呈現。若是經由USPTO官方電子申請系統提出申請，須準備1份彩色圖式；若非經由電子申請系統提出申請，則須提供3份彩色圖式。當專利中有彩色圖式時，說明書的簡單圖式說明(brief description)部分，須包括以下文字：

“The patent or application file contains at least one drawing executed in color. Copies of this patent or patent application publication with color drawing(s) will be provided by the Office upon request and payment of the necessary fee.”(註2)

然而，雖然彩色圖式可被允許使用在設計專利中，但發明專利只有在少數情況下才可使用彩色圖式。由於國際申請案(註3, PCT Rule 11.13)不接受彩色圖式，因此發明專利若要使用彩色圖式，須先提出說明使用彩色圖式的必要性，並且在獲得USPTO允許後始可使用。

2. 照片

1. 黑白照片：

在一般情況下，並不允許使用照片以及照片的影印本作為圖式，除非照片或顯微照片是唯一可揭示發明內容的媒介，例如：電泳膠(electrophoresis gels)、墨點(blots)、放射性自體顯影(auto-radiographs)、細胞培養(cell cultures)、組織切片(histological tissue cross sections)、動植物的活體影像(vivo imaging)、薄膜層析片(thin layer chromatography plates)、晶體結構(crystalline structure)及裝飾效果(ornamental effects)等等。但若審查委員認為所提供的照片可以使用圖式替代時，審查委員可要求以圖式替代照片。

2. 彩色照片：

須符合上述彩色圖式(a)(2)項以及黑白照片(b)(1)項的條件，才能以彩色照片作為圖式。

　　在完成解釋申請專利範圍(Claim construction)之後，便可進一步判斷侵權物品是否侵犯專利。首先會比對申請專利範圍與侵權物品，若侵權物品中存在申請專利範圍所描述的各個元件時，便可說侵權物品相較於專利案存在字義侵權(Literal infringement)。

　　若侵權物品相較於申請專利範圍不存在字義侵權，則會進一步判斷兩者之間是否存在均等論(Doctrine of Equivalents)下的字義侵權。一般來說判斷兩個元件是否是等效元件，通常會透過功能(Function)、手段(Way)及結果(Result)來判斷，若兩個元件具有相同的功能、採用相同的手段及產生相同的結果，便可適用均等論。

　　在討論均等論時，通常還需要一併考慮禁反言(Prosecution history estoppel)，所謂禁反言是指申請人在提出專利申請的過程中，為了使得專利申請案與引證案之間有所差異，並有利於專利申請案的核准，對請求項內容所提出的修正，或於答辯理由書中具體聲明放棄的權利範圍。

　　Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.是有關於均等論的重要判例，Hilton Davis是專利權人，就改善純化的製程提出專利申請，在答辯的過程中，由於引證文件提及了操作在PH值約為9.0的相關製程，為此申請人依據引證文件的內容，在請求項中增加了PH值為6.0至9.0的限制，以使得修正後的專利範圍與引證文件有所區隔。

　　Warner-Jenkinson是被告，其使用了Hilton Davis申請之專利的純化製程，唯一的差異在於Warner-Jenkinson是操作在PH值為5.0的純化製程。專利權人認為請求項所述的PH值為6.0至9.0應可均等為PH值為5.0，並認為被告侵害其專利權。而被告則主張申請人在申請過程中，為了專利的核准，在專利範圍中增加了PH值為6.0至9.0的限制，因此主張依據禁反言的規定，專利範圍不應該被均等至PH值為5.0。

　　陪審團在綜合兩造的意見之後，認為Warner-Jenkinson侵害Hilton Davis的專利權。並認為專利權人雖然為了專利的核准，於專利範圍中增加PH值為6.0至9.0的限制。但依據審查時的引證資料來看，專利權人的修正主要是為了排除了PH值的上限，而非為了排除PH值的下限，因此專利範圍所述的PH值為6.0可均等為PH值5.0，並涵蓋被告產品的PH值為5.0的內容。

專利專案經理 蕭錫裕

第701節  進行審查之相關法律授權依據 [R-07.2015]

美國專利法第131條  申請案之審查

局長應安排專利申請案及其所稱之新穎發明接受審查；若在審查的基礎上，決定申請人應獲得法定之專利權保護，則局長應授予其專利權。

申請人之專利獲准前所應滿足的條件，規定於美國專利法第101、102、103以及112條。

美國專利法第101條  具可專利性之發明

發明或發現任何新穎且有用之方法、機器、製品或物質之組成，或任何新穎且有用之其改良物者，皆得依本法之規定及要件，獲得專利。

申請人之專利獲准前所應滿足的條件，規定於美國專利法第101、102、103以及112條。

　　美國專利法112(f)具體定義了手段功能用語，其中規定了：請求項中的元件可以具有特定功能的方式表示，可不包括詳細的構造、材料或動作，當請求項包括功能手段用語時，說明書需描述其構造、材料或動作，及其均等物。台灣專利法中雖然未明確定義手段功能用語，但在專利審查基準第二篇第一章的2.5.3則提及了「以功能界定物或方法之請求項」，其中規定了物之請求項的技術特徵以手段功能用語描述時，說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料，而方法請求項的技術特徵以步驟功能用語描述時，說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。基本上台灣專利審查基準中關於手段功能用語的描述，與美國專利法的規定相去不遠。

　　在解釋手段功能用語時，應對應到說明書中關於手段功能用語的構造、材料或動作，及其均等物。具體來說若請求項揭露了一種固定手段用以固定A構件及B構件，而說明書對應於該固定手段的描述是釘子，則在解釋該固定手段的權利範圍時，應可包括說明書所揭露之釘子的均等物。此時判斷釘子之均等物的標準與均等論所述的功能(Function)、手段(Way)及結果(Result)相同，換言之，此處的釘子可能可以被均等為可用以固定A構件及B構件的螺絲及膠水等。

　　在Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc的判例中，Chiuminatta是專利權人，其申請專利範圍揭露了「在圓鋸的兩側設置一支撐手段，用以支撐混泥土的表面」，而說明書內容則揭露了支撐手段可為skid plate，並可以skid plate支撐混泥土，而圓鋸穿過skid plate上的縫。而被告Cardinal的被控侵權物則是圓鋸的兩側設置兩個滾輪，兩個滾輪可以支撐混泥土，並在混泥土的表面滾動。法院認為滾輪與skid plate的功能(Function)、手段(Way)及結果(Result)並不相同，雖然兩者可以置換，但skid plate不應均等至滾輪，因此認為被控侵權物並未侵權。

　　依據美國專利法及台灣專利審查基準的規定，解釋手段功能用語的權利範圍是申請時說明書揭露之構造的均等物。因此解釋手段功能用語之均等物的時間點應該回到申請案的申請日，並以該發明所屬技術領域中具通常知識者於申請日所能推出的均等範圍。相較之下，一般均等論的判斷時點則是訴訟的當下，換言之手段功能用語解釋其均等物的時點與均等論的時點並不相同。

　　綜上所述，在撰寫專利說明書時，應特別注意申請專利範圍中的手段功能用語，特別是現階段美國專利局有逐漸擴大使用手段功能用語的定義。在說明書中更應該盡量載明與手段功能用語相關的構造，以避免限制了原本所能主張的權利範圍。

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字：1.均等論；2.手段功能用語；3. 112(f)