眾律國際法律事務所

　　解釋申請專利範圍(Claim construction)可說是美國專利訴訟的第一階段，亦可說是最重要的一個階段。具體來說透過解釋申請專利範圍(Claim construction) 可使得專利權人或被告瞭解系爭專利的真正範圍，在侵權訴訟的過程中，兩造律師亦會依據解釋申請專利範圍(Claim construction)進行攻防，例如透過解釋申請專利範圍判斷專利有效性或侵權與否。在某些專利侵權訴訟的過程中，在完成解釋申請專利範圍(Claim construction)的步驟後，兩造的律師大概就可以預期訴訟的結果，並決定之後訴訟的策略或和解。

　　在美國訴訟的過程中，由陪審團判斷事實，並由法官判斷法律的問題。解釋申請專利範圍(claim construction)究竟是屬於事實或是法律問題，將會關係到要由陪審團或者是法官來判斷。自1996年美國最高法院的判例「Markman v.Westview Instrumenst, INC」之後，確定了解釋申請專利範圍是屬於法律問題，並需要由法官來判斷，而非由陪審團判斷。

　　「Markman v.Westview Instrumenst, INC」之後，在專利侵權的訴訟前舉行馬克曼聽證會已經是一種慣例。在馬克曼聽證會(Markman hearing)中，主要透過請求項的語意(claim language)、說明書內容(specification)及申請歷史(prosecution history)等內部證據來解釋申請專利範圍(Claim construction)，必要時可參考專家證詞、專業書籍或字典等外部證據，唯在解釋申請專利範圍時外部證據不得違反內部證據。此外在馬克曼聽證會的過程中，法官通常會跟專家證人有所接觸，並可進一步瞭解發明所屬技術領域中具通常知識者的看法，藉此以架構出真正的申請專利範圍。

　　若當事人對聯邦地方法院的解釋申請專利範圍有不服，則要等到聯邦地方法院的審查結束之後，才能向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提出上述。CAFC可重新判斷聯邦地方法院的解釋申請專利範圍，若CAFC認為聯邦地方法院的解釋申請專利範圍有誤，便有可能會重新架構出一個新的解釋申請專利範圍，並透過新的解釋申請專利範圍判斷專利有效性或侵權與否。

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字：1.claim construction；2. Markman

　　蒐證程序(discovery)應該是美國專利侵權訴訟中最繁重、最無趣且最昂貴的部份，對非美國國內的廠商來說往往較不注重蒐證程序(discovery)，但在專利侵權訴訟時會花費這麼多的時間及金錢在蒐證程序(discovery)上，亦有其原因。

　　蒐證程序(discovery)包括書面質詢(interrogatories)、要求提供檔案(document requests)、口供證詞(depositions)及要求確認事實(requests for admissions)。對被告來說，可透過蒐證程序(discovery)要求專利權人提供相關的事證，特別是不利於專利有效性的資料，例如專利權人於專利申請時隱匿的資料。當法院同意一方提出之蒐證程序(discovery)的內容時，另一方則勢必要提供相對應的資料。

　　對非美國境內的研發人員來說，往往不甚瞭解蒐證程序(discovery)的效力，因此常會在往返的電子郵件中留下不利的證據。具體來說，台灣的研發人員在提出專利申請前，往往會要求事務所檢索相關的先前技術。這些先前技術的資料可能會留在研發人員的電腦或電子郵件中，而在提出專利申請時通常也不會將這些資料主動提供給美國專利局。然而美國專利法施行細則37 CFR 1.56規定了，申請人有義務在專利審查階段，將已知的先前技術或者是可能對申請案的可專利性造成影響的資料提供給審查委員，換言之上述的檢索及未提供資料的動作已經造成專利申請時的瑕疵。被控侵權者在蒐證程序(discovery)可要求專利權人提供與事務所往來的電子郵件或者是發明人的電腦資料，若被控侵權者從中找到這些資料，將很有可能會直接影響到專利的有效性，並使得專利侵權的結果一夕翻盤。

　　由於台灣跟美國的法律存在根本上的差異，造成國內的企業在提出專利申請時往往不會注意這些細節，如揭露義務的規定，而在侵權訴訟時亦會輕忽蒐證程序(discovery)，進而造成專利無效的機率大幅增加。

　　為此對國內的企業來說，除了平時應該落實對員工的法律訓練以外，在提出專利申請時更應該注意可能導致專利無效的細節。在面臨專利侵權訴訟時，更應遵循專業律師的建議，而不應該忽視蒐證程序(discovery)，以避免在專利侵權訴訟中處於絕對的劣勢。此外在面對美國專利侵權訴訟時，更不應以台灣訴訟的角度去判斷，而拒絕提供或是隱匿證據，進而導致整個專利侵權訴訟的挫敗。

專利專案經理 蕭錫裕

　　美國審理專利訴訟的法院包括：聯邦地方法院(District Courts)、聯邦巡迴上述法院(CAFC)及最高法院(Supreme Court)，而專利侵權訴訟通常是在專利權人向具有管轄權(Jurisdiction)的聯邦地方法院提起訴訟後發起，聯邦地方法會通知被告須於收到訴狀後一段特定的時期內，提出答辯狀。

　　美國目前有94個聯邦地方法院，各個聯邦地方法院的審理速度皆不相同。此外各個聯邦地方法院審理專利侵權訴訟的程序亦可能有差異，甚至某些聯邦地方法院可能較偏向專利權人。為此對專利權人來說，勢必會刻意選擇特定的法院，例如選擇較偏向專利權人的法院，以利於在後續的訴訟程序上取得優勢。相對的被告則會對法院的管轄權提出質疑，以避免選擇對被告不利的法院。

　　一般來說判斷法院之管轄權的依據包括：對人的管轄權(Personal Jurisdiction)、對事的管轄權(subject matter jurisdiction)及審判法院(venue)。具體來說必須符合上述三項規定，才能說該法院對該專利侵權案件具有管轄權。以對事的管轄權來說，由於聯邦地方法院對專利侵權訴訟有管轄權，因此專利權人在提起專利侵權訴訟時，通常只需要在起訴狀中提及專利侵權的爭議，便可使得聯邦地方法院取得管轄權。

　　聯邦地方法院雖可滿足對事的管轄權，但並不表示專利權人可以選擇任一個聯邦地方法院提出專利侵權訴訟。專利權人在選擇聯邦地方法院時，還必需滿足對被告具有對人的管轄權，才能向該聯邦地方法院提出專利侵權訴訟。一般來說，會判斷專利權人所選擇的聯邦地方法院與被告之間是否符合最小接觸原則(minimum contacts)，其主要包括三個要件：1.被告有目的性地將侵權的行為導入該法院所轄區域內住民的生活；2.原告起訴涉及的爭議是來自於被告的侵權行為；3.法院對被告行使管轄權是合理且公平的。只要達到上述三要件，便表示該法院可以對居住在外州或外國(或外國籍)的被告行使管轄權。審判法院(venue)通常是透過聯邦地方法院被告之間的地域關係來判斷：如被告的所在地點；或被告侵權行為的地點。

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字：1.管轄權；2.對人的管轄權；3.對事的管轄權；4.審判法院

第2103節  專利審查程序 [R-07.2015]

I. 決定申請人之發明為何，及其申請專利之範圍

在專利審查程序中，申請案應獲得迅速且完整的審查。為符合周詳緊湊審查(Compact Prosecution)的原則，在進行第一次審查時，即使已有任一請求項存在某些缺陷，仍應審查每一條請求項是否符合所有可專利性的法定要件。因此，在第一次官方審查意見中，審查員即應就每一條被核駁的請求項，說明其被核駁的所有理由以及依據。缺陷之處應被詳細地說明，尤其是作為核駁的依據時。審查員並應儘可能地指出相關核駁可以如何被克服、其問題可以如何被解決。若在申請案的審查過程中未遵循上述方式，可能將導致審查時程上不必要的延遲。

在聚焦於特定的法定要件之前，審查員應以下列事項作為審查程序的開端：明確地決定申請人之發明為何、其申請專利之範圍、以及請求項係如何關連於該發明並定義該發明。審查員將檢閱說明書的所有內容，包括發明詳細說明、所有被揭露之實施例、請求項、以及發明所達成特定的、有價值的、且可靠的功效。

在了解申請人的發明後，審查員將著手進行先前技術的檢索，並決定申請案內容是否符合所有可專利性的法定要件。

A. 確認並了解發明之功效

以整體觀之，標的發明必須是有用的。此一要求的目的，在於限制專利所保護的發明須具有一定程度的現實價值，而非僅止於一個想法概念、或是一個僅供將來研究開發的原型(Brenner v. Manson, 383 U.S. 519,528-36, 148 USPQ 689, 693-96 (1966); In re Fisher,421 F.3d 1365, 76 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2005); In re Ziegler, 992 F.2d 1197, 1200-03, 26 USPQ2d1600, 1603-06 (Fed. Cir. 1993))。

審查員應檢閱申請案內容，以確認其中敘述的所有功效。由於申請人應是最了解該發明之人，故申請人須進行完整的揭露，指出標的發明的實際應用為何，亦即，解釋標的發明為何是有用的。此一完整的揭露通常也包含了發明的目的，或是發明是如何被使用的（例如，一種適用於治療特定疾病之化合物）。不論在說明書中是以何種形式對發明的功效進行揭露，都必須使本領域具有通常知識者，能夠了解為何申請人確信標的專利是有用的。關於專利功效的審查基準，請參見本審查基準第2107節。申請人應在說明書中說明一種或一種以上的功效以及實際應用，若標的發明係具有一種已為公眾所知的功效，申請人也可引用其他文獻來提供相關說明。

　　在過往可能會認為只有在請求項中明確寫出”means”或”step”，才算是使用功能手段用語(means plus function)，並應符合美國專利法第112條(f)的規定：當請求項包括功能手段用語時，說明書需描述其構造、材料或動作，及其均等物。

　　但在實際判斷時，即便請求項中未明確寫出”means for”的內容，仍可能會被認為使用了功能手段用語。在MPEP 2181中具體說明了mechanism for, module for, device for, unit for, component for, element for, member for, apparatus for, machine for or system for等用語皆有可能是功能手段用語，並應符合112(f)的規定。

　　然而若發明所屬技術領域中具通常知識者，在閱讀了說明書後，可瞭解請求項中之元件的構造或功能者，即使該元件涵蓋了較廣泛的功能，例如filters, brakes, clamp, screwdriver and locks等，則此一描述仍應不涉及112(f)，而不一定需要在說明書中描述該元件的構造、材料或動作。

　　此外若申請人於請求項的前言中使用了”means”或”step”，則審查委員很可能因無法確認申請案前言的描述是功能手段用語或僅是發明的使用方式，進而對申請案提出112(b)的審查意見。但若申請人於請求項的前言中使用了”for”，則審查委員便不會認為前言的描述是功能手段用語。

　　申請人在收到112(f)的審查意見時，可於答辯稿中具體指出說明書的某段某行已揭露功能手段用語的構造、材料或動作，因此請求項的功能手段用語符合112(f)的規定。另外在審查意見中，亦有可能詳細指出請求項中的功能手段用語應為說明書的某段某行，並請申請人確認或說明。

　　反之，若請求項中使用了功能手段用語，且說明書中並未提及該功能手段用語的構造、材料或動作。則該請求項便可能被認為，對發明所屬技術領域中具通常知識者無法瞭解、製造及使用說明書所描述的內容，或者是申請專利範圍不明確，而不符合112(a)或112(b)的規定。一般來說，若說明書內容未提及功能手段用語的構造、材料或動作，申請人在答辯時可能要引用相關的公開文件來說明請求項中所述之功能手段用語，並於說明書中補充相關公開文件的資料，以克服審查意見所指之問題。

　　美國專利法第112條(35 U.S. Code § 112)主要是關於美國專利申請案之說明書及請求項的撰寫原則，包括6個段落。

　　(a)說明書應包括發明的書面描述，及製造、使用該發明的方式或流程。說明書的內容應完整、清楚、簡潔及具體，使得發明所屬技術領域中具通常知識者能具以瞭解、製造及使用說明書所描述的內容，此外說明書應包括發明最佳的實施方式。

　　(b)說明書應歸納出一個或多個請求項，並於其中具體指出發明人認為之申請專利範圍的主題。

　　(c)請求項可包括獨立項、附屬項或多項附屬項。

　　(d)附屬項應包括其所依附的請求項及其標的，且附屬項的範圍應包括其所依附之請求項的限制。

　　(e)多項附屬項應包括其所依附的請求項及其標的，且多項附屬項不得依附多項附屬項，其中多項附屬項的範圍應包括其所依附之請求項的限制。

　　(f)請求項中的元件可以具有特定功能的方式表示，其中可不包括詳細的構造、材料或動作。當請求項包括功能手段用語時，說明書需描述其構造、材料或動作，及其均等物。

　　一般而言，在審查意見中比較常看到112(a)(b)(f)的審查意見，在本文中先討論112(a)及(b)的審查意見。112(a)具體說明了說明書應該包括以下三個要件：書面描述、可據以實施及最佳實施方式。常見之112(a)的審查意見為，說明書的內容有誤或者是說明書未具體揭露請求項的某些技術特徵，使得請求項無法為說明書所支撐。在答辯時通常會依據請求項的描述，修正說明書的內容，使得修正後的說明書可以支撐請求項的內容。

　　另一種常見之112(a)的審查意見則是，對發明所屬技術領域中具通常知識者，無法由說明書的內容實施請求項所述的發明。在答辯時可依據說明書揭露的內容，對請求項提出修正，或者是於答辯理由書中提出說明。

　　申請人在收到限制性選擇的審查意見時，只能依據限制性選擇的內容，從中選擇一個發明內容。之後審查委員將會依據申請人選擇的發明內容續行審查，而申請人在收到下一次的審查意見時，亦只能針對選擇的發明內容提出答辯或限縮請求項的範圍。

　　在實務上若申請案包括較多的圖式或請求項時，審查委員通常會發出限制性選擇的審查意見，如此一來將可以限制申請人對請求項所提出修正，並可簡化申請案的審查程序。

　　具體來說，若審查意見指出請求項1-5及6-10為不同發明，而申請人選擇請求項1-5續行審查。則申請人在收到請求項1-5相較於引證1而言不具進步性的審查意見時，即便認為未選擇的請求項6-10中存在引證1未揭露的內容，亦不能將請求項6-10的技術特徵合併在請求項1中，而只能將請求項6-10的內容提出分案申請。

　　此外申請人在選擇其中一個發明內容續行審查的同時，通常亦會提出異議(election with traverse)，以保留之後的答辯空間，並使得其他未選擇的發明內容存在回復的可能性。

　　然而要特別注意的是，若申請人於異議中詳細指出未選擇的發明內容與選擇的發明內容之間的差異很小，因此未選擇的發明內容與選擇的發明內容應為同一發明等說法，則很有可能會影響未選擇之發明內容的新穎性或進步性。

　　具體來說，若申請人選擇請求項1-5續行審查，並於選擇的同時提出異議，並於其中指出請求項6-10相較於請求項1-5的差異極小，因此請求項1-5及請求項6-10應屬同一發明等內容。若之後的審查意見中，引用引證1對請求項1-5提出新穎性或進步性的核駁，則申請人雖然可就未選擇的請求項6-10提出分案申請，但審查委員很可能同樣會引用引證1對分案申請的請求項6-10提出新穎性或進步性的核駁，並於審查意見中指出申請人於異議時，已明確指出請求項6-10與請求項1-5的差異極小，因此請求項6-10相較於引證1而言亦不具進步性。

　　綜上所述，在收到限制性選擇後，雖然會在選擇的同時提出異議，但申請人應特別注意異議的內容，是否詳細指出未選擇及選擇的發明內容差異極小等相關的描述，以避免影響未選擇之發明內容的新穎性或進步性。

　　美國專利法第121條(35 U.S.C.§121)為有關於分割申請案的規定，其中具體說明了，若在一件申請案中包括兩個或兩個以上獨立的發明內容時，審查委員會發出限制性選擇(Restriction Requirement)，並要求申請人從中選擇其中一個發明內容。至於其他未選擇的發明內容，則可分割申請。

　　審查委員在發出限制性選擇時，可能會明確指出那些請求項屬於同一發明內容，例如請求項1-5及請求項6-10分別為兩個不同的發明。申請人在答辯時只要針對審查意見，從中選擇其中一組請求項續行審查，例如請求項1-5。

　　但目前更常見的限制性選擇，則是審查委員會依據圖式來區分不同的發明內容，例如圖1-3及圖4-6分別為兩個不同的發明。在答辯時則需要依據選擇的圖式，選擇對應的請求項內容，例如選擇圖1-3及對應的請求項1-5。

　　一般來說，申請人在收到限制性選擇時通常會覺得有點困惑，並會詢問是否可以答辯，以及是否一定要選擇其中一個發明內容等問題。依據MPEP 818的規定，申請人在收到限制性選擇之後，即便對限制性選擇的內容有疑慮，仍應依據審查意見選擇其中一個群組，並可於選擇的同時提出異議(election with traverse)或相關說明。若申請人未針對審查意見選擇其中一個發明內容，則有可能會被視為沒有針對審查意見進行回復，並很有可能在下次的審查意見中直接收到案終局審查意見(final OA)。

　　此外只有在申請人有提出異議時，才可保留日後在提出答辯的空間。若申請人於選擇其中一個發明內容時，沒有一併提出異議(without traverse)，則其它未被選擇的發明內容日後便只能提出分割申請。

　　此外審查委員在發出限制性選擇的審查意見時，亦可能會指出申請案存在一個generic claim。若申請人選擇該generic claim續行審查，則其他被generic claim所包括之未被選擇的請求項，在generic claim具可專利性的前提之下，便可於同一申請案中核准。

　　具體來說，若限制性選擇指出claim 1-3、4-6及7-9分屬不同發明，且claim 1為claim 4-6的generic claim。若申請人選擇claim 1-3續行審查，則在claim 1具核准的前景下，claim 4-6便可於同一申請案中核准。為此若申請案存在一個generic claim，則通常會選擇generic claim續行審查，以利於回復其他未被選擇之請求項的可能。

專利進步性之判斷（二）—美國判例於進步性之原則          專利工程師  /  陳詠容

呈上篇，2007 年美國最高法院於 KSR v. Teleflex 案[1]除了重申Graham判決提出的分析方法應為廣泛、彈性，更指出TSM 檢測法之運用不宜僵化^[2]，認為[3] (1) 引證案不應侷限於所欲解決的問題相同：在探求一專利請求項是否具備非顯著性時，應以請求項之客觀範圍為判斷標的，而非專利權人企圖解決什麼問題上或受到什麼特定的啟發 。縱然先前技術解決的問題，未必與爭議發明完全相同，不能僅因引證專利主要目的與爭議專利標的不同即不考慮以引證專利所揭露之技術作為證據；(2) 先前技術應涵蓋所有技術領域：且一位通常知識者在面對問題時有可能利用的所有解決方式，因此不應將技術領域侷限於該發明之所屬領域； (3) 「教示、建議或誘因」的考量不應僅限於先前技術：市場改良的渴望與顧客的需求所形成的市場力量，亦可形成新發明技術的因果關係；(4) 可預見之成功並非發明：一個擁有通常技術的人因市場需求而採取某種解決方式，而創造出原先預期之成功時，這不是發明而是常識，為顯而易見的嘗試(obvious to try)，不符進步性應為非顯而易見之規定。

KSR案使得非顯而易見性在進步性的審查上較為嚴格，請求項易受到先前技術之挑戰，新申請之專利取得趨於困難，而已取得專利之申請案則易於遭受不具進步性而撤銷其專利權之挑戰[4]。而如欲舉證專利權不具進步性，發明人在專利所屬技術領域所受之訓練或教育程度、對系爭發明之成功的合理預期或發明是否由常用的研發方式研發出來，皆成為KSR案後得做為判斷因素之證據。

專利進步性之判斷（一）—美國判例於進步性之原則—   專利工程師  /  陳詠容

一、前言

新穎性、進步性與產業可利用性為取得專利權之三大要件，發明欲取得專利權需同時兼具該三要素。然而綜觀專利行政爭訟與民事訴訟之案例，不難發現近期與進步性相關的爭議佔了絕大部份之比例。本文分作四篇，前兩篇先帶讀者了解美國判例對於進步性所建立出之判斷準則，接著檢視該準則與我國現行專利法與專利審查基準對於進步性判斷基準之異同，最後探討我國實務判決之判定標準。

二、美國判例於進步性之原則

美國對於進步性之判斷，早已豎立了TSM檢測法，即教示（Teaching）、建議（Suggestion）及動機（Motivation）。而1966年美國最高法院於Graham v. John Deere Co.^[1]案（以下簡稱「Graham案」）提出進步性分析原則^[2]：(1) 確定先前技術之範圍與內容；(2) 確定先前技術與有爭議之專利範圍請求項間之區別；(3) 確定相關領域一般技術之水準。如經此三步驟判斷出爭議專利範圍請求項係其所屬領域中具通常知識者可輕易完成者，則該發明則為顯而易見，惟仍須同時考量爭議之專利範圍是否有商業上成功、解決長期未解決之問題、或他人皆無法成功發明等次要衡量因素。然而，TSM檢測法在美國實務運作卻產生引證資料只限於明示，且忽略所屬技術領域中具有通常知識者之角色等問題[3]。

2007 年美國最高法院於 KSR v. Teleflex 案[4]除了重申Graham判決提出的分析方法應為廣泛、彈性，更指出TSM 檢測法之運用不宜僵化^[5]，認為[6] (1) 引證案不應侷限於所欲解決的問題相同；(2) 先前技術應涵蓋所有技術領域； (3) 「教示、建議或誘因」的考量不應僅限於先前技術；(4) 可預見之成功並非發明。

三. 電腦軟體專利在美國的演進

不同於歐洲，美國專利法第101條(註[3])雖有定義發明為何，但並未明文規定電腦軟體本身不可作為專利的標的。然而透過美國不同年代的判例可知，美國對電腦軟體專利的態度與歐洲由保守漸趨開放不同，而是由原本的不予專利到開放，後又轉趨保守。趙慶泠小姐於「電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國」(註[2])一文中提到，美國對軟體專利的是否具可專利性的判斷標準分為五個階段。

在1981年以前，美國對於電腦軟體專利是屬「不予保護時期」。於1981年至1996年則使用「FWA(註[4])二步測試法」，先確認請求項中的演算法是否涉及自然法則、自然現象或抽象概念，再分析該發明是否企圖先佔該演算法，若是的話，則該發明不具專利性。1996年至2008年則使用「有用具體有形測試法」來判斷，若該專利標的可產生有用、具體、有形的結果，則具有可專利性。2008年至2012年使用「機器或轉換測試法」，若申請標的與特定裝置結合或該標的可使物品產生轉換則具有專利性。

第五個階段是2012年之後，是透過「超過測試法/發明概念測試法」來判斷，步驟一先判斷該申請標的是否包含美國專利法第101條中所述之發明專利標的：程 序(process)、機械(machine)、製造物(manufacture)和物的組合(composition of matter)。若是，第二步驟再判斷申請標的是否完全先佔了抽象概念、自然法則或自然現象等不予專利的事項。若是，則不具專利性。

在1996年以前，美國對於軟體專利是否可作為專利標的態度相當保守，於1996年後態度趨於開放，核准了大量電腦程是專利，許多「專利蟑螂」濫用所取得的專利，使得很多重要軟體技術被壟斷，產業利用性不佳，美國於2008年之後對於電腦程式的專利審查標準又轉向日漸嚴格的方向。

 一. 前言

臨時案是一種允許申請人透過簡便方式取得申請日的一種制度。申請人可使用較簡單的技術內容記載文件，以較低的規費提出申請案取得申請日，在臨時案存續期間，可據以主張優先權並提出正式案的申請。目前有臨時申請案制度的國家有美國以及澳洲，我國目前並沒有這樣的制度。

二. 美國臨時案制度

美國於1995年6月5日導入臨時案(Provisional Application)的制度，美國臨時案最主要的目的是為使申請人快速取得申請日，讓後續正式案可據以主張優先權，臨時案不須經過實體審查也不會於公報中公開，故臨時案取得的是申請日(優先權日)而非專利權，臨時案的存續期間為12個月。

主張就美國臨時案申請正式案有兩種作法：

(一). 主張臨時案優先權：於臨時案存續期間提出與臨時案技術內容相對應的正式案申請，若該正式案被核准，該正式案相當於最多可將專利權屆滿日延後12個月。但正式案於實體審查時是以正式案之申請日期作排序依據，故審查較改請案慢。

Novelty: Online Article as Prior Art

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-25

1. 1.          內容簡介

 美國專利法102(a)、(b)規定，無下列情形之一者，專利可以獲證，(a)在專利申請人發明及申請之前，已在本國為他人習知或使用，或在國內外已獲准專利或在印刷刊物上登載者(or described in a printed publication)，或(b)在美國申請一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上登載，或在國內為公開使用或販售者；規定欠缺新穎性者不得獲證，而其比對的標準為習知技藝，透過專利或是印刷刊物登載公開，若與習知技藝比對，欠缺新穎性，則不具可專利性；可以為訴訟當中兩造常就該證據是否可以為適用於先前技藝的載體爭執，一旦為比對新穎性或是進步性適用的載體，欠缺新穎性、進步性的機會就大增。

原意可為唯有可對外傳播之載體才能夠傳遞先前技術，但是，在專利法立法時，傳遞資訊大量印製書刊，原可以登載先前技術的載體，由人手書寫擴及至印刷刊物，將資訊傳遞非限於人手書寫規定於專利法內，無思及有其他載體存在的可能性，卻導致後續的專利訴訟，許多問題會產生於是否可為“印刷刊物”，而必須去解釋”印刷刊物”字眼。

兩造常會回推至，專利法的法源基礎，(美國憲法第一條第八款第八項)，國會有權授予政府，為促進科學與實用技藝的進步，對作家和發明家的著作與發明，在一定期限內給予專利權的保障[1]，與人民用排他權的利益交換人民的技術，若是公眾可得為之的公開資訊，國家自然不需要拿排除他人製造、使用販賣的權利，與專利權人交換資訊，藉此理由，最高法院由國會立法理由或是其他判決先例各種情境下，針對一些爭議性的“印刷刊物”字眼做出一些解釋，原判決先例很多是在圖書館藏案例是否可為“印刷刊物”的載體，而在網路雲端時代來臨，網路資訊更為蓬勃，線上刊物可否為“印刷刊物”，字面而看線上刊物，也許並非印刷物，可否成為先前技術的載體，然網路傳遞資訊比實體資訊傳遞的更為快速，此問題更形重要，較難去驗證具體個案是有誰讀取該資訊，為求節省司法資源，不需要在每個個案中，在一個個論述是否可為“印刷刊物”，將其判斷標準統一建立起來也變成重要。

1. 2.          案例解析：Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc. , 698 F.3d 1374 (Fed. Cir. 201)

2.1      案件說明（Caption）

美國專利之忠實揭露訊息義務(duty of disclosure)

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-22

由於專利權的取得會涉及公眾利益，因此，美國專利依規定，要求各個專利申請人必須陳報對於可專利性有實質影響性的資訊(duty to disclose information material to patentability)，忠實地(in good faith)向專利局陳報相關資訊。

        若於專利仍處於申請階段時，該訊息之義務都拘束專利申請人，直到各該涉及之專利範圍被刪除或是撤回。倘若現存之專利請求項，與該訊息對於可專利性無實質影響力，則可以不用陳報；反之，則仍須提報該資訊。

依規定相關需陳報之揭露訊息如下：各該對應案官方檢索報告中之引證案，以及於申請時，申請人認為與該專利申請案最接近之任何資訊或是前案。

各該次揭露中第一次IDS資訊之揭露時間，官方規定提報IDS資訊，依申請程序上之規定，不得於晚於其他相對應案官方引用該引證案之三個月，若合於相當規定則可以少付官方規費(IDS提報費用)。

而若非英文之文件是對應案官方所引用之文件或是專利說明書，則需提出全文英文翻譯或是指明相對應與各該有關段落之翻譯。

美國專利法中關於外太空發明的規定

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

一、前言：

解釋美國專利法中關於外太空發明的規定。

二、美國專利法第105條關於外太空發明的規定：「

35 U.S.C. 105 Inventions in outer space.

美國專利法名詞解釋(二)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

三、解釋名詞：

        美國專利法第100條定義名詞：「100 定義 除非文字另外提到，當使用在此篇時

        (a)專有名詞『發明(invention)』意指發明或發現。

        (b)專有名詞『過程(process)』意指過程、技術或方法，並包含一個已知過程的新使用、機器、製造、物質的組成或材料。

        (c)專有名詞『美國(United States)和這個國家(this country)』意指美利堅合眾國、其領土和屬地。

        (d)字詞『專利權人(patentee)』包含不只被授予專利的專利權人，還包括專利權人的法定繼承人。

美國專利法名詞解釋(一)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

          一、前言：

解釋美國專利法的一些法律規定的專有名詞。

二、先申請原則：

美國專利法第100條定義並規定了美國專利的「發明人先申請」原則：「35 U.S.C. 100 (note) AIA First inventor to file provisions.

The first inventor to file provisions of the Leahy-Smith America Invents Act (AIA) apply to any application for patent, and to any patent issuing thereon, that contains or contained at any time—

(A) a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013 wherein the effective filing date is:

(i) if subparagraph (ii) does not apply, the actual filing date of the patent or the application for the patent containing a claim to the invention; or

美國專利簡介(二)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-12

三、美國專利法102條規定解析：

美國專利法第102條c款規定：「在共同研究協議下的共同發明人所有權—發明標的揭露與一個提出的發明應當被視為被同一個人所擁有或義務受讓同一個人，適用於第(b)項第二款之(C)，如果—

(1)在提出發明的有效申請日之前有效的共同研究協議下的單方或多方或以其為代表，來進行發明標的的揭露發展及提出發明;

(2)提出的發明是在共同研究協議的範圍內從事的活動的結果;以及

(3)提出發明的專利申請揭露或修正以揭露共同研究協議的參與方的名字。」共同研究協議下的發明在申請日前揭露，視為不喪失新穎性的例外。

美國專利簡介(一)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-12

一、前言：

淺談美國專利法關於可授予專利的新穎性的條件之判斷標準及邊境管制措施。

二、美國專利法102條規定新穎性：

美國專利法102條規定了可授予專利的條件之一的新穎性之判斷準則：「102 Conditions for patentability; novelty.

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

美國特殊專利案申請態樣

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-05

一、前言：

美國有特殊的專利案申請態樣，包括暫時申請案(PA)、繼續申請案(CA)、部分繼續請案(CIP)、分割案(DA)及請求繼續審查案(RCE)等。

二、暫時申請案(Provisional application)：

發明人向美國專利商標局提出「暫時申請案」，並且在十二個月內提出正式申請案後，可獲得以暫時申請案之申請日為優先的日期，逾期一年沒提出正式申請案的話，暫時申請案自動失效，且不能取得申請日的優惠。暫時申請案不需提交申請專利範圍。

三、延續申請案(Continuation application)：

以相同正式申請案提出第二次申請，可使用尚在審查階段的先申請案之申請日為優先權日，目的是為了申請不同的請求項範圍。為了爭取核駁的部分申請專利範圍，或繼續嘗試全部被核駁的專利申請範圍時為之。

四、部分延續請案(Continuation in part application)：