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進入後Alice時代，如何影響USPTO關於人工智慧專利適格性之審查？

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美國專利商標局（USPTO）進行了多項研究，從多個角度分析這些變化的影響。這些研究說明了USPTO實踐的有效性，並有助於為可專利標的相關政策提供資訊。

受Alice案影響的技術的審查結果

USPTO關注的一個領域是專利適格性指南對審查過程的影響。為了更好地了解正在進行的關於專利適格性判例的廣度和深度的辯論，USPTO研究了審查結果，以回應Alice案的決定及USPTO相關的人員指南。

2020年5月，USPTO發布了其報告〈調整愛麗絲〉（Adjusting to Alice），該報告探討了自Alice判決以來USPTO的審查結果。

首先，調查結果表明

Alice案在判決後的18個月內將收到第一次審查意見並駁回專利不適格標的之可能性增加了31%。此外，專利審查中的不確定性被定義為技術領域內審查員對專利適格性之決策性差異增加了26%。同時，在2018年和2019年發布的〈USPTO指南〉，在很大程度上扭轉了Alice案在專利審查中的上升趨勢。

2019年，在USPTO的PEG指南更新1年後，受Alice案影響的技術因專利不適格標的而被駁回的首次審查意見的可能性降低了25%。又，此類技術專利審查的不確定性降低了44%。儘管USPTO的研究範圍很窄，也就是專注於專利審查過程中的不確定性，它提供了系統證據，證明Alice案的決定增加了使用專利制度的創新者的不確定性。創新過程任何部分的更大不確定性都會抑制經濟活動。更高水平的不確定性可能會減少對新技術或現有技術的投資，也就是它們會降低有效專利的經濟價值，減少專利購買和授權交易，並限制獲得創業融資的機會。

人工智慧相關技術的專利適格性結果

新冠疫苗代表了甚麼？從背後不同利益方的博奕出發

范國華／主持律師、吳尊傑／法務專員

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領先的RNAi醫療公司Alnylam Pharmaceuticals（納斯達克：ALNY；下稱「Alnylam」）在2022年3月17日宣布，已分別向美國德拉瓦州地方法院就輝瑞公司（Pfizer，下稱「輝瑞」）和莫德納公司（Moderna，下稱「莫德納」）侵害Alnylam公司的美國專利（11,246,933，下稱「933專利」）的行為尋求損害賠償訴訟。在輝瑞、莫德納製造和銷售其信使RNA （下稱「mRNA」）的新冠疫苗中，涉及Alnyalam公司的可生物降解陽離子脂質（biodegradable cationic lipids）相關專利技術，這是mRNA新冠疫苗成功研發的基礎。Alnylam公司正在根據它過去的研究來尋求法院作出公平的補償[1]。

關於原告Alnylam公司的背景資訊

總部位於麻薩諸塞州劍橋市的Alnylam公司，引領RNA干擾（RNAi）轉化為全新一類創新藥物，有可能改變患有罕見和流行疾病且需求未得到滿足的人們的生活。基於獲得諾貝爾獎的科學，RNAi療法代表了一種強大的、臨床驗證的方法，可產生轉化藥物。自20年前成立以來，Alnylam公司一直引領著 RNAi革命，並繼續實現將科學可能性變為現實的大膽願景。其商業化RNAi 醫療產品是由Alnylam的合作夥伴諾華公司開發和商業化的ONPATTRO®（patisiran）、GIVLAARI®（givosiran）、OXLUMO®（lumasiran）以及Leqvio®（inclisiran）。Alnylam公司擁有豐富的研究藥物的生產線，包括六種處於後期開發階段的候選產品。其正在執行其「Alnylam P5x25」戰略，即通過可持續創新和卓越的財務業績，為罕見病和常見病提供變革性藥物，造福全球患者，從而形成領先的生物技術形象[2]。

來自莫德納的答辯[3]

2022年1月17日，原告Alnylam公司就Moderna, Inc.、ModernaTX, Inc. 和Moderna US, Inc.（以下統稱「莫德納」）提起專利侵權訴訟。Alnylam聲稱 莫德納的mRNA1273新冠疫苗侵犯了原告的第933號美國專利。

惟莫德納主張法院應根據其向美國政府的供應合約來駁回原告公司直接和間接的專利侵權訴訟。而Alnylam只能依28 U.S.C.第1498（a）條，在聯邦索賠法院（United States Court of Federal Claims）對美國政府提起訴訟。故法院應根據聯邦民事訴訟法第12(b)(6)條批准其聲請駁回請求，並在不利於原告的情況下駁回基於莫德納向美國政府出售和提供新冠疫苗劑量的訴訟。

來自輝瑞的答辯[4]

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休旅車品牌Jaguar Land Rover在美起訴福斯汽車集團專利侵權

11月19日，JLR向美國國際貿易委員會(International Trade Commission, ITC)起訴，福斯集團下包括：保時捷、藍寶堅尼、福斯汽車，以及奧迪，侵害JLR專利[1]。此案，英系越野、休旅車品牌Jaguar Land Rover (JLR)在美國對上德系福斯(Volkswagen, VW)集團。

JLR請求ITC發出限制排除命令(Limited exclusion order)、禁制命令(Cease and desist order)，並於總統批閱的60日內擔保(impose a bond)被控侵權產品。訴訟關鍵，在於休旅車的動力與控制系統。JLR表示，其行動是為了保護公司避免其他公司將侵權產品導入美國市場。

2019年國際能源署(International Energy Agency, IEA)年報指出，由於消費者偏好休旅車，減碳的效益可能因此被抵銷掉[2]。環境保護的效果固然重要；不過，這也顯示車界的趨勢，休旅車的風潮正在擴散。JLR主張，福斯集團下相關產品使用其技術未經授權。

綜合報導[3]，本次JLR針對的型號有保時捷Cayenne、藍寶基尼Urus、奧迪Q5、Q6、Q7、Q8和E-Tron，以及福斯的Tiguan。JRL先前於2018年也曾向賓利 (Bentley)提起相關動力系統技術侵權訴訟，涉訟專利為編號7,349,776以及RE46,828號兩件發明專利。被告賓利請求法院撤銷訴訟被拒，該案仍在進行中[4]。

對於開發越野休旅車的JLR而言，具有良好的懸吊系統更是維持競爭力的關鍵。懸吊系統有助提升乘車體驗，現有的JLR可以依據使用者選擇不同地面切換動力輸出與控制模式，例如：沙地、泥濘[5]。福斯集團表示，目前正在檢視目前情況，在此階段尚不會提供評論。

眾律國際法律事務所累積多年國際商務法律經驗，所長范國華律師／法學博士帶領，檢視產業內部和外部交易的法令遵循走向及影響，包括：公司治理、投資併購、智財保護、權利管理，為您的國際事業提供專業、精準的建議。

一、前言

  我國專利法第一條即開宗明義表示，專利制度之目的在促進產業發展，為避免專利權人專利之濫用行使，該法亦從平衡專利權個人利益及社會大眾之公共利益之觀點，對專利權加以一定之限制為維護交易秩序與消費者利益，以確保公平交易、公平競爭、防止不正當競爭、壟斷、不當聯合行為、及聯合價格操控等，許多國家紛紛制定相關的法規。

二、我國專利法

  根據我國專利法第七十六條文第二項：「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權」，而將限制競爭或不公平競爭之情事納入其限制範圍中。

三、美國─反托拉斯法

  美國政府以反托拉斯法限制專利權人有限制競爭或不公平競爭情事之發生。反托拉斯(antitrust)的最初意義就是反壟斷(antimonopoly)，始於美國石油大王洛克菲勒(John D. Rockefeller)在1882年聯合了40家相關的企業，集體由標準石油托拉斯(Standard Oil Trust)統籌管理業務，經由聯合管理達成拉抬或控制價格的目的，而演變成不當壟斷的現象。美國政府為解決此狀況，於1890年通過鼎鼎有名的休爾曼法(Sherman Act)。標準石油反托拉斯(Standard Oil Trust)之後被美國政府起訴，且於1911年宣告瓦解，此後反壟斷被稱為反托拉斯，即是在對抗藉聯合信託以行使不當之商業壟斷。現今在美國與反壟斷相關的競爭法，籠統稱之為反托拉斯法(Antitrust laws)，通過的相關法案，包含有1890年休爾曼法(Sherman Act)，1914年克萊頓法(Clayton Act)，1914年聯邦貿易委員會法(The Federal Trade Commission Act)，1936年羅賓遜-帕特曼法(Robinson-Patman Act)，以及1950年賽勒-凱福維爾法(Celler-Kefauver Act)。

四、現況

  近年來，我國科技競爭力日漸受到國際的重視，台灣產業在國際市場具有舉足輕重的地位，從台灣出口到美歐地區的貨物日漸增多，相對性台灣廠商也面臨了許多在美國的專利侵權訴訟案件，更面臨到反托拉斯法的調查。最近的案件以友達光電等許多廠商在2006年以聯合壟斷LCD面板價格被起訴最為轟動，以下為其案件之整理表格：

近期美國專利訴訟簡論 

眾律國際法律事務所  專利程序助理許美盈

2012-06-27

壹、簡介

　　隨著科技的發展與各國專利權的申請案增多，跨國訴訟的專利權之歸屬與主張也有增加之趨勢。例如蘋果與HTC的專利權之爭自2010年3月開始後，便陸陸續續持續著，兩邊攻防不斷，直至今年6月，雙方之專利權戰爭非但沒有休止，蘋果在美國維吉尼亞州地區法院，再度對HTC提高，而這次蘋果指控HTC違反FRAND條款和反壟斷訴訟，指控HTC用4G/LTE標準相對的關鍵專利。

　　當企業在美國專利權遭人侵害時，專利權人有兩種方法得以救濟：(1)於美國聯邦地方法院提起民事專利侵害訴訟；(2)於美國ITC(United States International Trade Commission)[1]提起關稅法337條不公平競爭控訴。而專利權人可藉由這兩種方法分別取得：(1)美國國際貿易委員會337行政判決(禁運、禁止、查封及沒收令)；(2)聯邦法庭禁止令。

       初步禁令(preliminary injunctions)是美國專利侵權訴訟中禁令性救濟(injunctive relief)之一，其頒布必須遵循一系列規則：

(1)請求頒布初步禁令的申請有必須舉證說明最終勝訴的合理可能性

(2)舉證說明，如不頒布初步禁令，申請人將蒙受難以彌補的損失

(3)法院必須考慮初步禁令授予與否會對其他利害關係人帶來的損害

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查目的 

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查目的

對於被控侵權人或潛在被控侵權人而言，再審查的目的可以歸納如下：（1）增加與專利權人之談判籌碼；（2）據以請求地方法院暫停訴訟（Stay of Litigation）；（3）作為非蓄意侵權（Non-Willful Infringement）的依據；（4）作為主張專利權人行為不正（Inequitable Conduct）的依據；以及（5）作為訴訟結果不利時之保險。分述如下：

（1）    增加與專利權人之談判籌碼：在訴訟風險明顯且不可忽視的前提下，一份準備完整的再審查請求書，在提交至USPTO之前，適時適度地讓專利權人知悉內容，可以增加專利權人的協商壓力，進而為自己增加談判籌碼。即使最後沒有向USPTO申請再審查，為此所作之準備也可以用在當前或將來的專利無效訴訟中，努力並不會白費。在此需注意的是，一旦向USPTO提交再審查請求，無論是單方或多方再審查均無法撤回。因此，若首要目的是授權談判，那麼申請人於提交再審查請求前，即應透露給專利權人知道以促進協商。另外，如果一多方再審查已開啟，即便申請人與專利權人達成和解，PTO也不會因此撤銷申請人的參與資格，倘若和解協議限制申請人繼續參與再審查，申請人可以主動放棄後續參與的資格，而當申請人退出後，多方再審查程序實質上會變成單方再審查程序，其餘利害關係人並不能藉此取代申請人參與再審查。

（2）    據以請求地方法院暫停訴訟：當系爭專利同時繫屬於USPTO之再審查及地方法院之訴訟程序時，當事人可以請求地方法院暫停訴訟，藉以節省訴訟成本或增加對方協商壓力。法院在考量是否暫停訴訟時，通常最在意後續再審查期間還要多久。由於後續再審查期間可能從數個月到數年，因此想要說服法院暫停訴訟，一定要提出合理可信的再審查期間表，大部分法院至少要看到CRU發出第一次官方通知才會考慮是否暫停訴訟。

（3）    作為非蓄意侵權的依據：由於再審查同意令的核發意味著USPTO同意系爭專利具有可專利性實質性新問題（SNQ），被控侵權人可以據以爭執他是在相信系爭專利是無效的前提下才實施該專利，再加上CAFC於In re Segate一案中提高蓄意侵權的判斷標準，因此，再審查同意令可能成為反駁蓄意侵權指控的利器。不過目前地方法院係將再審查同意令視為蓄意侵權之眾多考量因素中的一項因素，來據以衡量是否合乎In re Segate案所建立之標準。另外，系爭請求項修改與否也可能影響蓄意侵權的判斷，舉例而言，若系爭請求項於審查過程中未被USPTO核駁或者於審定後仍能保持不變，則法院有可能會降低再審查對於蓄意侵權的影響比重，反之則可能有利於非蓄意侵權的主張。

（4）    作為主張專利權人行為不正的依據：由於專利申請過程中，專利申請人與參與申請之關係人有義務向USPTO揭露與可專利性有關之資訊，否則可能會構成不正行為，使得專利無效。因此，倘若被控侵權人可以證明專利申請人有專利申請當時應揭露而未揭露之先前技術（例如其它國家對同一發明之專利申請所下達之核駁中所使用的引證案），並據以讓USPTO開啟再審查程序，即有較高的勝算向法院主張專利申請人有不正行為，系爭專利應屬無效。需注意的是，不正行為是否成立需同時衡量先前技術的客觀相關度與專利權人的主觀欺騙意圖（亦即專利權人是否刻意欺瞞PTO），且客觀相關度與主觀欺騙意圖為兩獨立要件，亦即不得僅因該先前技術與系爭專利是高度相關的，即據以推定專利權人具有明顯的主觀欺騙意圖^（註）。

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查申請策略

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查申請策略

單方再審查與多方再審查有各自的審查流程，申請人可視個案需求分別申請單方及/或多方再審查。如前所述，單方再審查的主要申請規範包括：（1）任何人均可申請；（2）申請人可匿名；（3）可申請多次；以及（4）申請後申請人即脫離審查程序（唯一參與機會是針對專利權人於申請日起二個月內向CRU提交之陳述書作回覆）。多方再審查的主要申請規範包括：（1）限專利權人及其關係人以外之人申請；（2）申請人不可匿名且需揭露關係人；（3）申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前，未經CRU主管同意，不得針對系爭專利提出另一多方再審查；（4）申請人及其關係人就先前多方再審查過程中已提出或可得提出之可專利性資訊，不得據以再次提出多方再審查；以及（5）申請後申請人仍能繼續參與審查程序。無論是單方或多方再審查，再審查內容原則上均會公開。

由於單方再審查不限制同一申請人申請多次，部分申請人會策略性地提出多次單方再審查，這麼做的好處包括：（1）於首次再審查的準備工作中，只需針對少數請求項之SNQ來準備，其餘請求項之SNQ可留待後續申請之單方再審查中主張，如此即可縮短首次再審查的準備時間；（2）僅管單方再審查給予申請人之參與空間非常有限，但申請人可以根據在先之單方再審查的公開內容（包括官方通知與專利權人之回覆意見）來準備在後之單方再審查，以達到類似多方再審查的效果。有專利權人認為多次提出單方再審查是一種騷擾及蓄意延宕審查之行為，且使申請人不公平地享受到類似多方再審查的好處但規避掉其限制。USPTO目前係要求SNQ必需是新的且非累積性的，來有限度地防止申請人針對同一專利大量申請單方再審查。此外，USPTO之專利法律行政辦公室（Office of Patent Legal Administration, OPLA）也可將多個單方審查查予以併案處理，甚至專利權人也可以針對併案與否之決定以及騷擾行為向OPLA提出請願，基於USPTO擁有完整之權限來決定是否併案，應可解決相關問題。

另有一種作法是：再審查申請人先申請單方再審查，之後再申請多方再審查。如此一來，申請人可以加快首次再審查準備工作（僅針對少數請求項來申請單方再審查），以取得較早之申請日來強化向法院要求暫停訴訟的正當性。類似地，USPTO也可將單方與多方再審查予以併案。

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查潛在風險

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查潛在風險

由於USPTO之再審查程序與地方法院之訴訟程序是相獨立的，申請人（即被控侵權人）與專利權人在同時處理再審查與訴訟時，會各自遇到不同的潛在風險。

同時面對再審查與訴訟時，在執行上，專利權人的主要難題是如何有效區隔訴訟團隊與再審查團隊（包括內部與外部專利法務人員、律師與專家證人）。於再審查程序中，專利權人與參與再審查之共同利害關係人（Patentee and its Privies）有義務正當且誠實地跟USPTO對話，該義務包含了揭露與可專利性有關的資訊，一旦違反該義務，即可能構成不正行為，進而使專利無效。於此同時，在訴訟方面，法院可能會核發保護令來規範訴訟雙方如何處理訴訟所涉及的機密資料，當一份機密資料與可專利性有關時，如果專利權人之訴訟團隊與再審查團隊區隔不清，再審查團隊即可能背負著將該份資料提交予USPTO的義務，而使訴訟團隊違反保護令；亦或為了遵守保護令不提交該份機密資料，而使再審查團隊違反揭露義務，進而構成不正行為。儘管USPTO曾表示保護令範圍內的資訊在沒有證據顯示該資訊可以公開的情況下是不需提交的，但為避免爭議，許多訴訟律師選是會選擇不參與再審查，以避免所持資訊揭露與否的困擾，然而，這也造成了訴訟團隊與再審查團隊可能會出現立場或說法不一致的風險，尤其在請求項範圍之建構與可專利性之解釋方面可能出現分歧。因此，如何同步二個獨立運作的團隊是專利權人頭痛的地方，當然，倍增的費用也是。

在申請人方面，雖然沒有必要區隔訴訟團隊與再審查團隊，然而申請人最大的隱憂來自於自身的機密資訊會否被專利權人用來修改請求項或撰寫新的請求項，藉此一面限縮請求項範圍以避開先前技術，一面將申請人之產品納入修改後的範圍裡。理論上，訴訟中的任一方都不可以利用對方的機密資訊來修改或新增請求項（無論是申請中或再審查中之專利），但由於舉證不易，事前的防範可能會比事後的追訴來得有意義。因此，雙方在協商訂定保護令內容時，必須考慮到進行中或未來可能開啟的專利申請或再審查程序，以擬出妥善的保護令，尤其申請人方面（被控侵權人）更應著力要求專利權人嚴格區分訴訟與再審查團隊。

註：Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (CAFC 2011) (en banc)

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介 

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

再審查簡介

美國專利的再審查程序有二種：一是單方再審查（Ex Parte Reexamination）；一是多方再審查（Inter Partes Reexamination。美國專利改革法案以多方審視程序（Inter Partes Reviewing Proceeding）取代目前之多方再審查，預計於2012/9/16生效）。單方再審查任何人均可申請，且可匿名，總費用約一至二萬美元；多方再審查限專利權人及其關係人（Patentee Owner and Its Privies）以外之第三人申請，不可匿名，且審查標的限申請日為1999/11/29當日或之後的美國專利，總費用約五到二十萬美元。二種再審查程序之要件整理如下： 

                美國專利單方與多方再審查要件表 

以美國專利再審查平衡訴訟風險-前言

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

前言

台灣企業在走向國際、與世界貿易的過程裡，終究會面臨專利侵權訴訟的風險，愈是成功的企業，曝露在訴訟風險的機會就愈大，訴訟之成本與損害賠償金額通常又以美國專利訴訟為最。面對美國專利訴訟威脅時，企業的因應之道不外乎有四：（1）主張非侵權；（2）迴避設計；（3）主張專利無效；及（4）尋求和解。主張專利無效的管道有二，一是經由訴訟向聯邦地方法院（District Court, DC）主張專利無效，二是向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）提出再審查。以往台灣企業主張專利無效的戰場通常是在聯邦地方法院，再審查程序由於緩不濟急又前景不明，較少為企業所採用。然而此一狀況在二件事發生後有所改變：其一是2005年USPTO成立了一個再審查中心（Central Reexamination Unit, CRU），專責處理再審查案，使得再審查成為更迅速可靠的專利有效性審查手段；其二是2007年美國聯邦最高法院（Supreme Court）於KSR v. Teleflex案中闡明顯而易知性（Obviousness）的判斷標準，使得USPTO對於專利是否顯而易知有更寬鬆的審查空間。

USPTO的再審查與地方法院的審理係相互平行之程序，當事人可依個案進度與需求選擇戰場。由於再審查相較於訴訟在費用上遠為低廉（再審查費用估一到二十萬美元；地方法院訴訟費用估二百萬美元以上），且統計上對專利權人較為不利。因此，面臨美國專利訴訟風險時，被控侵權人或潛在被控侵權人應將再審查視為一重要的反制手段。

美國專利禁制令之要件

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-03-23

壹、35 U.S.C

1.§271-(e)-(1)、(3)[1]

有關藥品和家畜生理產品非屬得申請禁制令之客體。

2.§283[2]

對於爭議標的有管轄權之法院得基於專利權保障之公平原則，在合理情況下對於爭議標的發出禁制令。

眾律國際法律事務所 實習律師陳宜誠

2012-03-16

某公司總經理來所詢問，該公司運送美國之產品遭競爭對手以專利侵權為由，訴請美國ITC依照三三七條款發給禁制令，請問何謂ITC三三七條款，而廠商應如何應對？ 

答：

美國的專利法和著作權法均屬於聯邦法律，所以涉及專利案件乃由聯邦法院專屬管轄[i]，相關訴訟能否成立與其舉證要求，類同我國民事訴訟。美國聯邦憲法第一條第八項規定，僅美國國會有權制定授予發明人專利權和授予著作人著作權的法律，但不包括授與商標專用權或其他智慧財產權。因此美國的專利法和著作權法均屬於聯邦法律，涉及專利案件乃由聯邦法院專屬管轄，各州的州法院對此等案件並無司法管轄權。

由於專利案件都循民事訴訟由聯邦法院審理，複雜的專業知識配合美國所特有之發現程序（Discovery Procedure）與聯邦法院對專利能否因為沒有進步性而被宣告無效採 TSM 標準，專利訴訟時程進行緩慢 [1] ， 根據美國 1989 年的統計，美國聯邦地院平均要花費 31 個月（即兩年又七個月）來審結一件專利侵害訴訟， 更不易舉發專利無效，使得在美國進行專利訴訟案件更為困難。

[1] See Annual Report of The Director of The Administrative Office of The U.S. Courts: Twelve Month Period Ended June 30, 1989, Appc-5 (1989).

而美國關稅法第337條的立法目的，在防止美國產業遭受進口產品的不公平競爭而遭受損害，而美國國際貿易委員會(International Trade Commission，ITC)為一獨立而具準司法權力的行政機關，會內設委員六名，由總統提名，經參議院同意後任命之，每一黨派最多三人，一任九年，通常不得連任。為保持其政治中立，其主席必須每兩年由不同黨派委員中選任。

ITC 的主要任務就是為保護美國工業，針對不公平競爭之進口產品，防止對美國企業具損傷力之外國產品的輸入、銷售，及防止對美國智慧財產權的侵害。所以，ITC侵權案能否成立的先決條件之一，就是原告必須先證明美國國內有相關產業確有遭到被告侵害。