眾律國際法律事務所

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-13

前言

在撰寫專利說明書的時候，藉由不同的附屬項依附關係，將可以造成不同的結構與效果。適當的結構規劃將可以得到較好的實務效果，附屬項的依附結構可分成以下三種：

一、鏈狀結構

鏈狀結構指後一項附屬項依附在其前一項請求項，以此依序排序成類似直鏈狀的請求項依附關係。舉例來說，請求項1為獨立項，請求項2到4為附屬項，請求項2依附在請求項1上，請求項3依附在請求項2上，請求項4依附在請求項3上。

二、環狀結構

環狀結構指所有附屬請求項皆依附在一個獨立請求項。舉例來說，請求項1為獨立項，請求項2到4為附屬項且皆依附在請求項1上。

三、樹狀結構

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-11

附屬項為申請專利範圍中，不獨立的請求項，其可以依附在獨立項或者其他附屬項。附屬項包含了所依附請求項的所有技術特徵，並另外增加技術特徵，如此可以避免相同內容重複記載(專施 18)。附屬項的申請專利範圍必然落在其依附的請求項的範圍之內。附屬項分為下列兩種態樣：

1. 詳述式：將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並對其中的部份技術特徵詳加界定。

2. 附加式：將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並增加被依附請求項原本未包涵的技術特徵。

 附屬項在實務上另外有以下功能：

1. 1.      備用

在審查時，當範圍較大的被依附項不具有可專利性時，附屬項的存在使該發明的某些特定實施樣態仍可能獲准專利。

1. 2.      較廣請求項的具體化

為了獲得較大的申請專利範圍，獨立項的記載通常會使用較上位或抽象化的用語，因此在解讀時常常不易被理解。附屬項所記載的內容會較具體化，因此在閱讀時可以先看附屬項，以幫助理解獨立項的記載。

一、前言

  為了調和專利權人與公眾的利益，專利法設有「舉發」之公眾輔助審查制度，其藉由公眾的協助，智慧財產局可就已公告的專利案再審查，使專利權之授予更為正確無誤。而我國專利新法於2011年11月29日經立法院三讀通過，其中對於舉發範圍亦有大幅增修。

二、專利新法修正舉發範圍相關規定

  為符合國際趨勢並鼓勵創新、保護研發之成果，在本次修法中修正舉發範圍以下就新舊法之差異敘述說明。

專利法修正 – 損害賠償計算方式(§97)

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利工程師暨法務 簡敏丞

現行專利法(民國99年08月25 日)第八十五條規定 :

『依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

專利法修正 – 專利侵權要件釐清(§96)

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利工程師暨法務 簡敏丞

現行專利法(民國99年08月 25日)第八十四條規定 :

『發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。

專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。

發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。

一、前言

  專利權係法律賦予專利權人排他的權利。若被告確有侵害專利權之行為，即須負責損害賠償責任。專利權損害賠償金額以我國專利法新法第九十七條規定設有損害賠償的制度。除我國專利法外，法院尚有運用民法及民事訴訟法作為損害賠償額度計算方式。

二、計算方式

  依我國法規，我國專利侵權損害賠償金額計算方式分述如下：

  (一)具體損害賠償說

  根據我國專利法新法第九十七條第一項第一款：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第兩百十六條之規定。」，此種方法又稱為具體損害計算法。民法第兩百十六條為民事法律損害賠償之基礎規定，其計算方式為：填補權利人因侵權行為所受損害以及所失利益為限。所受損害指現存財產因損害事實之發生而被減少，所失利益則指因損害事實之發生致受害人原本應增加之財產或利益未增加。

  (二)差額說

  即比較專利權人遭受侵權行為前後之收益差別作為賠償額度之計算。根據我國專利法新法第九十七條第一項：「…但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。」專利權人雖能證明侵害人具有侵權行為而無法證明其損害時，專利權人可就自身之實施專利權前後收益之差別，而為損害賠償金額之主張。通常所可獲得之利益，應指在專利侵害期間，若無侵權行為專利權人所預期之利益。

  (三)總利益說

  總利益說是以侵權行為人之所得扣除商品成本後之利益總額，作為專利權人得請求之損害賠償數額，根據我國專利法新法第九十七條第一項第二款：「依侵害人因侵害行為所得之利益。」可知專利權人只要證明侵害人因侵權行為受有利益即可請求損害賠償，但侵害人可以反證推翻，例如：證明其利益所得與侵權行為之間並無因果關係存在，或舉證證明其所得之利益少於所付出之成本等。

一、前言

  專利權是一種排他權利。專利權人在一定期間內，享有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。若他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品或使用其專利方法之行為，即侵害專利權。

二、專利侵害之態樣

  根據我國專利法第五十六條：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權…」、專利法第一百零六條：「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權…」及專利法第一百二十三條：「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權…」可知受法律保護之發明、新型及新式樣專利權利。

  若其專利之物品或方法落入侵害專利權範圍，則為專利侵害，其樣態如下所述。

  (一)專利直接侵害

  將他人的專利之物品或方法一模一樣的加以製造、使用、販賣或進口。

  (二)專利間接侵害

目前專利法就間接侵權雖無明文規定，但透過民法及判例之補充，仍有共同侵權及間接侵權之法源依據。依民法第一百八十五條第一項之規定，若數人共同不法侵害專利權人之專利權，需負連帶賠償責任，又稱共同侵權。依民法第一百八十五條第二項之規定，「造意人及幫助人，視為共同行為人」，即為目前現行法下間接侵權之依據。而其樣態如下：

1.由第三人引誘侵權人直接從事專利的侵害行為。

一、前言

  專利之排他權，並非意味著有關製造、販賣及使用之權必須由專利權人加以實施。專利權人可藉由讓與或授權方式由受讓人或被授權人實施其專利，其中專利授權係指專利權人對該專利仍保有其完整的權利，只是將實施該專利權利的全部或部分，於特定條件下，授權予他人在授權範圍內，行使該專利之全部或部分權利，於授權期期滿或其他條件成就時，專利權人即自動恢復其全部權能。

二、專利授權之樣態

  專利授權為專利所有權人基於本身之利益而將其所擁有之專利，以一定條件授予他人特定範圍之權限，而授權的各種類型依授權範圍劃分有兩種樣態，如下所述。

(一)專屬授權

  根據我國著作權法第三十七條第四項：「專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。」可知專屬授權是指被授權人在一定的地域範圍和一定的時間期限內專屬擁有授權人該專利之實施權。即被授權人為該專利的唯一授權使用者，授權人和任何第三人均不得在該地域和期間內使用該項專利，且被授權人完全享有該專利之實施權，但專利的所有權仍屬於授權人。依照專屬授權契約的規定，專利權人無權再將該項專利的實施權轉讓他人而且專利權人本人也不能實施該專利。只有當契約期滿後，專利權人才擁有實施該項專利或向他人轉讓該項專利的權利。此外，專利已為專屬授權之狀態下，除另有約定外，該專利所有權仍得讓與或繼承。

(二)非專屬授權

  專屬授權與非專屬授權最主要之區別，即在於我國新法專利法第六十三條：「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」非專屬授權即授權人得將受法律保護專利之各項排他性權利，在相同期間或地域範圍內，得同時或先後分別授權予不同對象，而在授權範圍內，被授權人得以自由行使該項被授予之權利，而免於侵權之疑慮，但無控制或排除專利權人或第三人使用相同專利，而與其競爭之情況，或者，對於授權專利受侵害時，亦無權提起訴訟。再者，除非授權雙方間另有約定，否則被授權人無再將該權利受予第三人之權，即指其無再授權之權利。

  也就是說，非專屬授權是一種允許授權人多次授權的授權方式，除了允許被授權人在規定的地域或時間內實施其專利外，還可以繼續允許其他第三者實施其專利，並且專利權人仍保留著自己對其專利的使用權。

三、結語

一、前言

  所謂權利耗盡原則，指權利人就其所製造、創作或經其同意或製造或重製之物品，於第一次進入市場後，即喪失其對該物品之販賣權與使用權。亦即權利人就該物品之販賣權、使用權已經被耗盡，任何合法取得該物品之第三人，均可自由將該物品讓與他人或任意使用，權利人不得予以干預或主張權利。權利耗盡規定之目的是為了對專利權人行使其發明之販賣權、使用權加以適當之限制，使該專利品可順利自由流通並發揮其使用效益。但專利權人是否有權禁止他人平行輸入專利品之行為，這裡則以我國專利法規及其效力來探討。

二、現況

  平行輸入是指沒有經過專利權人或其代理商的授權，從國外買到其製造物後，自行輸入國內販售。在民國九十九年專利法第五十七條第六款：「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」中規定第一次銷售後其專利權人之專利耗盡，且其中規定製造、販賣不以國內為限，但是平行輸入之行為乃是在外國製造，在國內販售，且民國九十九專利法中第五十七條中明訂販賣之區域，由法院依事實認定之。

  若是以其權利耗盡之原則探討，關於權利耗盡原則依其效力可分為國內耗盡與國際耗盡二種，其意涵分述如下：

  (一)國內耗盡：所謂權利的國內耗盡，係指權利人就其所製造、創作或經其同意製造或重製之物品，於本國內第一次進入市場後，其對該物品之販賣權與使用權始被耗盡，因 此，對於在外國第一次進入市場之物品，權利人對該物品之權利仍未耗盡，而得於本國內就該物品主張其權利。

  (二)國際耗盡：在外國的第一次銷售行為即使權利人就該物品之權利耗盡者，則為權利的國際耗盡理論。換言之，權利人對其所製造、創作或經其同意製造或重製之物品，於本國或外國第一次進入市場後，其就該物品之販賣權與使用權即被耗盡，而不得復行主張。

  而我國在民國一百年十一月二十九日立法院三讀通過「專利法」修正案中修正我國權利耗盡原則明確採用國際耗盡原則。

三、結語

  根據我國九十九年專利法第五十七條之規定無法明確界定其平行輸入是否侵害專利權人之販售權，其販售之侵害由法院依事實認定之。但我國在民國一百年十一月二十九日立法院三讀通過「專利法」修正案中修正我國權利耗盡原則明確採用國際耗盡原則，從而界定該物品在外國第一次銷售行為即耗盡專利所有權人之權利。

專利法第56條第3項規定，「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」參考美國專利侵害訴訟實務，自1995年Markman v. Westview Instruments案起即確立將所有解釋申請專利範圍之依據分為內部證據(intrinsic evidence)及外部證據(extrinsic evidence)。

內部證據為被解釋之申請專利範圍及該專利本身相關的申請文件，包含專利說明書及申請歷史檔案(prosecution history)。其中，內部證據的適用順序為，先參考申請專利範圍，然後是說明書，最後是參考申請歷史檔案，申請歷史檔案例如是專利權人所表示之陳述（申復/答辯）、或是審查人員之見解。。

而外部證據則泛指非屬內部證據之資料或證詞，包括：普通字典、科學字典、教科書、工具書、權威著作、百科全書、學術論文、刊物、發明人證詞、專家證詞、期刊文獻申請人之相關專利、未被該專利引用之先前技術及具有通常知識者之觀點等。

引用外部證據解釋申請專利範圍，主要目的是協助法官理解系爭專利相關之科學原理、技術用語之意義及申請時該發明所屬技術領域之水準，而非直接用來解決申請專利範圍不明確之問題。然而，引用外部證據解釋申請專利範圍時的不確定性比較高，因為在同時有多個外部證據解釋同一技術出現分歧時，將無法確定法官會採用何種外部證據。

通常地，內部證據會優於外部證據，也就是在內部證據足夠解釋申請專利範圍時，將不會考慮外部證據。依「專利侵害鑑定要點」，若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據；若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。其理由在於申請專利範圍、說明書及申請歷史檔案資料等內部證據一經公告則具有公示功能或效果，社會公眾基於對政府公告的正當信賴，內部證據已為明確的情況下，應以其為解釋申請專利範圍的唯一依據，外部證據僅屬補充性質，亦即其係依內部證據無法明確解釋申請專利範圍的情況下所使用之補充證據。

參考資料

台灣專利法

顏吉承，專利說明書撰寫實務

台灣專利法是依據巴黎公約以及其他國家的專利法制訂而成，並且在修法的時候也常常會參考其他國家的判決，如美國、日本、大陸或歐洲等等。其中，美國的專利法已經施行百年以上，其相關判決的數量也遠遠大於台灣，參考美國的判決應有助於釐清國內專利判決的走向。其中，本文所要討論的即為貢獻原則(dedication rule)。

貢獻原則係美國最高法院於1926年所創設有關解釋申請專利範圍的法則，指申請人掲露於說明書或圖式但未載於申請專利範圍中之技術手段，應視為貢獻給社會公眾，但可成為先前技術，作為核駁後申請案之新穎性及進步性的依據。此外，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於Johnson & Johnson v. R.E. Service Co.案中曾判決：即使說明書中所揭露但未載於申請專利範圍的部分，與記載於申請專利範圍的部分均等，因貢獻原則之適用，不得再主張均等論。

另外，在專利侵害鑑定要點中亦有提到，發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾，例如申請專利範圍中記載之技術特徵為Ａ，待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為Ｂ，雖然發明說明中記載有Ａ、Ｂ，但申請專利範圍中僅記載Ａ而未記載B，即使B為A之均等物或方法，但因Ｂ未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」。由此可見，台灣對於貢獻原則的適用，應是與美國判決相類似。

具體而言，有些人為了核駁答辯的預留空間以及省申請專利範圍項數規費的考量，可能會在發明說明中撰寫了額外技術，但是卻不放入申請專利範圍內。此種寫法的好處已經如前所述，但是也有缺點，例如，若是在經過審查委員實體審查之後，直接發予核准專利的通知，此時申請人將會因為貢獻原則而拋棄在說明書已揭露的額外技術。

換言之，若是在沒有經費的考量下，最好的方式應該是將所有在發明說明或圖式中所揭露之技術，都納入申請專利範圍之中，或許會因此而多出了一些官方規費，但至少可以避免前述的問題，而造成了競爭對手可迴避該項專利的空間。

不過，也有人反其道而行，故意留下實際上會造成較高成本或較低效率的可迴避技術空間，使競爭對手針對該技術進行研發而無法突破，以保持本身原有的領先地位。

參考資料

台灣專利法

專利權係授予專利權人在法律規定的有效期限內，享有法律所賦予之排他性效力之權利，除法律另有規定外，得排除他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品（或該新式樣專利及近似新式樣物品）或使用其專利方法之行為，否則即侵害專利權。是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利之專利權範圍。

至於專利權人該如何證明自己的專利遭到侵害呢?專利侵害鑑定要點中提到三點：

一、證明專利權有效

專利權具有區域性及保護期間。專利權人所取得的專利權，僅在授予該專利權之國家境內及一定期間內始受該國法律的保護，期間屆滿或者專利權經撤銷確定者，專利權即失去法律效力而為社會所共有，任何人都可實施該專利權。

二、證明有侵權行為之事實

(一)專利權係使專利權人專有排除他人未經其同意而實施其專利之權。因此，如僅有實施的想法或侵權之準備，但尚未有製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利權之行為事實，或雖有實施專利權之行為事實，但係經專利權人同意或默許的實施行為時，均不構成專利侵害。

(二)上述之專利侵害行為，專利權人必須證明於何時、何地、如何被製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口專利物品或專利方法，始構成專利侵害之行為事實。

三、證明侵權行為人有故意或過失

(一)行為人若已預見自己製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之行為侵害專利權，而仍為之者，即屬故意。

(二)行為人雖不知其製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口行為已構成專利侵害，惟依民法第一百八十四條第二項之規定：「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。」惟若該等行為人能證明其行為無過失者，則依民法同條項但書規定，免負賠償之責。

專利法第56條規定，「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」其中，為販賣之要約係指明確對外表示有償讓與專利物品之行為。參照世界貿易組織（WTO ）中「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPs ）第28條第1 項規定，將「為販賣之要約」（offering for sale ）列為專利權之效力範圍。所稱「為販賣之要約」，係採廣義解釋，包含要約及要約之誘引，行為人明確表示其販賣意思者即屬之，如於物品上標示售價並陳列、於網路上廣告、以電話表示等。然而，在台灣的判決實務見解中，又是如何判斷呢?

一、97年度台上字第365號

本案裁判書之理由中，最高法院認為「…況依專利法第一百零六條第一項規定之文義觀之，似不含製造前之「設計」行為，而依民法第一百五十四條第二項規定，貨物「標定賣價」陳列者，始視為要約，但僅價目表之寄送，則不能視為要約，則單純「陳列」或其他為販賣之要約前之「廣告行為」，似亦非上開規定所得排除他人為之。…」最高法院認為，就目前專利法以及民法上的解釋，專利權的排他效果，並無法適用在製造前的設計行為，或是單純「陳列」，亦或是販賣之要約前之「廣告行為」。

【小結】

在最高法院這樣的判斷之下，似乎讓人有規避法令的空間，例如某公司製造侵權物之成果並放置於網路上，說明其為技術研發，若是有興趣者歡迎私下聯絡云云。此種方式就非常類似販賣之要約前之「廣告行為」，這也很容易造成專利權人無法有效舉證侵權人的侵權行為。

二、98年度民專訴字第85號

    專利法第79條規定，「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」專利專責機關認其係專利權人標示專利號之義務，故該條所稱「專利物品」或「其包裝」其意乃專利權人在可得標示之專利物品或其包裝上負有標示之責任，避免有因不知物品享有專利保護而發生侵害專利之行為，此亦符合專利制度促進產業進步之核心目的。參照國外立法例，專利權人或其被授權人未為專利標示固不得請求賠償，但經專利權人通知後之侵權，仍應負損害賠償責任。

    在實務的判例中，亦採取相同見解，認為專利侵權訴訟的損害賠償仍回歸到民事的過失責任主義，專利物品若無專利標示，則推定侵權行為人無過失無庸負擔損害賠償。另外，專利權人未為專利標示，仍得依據侵權行為之法律關係請求損害賠償，在智慧財產法院97 年度民專上易字第3 號判決：「專利權人雖無法證明其已為合法之專利標示，惟被控侵權人於書狀已自承其於正式生產ＪＨ-301 保溫、保冷茶桶時，曾於90 年4 月委託聯律專利商標事務所查證有無侵害他人專利，並經連燦煌君查證後告知有關上訴人之專利權『出水裝置之結構改良』（系爭專利）等情，故前述事實已足證被上訴人明知或可得而知訴人擁有一『出水裝置之結構改良』專利，故本件應有專利法第82 條但書的適用。是以縱使上訴人所提之證據不足證明其標示義務，惟其仍得依據侵權行為之法律關係請求損害賠償。至於請求損害賠償有無理由，則需以專利權有無受侵害做進一步判斷。」

    雖然在專利物品上需標示專利證書號實為對專利權人之負擔，然而，非所屬技術領域的第三人（如零售商、進口商）檢索特定物品是否具有專利，必須花費大量的時間與人力18，不僅檢索成本太高，而且很容易發生檢索遺漏之情形。專利權人履行專利標示之義務，並不會造成其過大的負擔，專利標示之成本也遠低於他人進行專利檢索之成本，因此，藉由專利標示可讓社會大眾輕易地得知物品是否具有專利權，降低社會大眾判斷是否具有專利之代價，並可讓他人請求授權或進行迴避設計。專利標示對於社會大眾所得之利益將遠大於對專利權人所生之限制。

參考資料

智慧財產法院97 年度民專上易字第3 號

陳政大，論專利標示

專利審查基準

台灣專利法

專利法第56條規定，「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」其中，為販賣之要約係指明確對外表示有償讓與專利物品之行為。參照世界貿易組織（WTO ）中「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPs ）第28條第1項規定，將「為販賣之要約」（offering for sale ）列為專利權之效力範圍。所稱「為販賣之要約」，係採廣義解釋，包含要約及要約之誘引，行為人明確表示其販賣意思者即屬之，如於物品上標示售價並陳列、於網路上廣告、以電話表示等。然而，在台灣的智財法院，實務上又是如何判斷呢?

在98年度民專訴字第85號之判決中，原告主張被告之商品型錄中，登錄有侵害原告專利權之產品；而被告則主張原告所提之證據並非販賣型錄。

在兩造雙方的主張之下，智財法院亦採取類似的見解，在該98年之判決中，被告在公司網站上刊載系爭型號為「SL-760」之工業用縫紉機圖，其並無定價或建議售價，因此依照民法第154 條第2 項規定：「貨物標定買賣陳列者，視為要約。但價目表之寄送，不視為要約。」在沒有定價或建議售價的前提下，則無法將網站上之工業用縫紉機圖片視為貨物之價目表。因此，不能將此視為販賣之要約。

【小結】

台灣對於專利的重視在近幾年各大科技廠遭受外國訴訟之下，始重視之，所以對於各種判決出爐，後面所代表的含義應重視之。在本案中，雖沒有標上價目表，並不得視為販賣之要約或誘引，但既然被告已在網站上刊載商品圖樣及其型號，那麼就一般消費者而言應該也會認知該商品應是用以販賣為主，若有意願，將會直接通過網站之聯絡方式而私下詢價，所以個人認為此一判決或許提供了有心者逃避法律規定的空間。

參考資料

98年度民專訴字第85號

專利審查基準

我國專利法就方法專利舉證責任分配原則，依循TRIPS第34條第1 項第(a)款所揭櫫之基本原則，考量方法專利之舉證困難，就舉證責任分配有民事訴訟法之特殊規定，而於第1項明定於一定要件下，得推定侵權而將舉證責任轉換予被告，唯有在適用第87條第1項之推定後，被告始有提出反證之責，或提出文書或勘驗物之義務。準此，於權利人主張被告侵害系爭方法專利部分，須於符合該製造方法申請專利前為國內外未見者，始有推定之適用，而生舉證責任倒置之結果，否則仍須由主張責任原因成立之權利人就被告侵害其所有之系爭方法專利權，負舉證之責任（最高法院98年度臺上字第367號民事判決參照)。

換言之，方法專利權人若要主張專利法第87條第1項時之「判斷」時，需有幾個要件：一、該方法所製成之物品為國內外未見；二、系爭產品與該方法專利所製成之物相同。為何要特別說明為「判斷」?因為即便符合了上述的兩個原則，並不代表系爭產品是以該方法專利所製成，只有在侵權者無法提出證據證明之情況下，才會推定系爭產品是以該方法專利所製造。

因此，在98年度民專訴字第100號的判決中，原告(專利權人)欲主張被告(侵權人)所生產之系爭產品已落入專利法第87條第1項的適用。而被告則主張系爭專利所製成之物在申請日前就已有在其他專利說明書或公開資料中出現。

至於智財法院之判決呢?根據專利法第87條第1項之適用情況，需同時符合前開段落所描述的兩個要件，然而，在證明「系爭產品與該方法專利所製成之物相同」時，卻發生了「無法證明」的窘境!也就是說，在無法證明的情況之下，就沒有專利法第87條第1項之適用。也因此，被告甚至連提出反證(也就是系爭產品的製造方法與該方法專利不同)的需要都沒有，就獲得了有利的判決。

因此，專利申請人在主張方法專利時，必須考慮到舉證上不易的問題。甚至於，在申請該方法專利時，就應該先考慮如以此方法所製成之物，會有甚麼可以證明的方法，例如可由科學儀器檢驗、或是產品會有其他製造方法不會產生的特殊結構等等，此時，所撰寫之方法專利始具有保護該方法所製成之物之價值。

參考資料

98年度民專訴字第100號

最高法院98年度臺上字第367 號民事判決

台灣專利法

在專利侵權的攻防戰，被告方通常所採用的策略不外乎就是，使其專利無效，或是以各種方法限縮其申請專利範圍，另外就是說明產品實質上未落入系爭專利之申請專利範圍。在使專利無效的手段中，通常是舉發系爭專利之新穎性、進步性或是說明書不明確之要件作攻防。利用專利權人為非專利申請人做為舉發理由，實質上不太會發生。因為，要以此做為舉發理由僅限於利害關係人，再者，通常在專利產生之前的技術研發，雙方就會先簽訂相關之契約，並且約定因該技術研發所產生之產品、技術或專利之歸屬為何者。

在100年度行專訴字第82號之判例中，專利申請人以事前與專利權人簽定之契約證明目前的專利權人並非真正的專利申請人，而請求智慧局撤銷其專利權。因此，智慧局則依照專利法第107條第1項第3款，逕予撤銷該系爭專利之專利權。

至於智財法院之判決呢?智財法院認為系爭專利提出舉發，則參加人(本文所稱之專利申請人)所提出舉發之事由係屬其與原告(本文所稱之專利權人)之私權爭執，並非公法事件，應由普通法院以民事訴訟程序確定之，被告機關(專利局)對於參加人與原告間之私權爭執，並無審酌與認定之權限。縱被告機關就參加人與原告間之私權爭執表示意見，亦無確定參加人與原告間民事法律關係之效力，至為明確。換言之，雖專利法第107條規定在專利權人非專利申請權人之情況下，專利專責機關應撤銷其專利權，然而，專利專責機關卻無權限審酌與認定該私權爭執。

相對地，在審酌新穎性、進步性或明確性的舉發時，專利專責機關則有權限認定前述舉發事由。換言之，即便是舉發案件，亦會因舉發理由之不同，而有不同的處理原則。

智慧局分析檢討本案之狀態，雖認為其本身所做出之判決於法有據(專利法第107條)，並且需依舉發之申請而有相對應之作為。然而，針對私權糾紛之權限，智慧局亦同意應於民事侵權訴訟審定後，始作成舉發成立之審定，應可免於智財法院所稱舉發審定理由於法不符之情事發生。    

參考資料

100年度行專訴字第82號

台灣專利法

專利法第26條第2項規定，「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」另外，專利法第26條第3項規定，「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」簡言之，申請專利範圍需簡潔，並且發明說明及圖式要支持該申請專利範圍，而發明說明又必須讓通常知識者可以實施。然而，實際上專利權所保障的範圍僅為申請專利範圍，並不包含發明說明，或許讀者在此開始有些混淆，那麼，發明說明除了用來「實施」之外，主要還有甚麼用處?

審查基準中對於申請專利範圍之認定實際上如後所示，「申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載之文字為基礎，並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識。認定申請專利範圍時，原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，予以認定。對於申請專利範圍中之用語，若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。」換言之，若是對於申請專利範圍中之記載有問題而需要解釋時，可以考慮發明說明的文字。

在98年度行專訴字第128號判決之判決要旨中亦同意審查基準之說明，並且更進一步的針對發明說明與申請專利範圍之關係。其中，發明說明及圖式雖可於申請專利範圍不明確時作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，違反信賴保護原則。

【小結】

實務上，在核駁答辯的過程中，即便是具有多年經驗的專利工程師，也可能會在答辯過程中，因為不小心將僅在發明說明揭露之限定條件讀入申請專利範圍，導致於在答辯過程中因為沒有實質限定申請專利範圍，而無法說服審查委員先前技術與申請專利範圍之區別。另外，就發明人之角度而言，因為發明人往往會就申請專利之發明說明所揭露之內容，認定前案與申請專利截然不同，而忽略了專利權所保護之標的實為申請專利範圍本身。 

參考資料

98年度行專訴字第128號判決

台灣專利法

專利法第7條第2項規定，職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

專利法逐條釋義中亦說明，職務上發明係指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之發明，發明為工作內容之一，也是執行職務之結果。如於僱傭關係存續中，完成與職務無關之發明，則非屬職務上發明，故並非所有雇傭關係存續中之發明，均屬職務發明。亦即與受雇人本身執行職務所負擔之工作內容有直接或間接關係之發明，方屬之。因此，是否為職務發明，取決於職務工作內容與發明、新型、新式樣之內容，而不在於是否於上班時間內完成。

前述之判斷，只要受雇人在雇傭關係時，所發明之創作若是有使用到本身執行職務所負擔之工作內容有直接或間接關係之經驗，應當視為職務發明，其專利申請權及專利權屬於雇用人。

然而，實務上是否為職務發明之判斷，很容易會因為證據的不同而產生不同的判決結果。

舉例而言，100年度民專訴字第89號判決以及智慧財產法院民事判決100年度民專上字第51號中，其係為同一案件之不同審級判決。其中，在100年度民專訴字第89號判決中，由於雇用人提出與受雇人之相關契約之等等證據，佐證該受雇人所申請之專利為職務上發明，是故，法官據此做出專利申請權及專利權屬於雇用人之判決。然而，受雇人提出上訴，亦即智慧財產法院民事判決100年度民專上字第51號之判決，受雇人提出種種證據，例如職務上僅為管理該公司的研發部分、證人證詞佐證或是系爭專利並非該公司之研發方向等等。是故，法官針對此些證據重新判定系爭專利非屬職務上發明。

實務上常有公司與其受雇人間針對專利權歸屬發生爭議之案例，對於是否屬職務上發明，通常並非單純自客觀形式認定，尚應就綜合情事，探求當事人真意而為認定。換言之，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

參考資料 

100年度民專訴字第89號判決

專利法第一百零九條第一項規定：新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。簡言之，新式樣專利主要是訴求於物品之外觀之保護。然而，當進入到新式樣專利侵權判斷之際，實務上又是如何判斷?

智慧財產法院民事判決100年度民專上字第7號中，判決要旨明載，在新式樣專利之侵害判斷，應包括「解釋申請專利之新式樣範圍」，及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」之步驟，而「解釋申請專利之新式樣範圍」應限制在申請時，對照於申請前之先前技藝，在客觀上透過視覺訴求使其具新穎性、創作性之新穎特徵，並排除功能性之設計。至於「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」，則應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，解析被控侵權物品之技藝內容，進而以普通消費者之水準，判斷解析後被控侵權物品與解釋後申請專利新式樣之物品與視覺性設計整體是否相同或近似。若被控侵權物品與申請專利新式樣之物品及視覺性設計整體相同或近似時，再進而以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷被控侵權物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵，若被控侵權物品與申請專利新式樣的物品及視覺性設計整體相同或近似，且包含新穎特徵，始落入申請專利之新式樣範圍，而構成侵害。

其中，從判決理由中更可看出實際判斷產品是否侵害新式樣專利時，主要需系爭專利分析、系爭產品技術內容、物品相同或近似判斷、整體視覺性設計相同或近似判斷、系爭產品是否包含新穎特徵之判斷等等之要點。

另外，關於請求損害賠償之金額，由於專利法規定以銷售侵權物品全部收入為所得利益做為損害賠償之金額，是故法院認為上訴人抗辯以系爭產品十分之一計算系爭產品之獲利，做為賠償金額，顯屬無據。然而，這次專利法修正案，基於專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌，因此，刪除總銷售說之規定，於請求損害賠償時，應依實際個案情況衡量計算之，故未來個案損賠如何主張、計算，殊值觀察。

參考資料 

台灣專利法

專利審查基準