眾律國際法律事務所

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查申請策略

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查申請策略

單方再審查與多方再審查有各自的審查流程，申請人可視個案需求分別申請單方及/或多方再審查。如前所述，單方再審查的主要申請規範包括：（1）任何人均可申請；（2）申請人可匿名；（3）可申請多次；以及（4）申請後申請人即脫離審查程序（唯一參與機會是針對專利權人於申請日起二個月內向CRU提交之陳述書作回覆）。多方再審查的主要申請規範包括：（1）限專利權人及其關係人以外之人申請；（2）申請人不可匿名且需揭露關係人；（3）申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前，未經CRU主管同意，不得針對系爭專利提出另一多方再審查；（4）申請人及其關係人就先前多方再審查過程中已提出或可得提出之可專利性資訊，不得據以再次提出多方再審查；以及（5）申請後申請人仍能繼續參與審查程序。無論是單方或多方再審查，再審查內容原則上均會公開。

由於單方再審查不限制同一申請人申請多次，部分申請人會策略性地提出多次單方再審查，這麼做的好處包括：（1）於首次再審查的準備工作中，只需針對少數請求項之SNQ來準備，其餘請求項之SNQ可留待後續申請之單方再審查中主張，如此即可縮短首次再審查的準備時間；（2）僅管單方再審查給予申請人之參與空間非常有限，但申請人可以根據在先之單方再審查的公開內容（包括官方通知與專利權人之回覆意見）來準備在後之單方再審查，以達到類似多方再審查的效果。有專利權人認為多次提出單方再審查是一種騷擾及蓄意延宕審查之行為，且使申請人不公平地享受到類似多方再審查的好處但規避掉其限制。USPTO目前係要求SNQ必需是新的且非累積性的，來有限度地防止申請人針對同一專利大量申請單方再審查。此外，USPTO之專利法律行政辦公室（Office of Patent Legal Administration, OPLA）也可將多個單方審查查予以併案處理，甚至專利權人也可以針對併案與否之決定以及騷擾行為向OPLA提出請願，基於USPTO擁有完整之權限來決定是否併案，應可解決相關問題。

另有一種作法是：再審查申請人先申請單方再審查，之後再申請多方再審查。如此一來，申請人可以加快首次再審查準備工作（僅針對少數請求項來申請單方再審查），以取得較早之申請日來強化向法院要求暫停訴訟的正當性。類似地，USPTO也可將單方與多方再審查予以併案。