眾律國際法律事務所

在申請發明專利時，通常會接到至少一次的審查意見通知函，其中可能對於申請專利範圍有新穎性、進步性或是揭露不明確的事由，然而，其中，若是審查獨立項時不符合新穎性、進步性的規定時，附屬項則不必然地不符合新穎性或進步性之規定。不過，若是審查委員認為獨立項揭露不明確時，則附屬項也將同時不明確。

同樣地，在舉發的過程中，也是用類似的審查方式，只是角色不同而已。更簡單的說，可以將舉發人視為審查委員，而被舉發人就是專利權人。其中所使用的審查方法也是類似於審查基準中的方法，惟，最後的決定者是智慧局。至於智慧局是如何得作成判斷?通常是就舉發人與專利權人所陳述的意見，接著作成舉發成立或不成立的判斷。然而，實質上作成舉發成立或不成立的還是審查委員，審查委員還是可能有判斷錯誤的時候，請參閱99年度行專訴字第64號之判決。

於該案判決中，法院解釋有關進步性之審查，應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷；另，就技術內容的組合對該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯，應依發明所欲解決之問題，引證文件的內容是否屬相關技術領域，是否有合理之組合動機等決定之。另外，於處分若是未具體論述，而逕謂前案之組合可證明系爭專利附屬項不具進步性，自嫌率斷。

而審查委員通常是怎麼作的呢?通常地，審查委員應該具體指出系爭專利與前案各元件的對照，並且指出前案在何處已揭露該些技術。

然而，實務上，卻往往會遇到這樣的情況，例如審查委員直接認定系爭專利某些技術特徵是屬於習知技術，甚至不附上前案供申請人答辯。如果接到這樣的審查意見通知函，通常會導致申請人無法有效的針對此點提出答辯，因為無法比對該習知技術。

另外，該案之判決中，更提到等效置換的判斷方法，「等效置換，係指具有差異之技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者利用申請時之通常知識即能予以置換，且未產生無法預期之功效者而言。」換言之，若是系爭專利的技術無法置換或是可產生無法預期之功效時，就沒有等效置換的適用。

然而，此等效置換的適用，卻往往因人而異。因此，較佳的方式應該是回歸到前案或先前技術是否有明示或暗示可置換或可產生無法預期之功效之語句。經由該些語句的闡述，而讓該領域具有通常知識者，可以簡單轉換或等效置換該些技術特徵，始具有較佳的說服力。

參考資料 

專利審查基準

台灣專利法