眾律國際法律事務所

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-27

概念

為保障發明人在申請專利時，無法預料到未來其發明被第三人以特別方式模仿，即刻意避開但實質實施的情況，專利相關規定認為，在解釋專利權範圍時，得以將範圍擴大到等同於原技術特徵的均等範圍，不僅限於原申請範圍的文義範圍，此稱為均等論。有時情況為系爭對象落入申請專利範圍的文義範圍，但系爭對象以實質不同的技術手段達成相同功能，在此時應判定系爭對象未落入專利權範圍，此稱之為逆均等論。此原則的目的在於避免申請專利範圍的不當擴張而超脫專利權人發明的合理範圍。逆均等論又可稱為消極均等論、表同實異論或均等相異論。

實務應用

當系爭對象基於全要件原則等原則判斷後認定落入專利的文義範圍時，被告可以藉由主張適用逆均等論來使系爭對象不落入專利的文義範圍。從程序來看，為先判定系爭對象落入專利文義範圍後，才審查逆均等論的判定是否成立(可參考下圖)。在實務專利侵害訴訟中很少人會主張逆均等論來防禦，理由有二：一者，當主張適用逆均等論時，就已經承認系爭對象落入專利的文義範圍了，但是在專利侵害訴訟中仍有許多其他手段可以做為防禦，如主張未侵權專利、專利無效、禁反言、先前技術阻卻。這些手段都是奠基在系爭對象並未落入專利文義範圍的假設上，最多僅是承認系爭對象落入專利的均等範圍，因此就防禦手段的順序而言，應該先對於系爭對象未落入申請專利範圍進行未侵權專利等主張，接著在系爭對象落入專利均等範圍的假設下進行禁反言、先前技術阻卻等主張，最後才是在系爭對象落入專利文義範圍的假設下進行主張，也就是說，逆均等論應該是專利侵害訴訟中的最後防禦手段。二者，當系爭對象已經被判定為落入專利文義範圍後，若被告主張適用逆均等論時，則被告須負起舉證責任，提出逆均等論成立的表面證據，這在實務上極難做到。CAFC目前尚未有基於逆均等論而判定不侵權的判決。

結語

基於均等論的理論基礎，逆均等論的出現是十分自然並能補足均等論未論及的部份。然則實務上逆均等論無論在程序上的考量還是主張成立難度的考量上都不易使用，因而使得逆均等論在實務上並不常見。

參考資料

逆均等論（The Reverse Doctrine of Equivalents）

http://patentdic.blogspot.tw/2007/03/reverse-doctrine-of-equivalents-u.html

Roche Palo Alto LLC v. Apotex, INC.判例探討 (2008年12月)

http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=346&stat=y

專利侵害判斷之研究 － 以均等論下之先前技術阻卻研究為中心

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fethesys.yuntech.edu.tw%2FETD-db%2FETD-search-c%2Fgetfile%3FURN%3Detd-0731109-101707%26filename%3Detd-0731109-101707.pdf&ei=OZ7SUIqLNdHJmQWI34DYBg&usg=AFQjCNHykcTLWTsfqCXOtEE189q450k9Iw