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智財法院於2012年5月31日之裁判指出,20114月間,宏碁向經濟部智慧財產局申請「無線通訊裝置、無線存取網路、以及管理多分量載波之方法」之發明專利,同時聲明主張2項國際優先權,但當時並未檢附任何證明文件正本。智慧局於是通知宏碁應在同年88之前,補正優先權證明文件。惟,宏碁僅於88補送第2項優先權證明文件,及其向美國專利商標局申請第1項優先權基礎案的申請收據影本。

依(修正前)專利法第28條及施行細則第22條之規定,申請人應於申請日起4個月內檢送經國家政府證明受理之優先權證明文件正本,否則即喪失優先權。因此,智慧局遂在同年826發函通知宏碁喪失第1項優先權。宏碁不服,於提起訴願且遭經濟部訴願委員會駁回後,向法院提起訴訟。(智慧財產法院101年度行專訴字第6

宏碁方面所持之理由為:(1)所提交之美國專利商標局核發之本案第1項優先權基礎案申請收據影本,即為美國政府證明受理該美國專利申請案之證明文件,應已符合專利法第28條之規定。(2)本案第1項美國優先權基礎案為發明人於財團法人工業技術研究院(下稱工研院)之職務發明,因而必須辦理美國代理人變更等程序,俾有權申請優先權文件。因此,本件無法如期提交優先權證明文件,實非可歸責於原告,依專利法第17條規定,應可回復原狀等語。

另有一關於是否喪失優先權主張之類似案例。2013131智財法院之裁判指出,20119月間,美商亞克朗聚合物系統公司向經濟部智慧財產局申請「以含氟聚合物製成之光學補償膜」之發明專利,同時主張1項國際優先權,但當時並未檢附任何優先權證明文件。智慧局於是通知美商亞克朗聚合物系統公司應在2012年1月23日之前,補正優先權證明文件。惟美商亞克朗聚合物系統公司於2012年2月14日始補送國外優先權證明文件正本、首頁影本及首頁中譯本。然美商亞克朗聚合物系統公司因未能在法定期間內補正優先權證明文件而喪失本案優先權。美商亞克朗聚合物系統公司不服,於提起訴願且遭經濟部訴願委員會駁回後,向法院提起訴訟。(智慧財產法院101年度行專訴字第80號)。

美商亞克朗聚合物系統公司方面所持之理由為:(1)申請人僅須於4 個月優先權提出期間內,先行提出附首頁傳真本與首頁中譯本,經濟部智慧財產局仍會受理其優先權之申請,並再賦予2 個月補呈正本。職是,申請人認國際優先權之法定期間性質,係認為通常法定期間而非不變期間,故得伸長或縮短。(2) 專利法明定之期間分為指定期間及法定期間,所謂不變期間僅見於民事訴訟法,綜觀專利法全文,並無不變期間之規定,參照最高行政法院89年度判字第1358號判決理由意旨可知,凡程序上為履行作為義務所定之期間,性質上並非不變期間。再者,行政法院82年11月份、86年5 月份庭長評事聯席會議決議,亦認專利申請人異議答辯之1 個月期限、舉發人補提理由與證據之1 個月期間,為通常法定期間。原告既於法定期間內向被告申請延展期間,並於原處分101 年3月6 日審定前之2 月14日前補正優先權證明文件,程序上之瑕疵已補正,原處分遽以本案優先權主張依修正前專利法第28條第3 項規定喪失優先權,訴願決定逕以原告違誤法定不變期間,駁回訴願,其認事用法顯已逸出法條明文。(3) 系爭案於100 年9 月23日在我國提出申請,故優先權正本提出之法定期限為101 年1 月23日,期間適逢我國農曆新年,故期限之末日應為101 年1 月30日。依此原告代理人即可依前揭專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第二章發明專利1.2.6 主張國際優先權1-2-9 頁之規定,先提出首頁影本,再於影本提出後2 個月指定期間內提出正本,即無造成系爭案優先權喪失處分之可能。(4) 縱認修正前專利法第28條規定之4 個月期間為不變期間,然該不變期間應考量人民為一定行為及準備行為所需時間之立足點之公平性,應加入在途期間之考量延長法定不變期間。(5) 原告於申請本案發明專利時已備具聲明主張優先權,並指出該案之申請日及其受理國家,倘修正前專利法第28條第2 項4 個月期間之解釋過苛,甚較國際公約嚴苛,則有損中華民國之國際形象。被告未依循巴黎公約之真正立法精神,逕作成本案發明專利優先權喪失之處分,實有悖國際公約之優先權制度之相關規定。

在專利實務上,我國准許申請人「在法定期間內」可僅檢送優先權證明文件首頁影本,爾後由專利專責機關通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本即可。又優先權證明文件者,乃證明申請人曾在外國申請並經受理之內容,因此證明文件絕非上述案件所說之申請收據可取代。且關於優先權證明文件,申請人若屆期未補正或補正仍不齊備者,則依(修正前)專利法第28條第2項規定,視其為未主張優先權。另須注意,由於國際優先權證明文件之檢送期限為法定不變期間,故不得申請延展(最高行政法院95 年判字第680 號判決參照)。此外,倘申請人係因不可歸責於己之事由致延誤法定期間,得依(修正前)專利法第17條第2項規定,於其原因消滅後30日內,以書面敘明理由,向原處分機關申請回復原狀,同時補行期間內應為之行為。以上二案例訴訟之癥結點皆因未能在法定期間內補正其優先權證明文件,而喪失其優先權之主張。惟,第二案例舉用若干民法條文,以捍衛自身利益,然因專利法確已明文規定,故於此專利訴訟案件,基本上不適用民法相關條文。

綜上所述,專利申請的過程,常因區域及語言的因素讓紙本文件傳遞更加困難,因此專利申請人可參考專利電子申請實施辦法,若此案件利用電子辦法申請,則優先權證明文件若經專利專責機關與該國家或WTO 會員之專利受理機關已為電子交換者,則視為申請人已提出。如此一來便可省下紙本傳遞的時間,也可讓整體申請程序更加順利。除此之外,專利申請人宜詳閱國際優先權相關之專利法及專利法施行細則等規定,也可參考相關實施例及案例,以便瞭解更多細節。

 

參考文獻

1.台灣專利法

2.專利法施行細則第一篇第七章

3.專利電子實施辦法條文

4.智慧財產法院裁判書行政類101年度行專訴字第6, 80號

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