眾律國際法律事務所

A : 美國新穎性優惠期部分(舊法102條b款、新法102b款(1)項)

承上表，舊法102(b)對應於新法102b(1)(A)，差異敘述如下:

一、從發明申請之日前一年內轉變為有效申請之日前一年內:

    舊法在認定情況一之除外條款，是以申請之日為準，但在新法所定義之有效申請日可為其所主張之優先權或更早之申請日。

    發明人可以藉由主張優先權或臨時申請案等獲得較早之有效申請日。降低前案之風險。

二、公開使用等由國內轉成國內外

   從發明人角度而言，已往在申請日前一年內國內的使用才能被認定為排除在外，原因在於舊法對公開使用的認定僅限於國內。新法則包含了國外使用部分之部分。因此新法將國內及國外在有效申請日一年內均屬之。

三、從任何人轉變限定於發明人、共同發明人或他人直接或間接從發明人或共同發明獲得(以下簡稱發明人等)。

   舊法即使毫無相關之人在申請日前一年之內的揭露，均不會造成新穎性之阻礙。新法則明定須與發明人等相關之揭露才會被認定除外。因此，發明人雖然享有有效申請日前一年內的新穎性優惠。若有他人(且無法證明其資訊是直接或間接從發明人等獲得)所揭露之內容仍會造成新穎性的問題。 因此，在申請之前建議仍須避免揭露發明。

新法102b款(1)項(B) :

    新法102b款(1)項(B)未規定於舊法，其在排除該揭露是基於發明人等所公開之資訊而揭露之內容。

第二部分 我國新法與美國新法新穎性優惠比較 (美國新法102b款(1)項、我國新法22條)

一、優惠期間的認定 :

    我國優惠期間為申請日前6個月，美國為有效申請日前1年內。

    由於我國及美國有6個月的差異期間，因此，在發明人提出申請前必須有公開之情況時，需考量該公開是否會造成在美國可以獲得專利，在我國卻已經超過優惠期間的問題。

二、主動提出與被動審查 :

   從法源上分析，我國需於申請時主動提出證據證明有哪些情事之公開，且該些公開是申請人所公開。美國則不須主動提出證明，而是只要是在一年之內，符合法規，則直接被排除在前案以外。

三、揭露行為人之差異

     我國以申請人公開之情事為依據，美國則以發明人或共同發明人等為依據。

   綜上，我國先申請原則下，對於新穎性優惠較為嚴格。例如若是發明人等的揭露仍可能會被認定為新穎性的公開問題，然而，在美國則不作為新穎性之前案。

   從研發單位的角度而言，建議在有效申請日之前，盡量避免發明之公開。在美國所謂的公開不限於對公眾的公開，基本上只要是使用該發明或對他人透露等均屬於揭露之範圍，須盡量避免。如果，在無法避免的情況下而有公開之情事，則最佳於該公開日6個月內提出我國申請，一年內提出美國申請。上述的建議設定未有優先權或更早申請日的情況。

參考資料及連結：

[1]請參閱本事務所發表之美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易著 網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/46180994%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%b0%88%e5%88%a9%e6%b3%95%e9%97%9c%e6%96%bc%e6%96%b0%e7%a9%8e%e6%80%a7%e4%b9%8b%e8%a6%8f%e5%ae%9a--%e5%b0%88%e5%88%a9%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%b8%ab-%e9%99%b3

[2]102(a)1在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已經取得專利、見於公開刊物、或已被公開使用、販售、經由公開途徑取得。