眾律國際法律事務所 專利工程師 許維蓉
2013.07.02
前言 :
承20130701「美國對於自然法則之認定概論」文章，若方法請求項中未含有自然原則[1]，則需依據2010年基於Bilski判決所頒定之審查指南[2]，判定是否為抽象概念本身。本文作者欲藉由閱讀審查指南，了解美國對抽象概念的認定標準。
概論 :
2012年審查指南指出，其提供多個因子來衡量一方法請求項是否為抽象概念而不為專利標的。其敘明了在Bilski判決中說明了機械或轉換測試法非唯一標準，而是有用的因子。審查指南的目的還包括了判斷不符合機械或轉換測試法的方法請求項是否仍屬於可專利標的，以及就算通過機械或轉換測試法，但仍屬於抽象概念而不可專利的標的。在審查指南中，特別建議審查官不將審查重點著重於101，除非特殊案件。原則上還是以後續專利要件為準。
審查指南將因子分成兩部分，分別為符合專利適格的因子、不符合專利適格的因子。在判斷時，是以分析符合的因子及不符合的因子的多寡來衡量是否符合專利適格。摘錄如下:
|
|
符合專利適格的因子 |
不符合專利適格的因子 |
|
1機械或轉換 |
描述(明視或隱含)機械或轉換步驟 l 機械或轉換是重要的 l 有意義的限制 l 機械執行所請求的步驟 l 物質(article)的轉化 |
無描述或描述不足機械或轉換測試步驟 l 描述無意義、通常、可變換的步驟(如資料蒐集)或限定使用於某一領域 l 廣泛地描述機械，任何機械均屬之 l 機械只是受體或該方法的操作對象 l 僅是位置、空間的轉換 l 物質指是通常概念 |
|
2自然法則的應用
|
自然法則的應用 l 有意義的限制步驟 |
非自然法則的應用 l 請求項將獨佔所有自然原則 l 以主觀的決定步驟限定自然法則 l 自然法則以無意義、通常、可變的步驟呈現 |
|
3概念的描述 |
不僅是概念的描述 l 請求項描述了一問題的解決手段 l 請求項以具體的方式執行概念 l 步驟的呈現是顯著及可變的 |
僅是概念的描述 l 概念的應用將獨佔該概念 l 含有已知或未知使用該概念的所有可能，可藉由以知所有機械或未知機械達成或根本不需任何機械 l 請求項僅描述一待解決的問題 l 導入步驟的作動方式是主官或不明顯得 |
上述的通常概念包括但不限於基本的商業理論、法律理論、數學概念(數學式)、心智步驟(分析、觀察、個人看法)、人類間的互動(約會)、教導概念(背誦、記憶)、人類行為(運動、穿衣服、依照指引動作等)
小結 :
未含有自然原則的方法請求項需基於2010年審查指引審查，其指出不
應將重心著重於101條。然而，從Bileski判決[3]、Prometheus判決以及近日美國強調將著重審查官教育訓練針對軟體專利[4]，透露出美國著重於以101條審查。
從專利工程師的角度而言，在撰寫方法請求項時，首先須考慮方法請求項是否能與一機械或能轉換特定物質，然而機械或轉換測試從早期是以機械的製造方法或是產品(藥物、化合物)的製造程序為中心而發展。
通常，一新物及物的操作方法、新物的製造方法，此類請求項在撰寫時，較無爭議性。此外，美國專利法103(b)[5]限於生物技術專利，容許非顯而易之的物及其顯而易知之”製程”是可專利的標的。
有關醫療檢測方法、醫療方法、軟體相關之方法要被認定符合專利適格性，除盡量考量該方法與一機械之互動或是否能將物質的轉換外，須避開純粹人類主觀意識、人類的動作。舉例而言，軟體方法項，須從電腦或機械的角度來思考請求項的步驟，而非從人的角度來思考。
[1]自然原則依2012審查指南定義包括自然法則、自然現象或自然產生的關聯或關係式
[2] Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos
[3] Bilski v. Kappos, 130 S.Ct. 3218, U.S.P.Q.2d 1001 (2010)
[4]歐巴馬宣佈行政措施及修法打擊專利流氓 http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A178.htm
[5]美國專利法新舊法未修法 35USC103
留言列表
友好網站連結 
