眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.25

一、前言

經濟部智慧財產局於102 年 03 月 11 日發布修正專利審查基準「誤譯訂正之申請」、「說明書、申請專利範圍或圖式之更正」及「一事不再理原則」部分規定修正，並自102年1月1日生效，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、專利審查基準「第二篇第八章以外文本提出申請案之審查」之「4.1誤譯訂正之申請」部分內容修正：

於審查階段中，可能同時或先後申請誤譯訂正及修正，若是先申請修正後再申請誤譯訂正，由於該誤譯訂正之訂正本將取代取得申請日之中文本，導致先前之修正本的審查基礎產生改變，因此修正現行規定為：「……。另若先前曾修正者，除檢附以中文本為劃線比對基礎之訂正部分劃線之訂正本（頁）外，另須檢附以該訂正本（頁）為比對基礎之修正部分劃線之修正本（頁）及無劃線之修正本（頁）。」（第2-8-5頁）

三、專利審查基準「第四篇第一章形式審查」之「6.說明書、申請專利範圍或圖式之更正」部分內容修正：

依現行專利法第118條第2項第2款，比對基礎為「公告時」之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者，而本節之記載：「若更正之申請專利範圍所增加之限制條件係源自於公告時之說明書，得認定未明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」恐有悖離專利法之虞，故比對基礎應依已公告之申請專利範圍或圖式，來認定有無超出既有的專利保護範圍，無須另行比對說明書，故刪除該段部分文字。（第4-1-19頁）
 

四、專利審查基準「第五篇第一章專利權之舉發」之「5.5.1一事不再理原則」部分內容修正對照表：

本節之記載:「惟前舉發案以某證據主張系爭專利不具進步性，由於進步性係以新穎性為前提，故後舉發案以同一證據主張不具新穎性，應有一事不再理之適用。」與本節［例5］所舉事例有未竟調和一致之處，有鑑於國際趨勢多已刪除一事不再理之規定，且本基準亦限縮一事不再理之適用時點及適用範圍，故刪除該段記載。（第5-1-41頁）

五、結語

此次審查基準第二篇第八章及第四篇第一章及第五篇第一章部分規定修正已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修正專利審查基準「誤譯訂正之申請」、「說明書、申請專利範圍或圖式之更正」及「一事不再理原則」，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318981&ctNode=7127&mp=1