眾律國際法律事務所

網域爭議處理機制以及案例簡介(三) 

實習律師邱冠文

貳、案例分析

3.決定之標準

(續前篇)

(3)「註冊人就其網域名稱有無權利或正當利益」(§5I 第二款)

本款事由，於申訴人提出表面推證即可(參照WIPO Overview 2.0報告而來)，此時轉由註冊人應提出必要證據，以證明自己有權利或正當利益。依照第5條二項判斷如下。

A.  「註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱，銷售商品或提供服務者。」(§5II第一款)

B.  「註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知。」(§5II第二款)

評論：此一要件容易淪為主觀判斷，因此實務上輔以註冊人網頁之瀏覽人數，以及在搜尋引擎上搜索之關聯資料數量，以量化之方式來判斷是否達到「熟知」。 應思考針對「為大眾所熟知」制定具體明確之標準。

C.  「註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式，獲取商業利益者。」(§5II第三款)

評論：關於經銷商使用原廠商標之情形，國際上WIPO案例採取嚴格之標準，要件包括(a)網域註冊人與原廠具有經銷關係。(b)經銷合約中，授權經銷商得使用原廠商標。(c)經銷商在網站上需載明其與原廠之經銷關係(WIPO Case No.2000-1717)。我國之標準，對此與國際上相一致，值得肯定(vita-mix案、cambridge案參照)。

此外於註冊人之網域名稱為既受取得時，將發生認定TWNIC之移轉程序是否有效成立，而使註冊人得主張正當權益之問題。對此，TWNIC應該針對網域移轉案件明定其審查以及程序，使專家小組得以依循。

(4)「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」(§5I第三款)

針對註冊人是否為惡意，第5條3項訂有4類情形，專家小組認為，第3項僅為例示，申訴人可另行舉例主張註冊人有惡意，且判斷上，對各款並不細究區分，僅需符合一款情形即可認定具有惡意。

A.「註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。」(§5III第一款)

   惡意在於註冊人取得目的並非自行利用，而是牟取租售之不當利益。

B.  「註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。」(§5III第二款)

C.  「註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。」(§5III第三款) 

國際上WIPO案件中，認為妨礙之要件應加以限縮，必須註冊人係以註冊他人商標為模式之慣行，於我國爭議案中，於M&M’s案當中即援引上述WIPO之標準，且於其他案件中專家小組亦強調申訴人應舉證證明妨礙之目的，並加上妨礙之事實，例如有商業競爭關係(PS2案、lifesize案參照)，與國際上採取嚴格限縮之標準可謂相近。

D.  「註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」(§5III第四款)

本款之成立上，亦如同第2、3款，除了客觀上網路使用者誤入註冊網站之事實以外，更強調註冊人主觀上必須出於營利目的。然而，專家小組對主觀營利目的，常遭到被申訴人是否為知名商標而架空。在M&M’s案當中，專家小組認定M&M’s為知名商標，對於營利目的之部分，卻並未交代，而以WIPO的標準搶註他人商標後，不開放使用亦構成惡意使用，作為認定構成第四款出於營利之惡意，論理上似有強化空間。

參、評析

2001年3月財團法人台灣網路資訊中心制定公布網域爭議處理辦法後，第一件適用處理辦法之案件發生在2001年6月之「M&M’s」案，截至103年12月1日，爭議處理機構已處理完成198件網域爭議案。其中資策會科技法律研究所處理完155件，共有104件處理結果由申訴人獲得移轉，11件取消註冊，1件部分取消部分移轉，23件駁回申訴，16件因當事人和解、自行撤回而終止。總計申訴人獲勝之比例達74.8%。另一方面，台北律師公會總計處理完成44件，36件獲得移轉，2件取消，4件駁回，2件程序終止，申訴人獲勝比例更高達86%。

從獲勝比例來看，我國網域爭議處理對於申訴人可謂相當有利，且我國爭議處理辦法之制定以及專家小組在裁決過程之判斷標準，大致與國際原則相符，值得肯定。然而對於部分條款適用上之可能疑義，本文提出觀察，並提出若干建議如下。

1.混淆誤認之判斷上，建議應適度參照業者營業項目之差異，以因應現代網路使用習慣之改變

搜尋引擎之普及，對於網域使用型態造成影響，單純網域名稱之相近不見得會影響網路使用者(搜尋引擎會列出網頁內容，使用者受混淆而點入之機會減少)，專家小組混淆誤認之判斷上，向來不考慮業者之營業項目或商標指定類別，雖然有明確適用之優點，但若適度參照網站之內容以及業者營業項目之差異，網站使用者混淆之程度很低時，應當可以對此因應，至少可以搭配註冊人有無正當權益以及註冊人是否惡意之要素，作一動態之平衡考量，例如混淆程度微弱，則對於註冊人惡意之標準應該提高，始得為網域之移轉或取消。如此平衡保障網域註冊人以及申訴人之權益。

2.第5條3項第4款之文字應作修正，將原條文「註冊人為營利之目的」，修改為「註冊人為商業上獲益之目的」

在M&M’s案當中，註冊人註冊後至專家小組決定時，有兩年餘均未以系爭網域名稱架設網站，而專家小組判斷M&M’s為知名商標，即透過WIPO的標準「搶註他人商標後，不開放使用亦構成UDRP第4條(b)第四款之惡意」而認定本案註冊人構成處理辦法第5條3項第4款之惡意，如此認定方式，對於原來條文當中「註冊人為營利之目的」之主觀要件產生有架空之問題，論理上有強化空間。

上述處理辦法第5條3項第4款，係參照UDRP第4條(b)第四款制定，其原文用語為「for commercial gain」，其範圍應不僅止於「以營利為目的」，而更包括了對原商標權人之品牌、信譽之稀釋減損之商業競爭上的影響，因此在WIPO之解釋標準上即便註冊人未使用網域架設網站，只要使網路使用者受到吸引點入，仍然足以降低對於原廠牌之品牌商業價值，而構成「for commercial gain」惡意之要件。當我國處理辦法翻譯為「營利之目的」將發生解釋適用之問題，建議將其修改為「註冊人為商業上獲益之目的」，即可將解釋範圍擴大，而不致發生專家小組超越處理辦法文義解釋範圍作個案判斷之問題。