申請專利範圍可說是專利申請案的靈魂,在民國102613日施行之台灣專利法第26條,及民國991116日修正公布之專利法實行細則的第1819條,皆描述了撰寫申請專利範圍的相關規定。

一般而言,在撰寫請求項時通常會減少使用負面表現的描述方式,以避免請求項產生不明確的問題。然而在答辯的過程中,為了凸顯修正後的請求項與引證文件之間的差異,往往又不得不透過負面表現的方式來修正請求項。

專利審查基準第二篇第一章的2.4.1.5「表現方式所致之不明確」的第(1)點中,對請求項中使用負面表現做了詳細的說明。

審查基準的2.4.1.5定義了可使用負面表現的原則:

1.若此類用語在特定技術領域中具有明確的涵義,或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍,則得以此類用語表現。

2.若以正面記載技術特徵之方式無法明確、簡潔界定請求項時,例如為迴避先前技術,得將屬於先前技術的部分,以負面表現方式明確排除。

在審查基準中透過多個案例來說明在請求項中使用負面表現的規範。在第一個案例中,是在請求項中以「非切削加工」作為負面表現。雖然該申請案說明書的實施例中已敘明以「沖製法」及「滾壓法」製得之曲柄具有優異的效果。但就通常知識而言,加工方式不勝枚舉,未列舉之加工方式未必皆有實施例中所載之效果,因此請求項中以「非切削加工」之負面表現方式排除切削加工,並無法使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其範圍,導致請求項不明確。

在第二個案例中,是在請求項中以「非圓管形態」作為負面表現。該案請求項中「非圓管形態」是用以界定自行車的插束段及座墊立管。此外說明書已指明兩元件之先前技術均為圓管形態,而實施例中則揭露橢圓管形態,並指出非圓管形態均能達成不自轉之特殊功效。就通常知識而言,管之形態不勝枚舉,難以正面表現方式涵蓋所有形態。因此,該申請案之請求項以負面表現方式排除圓管形態,可使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其範圍,並不會導致請求項不明確。

綜合上述的內容,在撰寫或是修正請求項時,並非不能使用負面表現。只要符合上述兩點的規定,便可使用負面表現的方式撰寫請求項。另外在判斷負面表現是否會造成請求項不明確的問題,主要還是應該回到說明書及先前技術所描述的內容,並配合發明所屬技術領域中具有通常知識者,是否能瞭解該負面表現的範圍來加以判斷。

 

 

參考資料

專利法

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局

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