眾律國際法律事務所

　　民國102年6月13日施行之台灣專利法第28條規定了「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」，而第30條則規定了「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權」。

　　專利審查基準第二篇第五章優先權的1.4.1說明，「相同發明」之判斷應以後申請案之申請專利範圍是否已揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式，為此國際優先權及國內優先權所定義之「相同發明」應是類似的。

　　雖然審查基準定義了「相同發明」，但在實務上仍有可能會造成申請人的誤解。舉例來說，若先申請案揭露的內容是A，而後申請案的申請專利範圍是A跟B時，則後申請案是否可以主張先申請案的優先權呢?

　　一般來說，若後申請案的描述的是在A構造上設置B構造，則後申請案很可能無法主張先申請案的優先權。反之若後申請案的請求項是A或B，則後申請案的A部分可以主張先申請案的優先權，而B部分則無法主張先申請案的優先權。

　　更具體來說，若先申請案揭露的內容是A，後申請案的claim 1是A，而後申請案的claim 2是A+B。則後申請案的claim 1可以主張先申請案的優先權，而claim 2由於存在先申請案未揭露的B，因此claim 2無法主張先申請案的優先權。若在先申請案的申請日與後申請案的申請日之間，有已公開的A資料，則在審查時便要進一步判斷後申請案claim 2的A+B相較於A資料是否具有進步性。

　　此外若先申請案揭露的內容是A材料，而後申請案的claim 1是A材料或B材料。由於後申請案claim 1中的A材料及B材料可以分別(獨立)存在，因此後申請案claim 1的A材料可以主張先申請案的優先權，而後申請案claim 1的B材料則無法主張先申請案的優先權。

　　綜合上述的內容，當後申請案要主張先申請案的優先權時，應該要確定後申請案中至少一項請求項的內容已揭露於先申請案，以符合「相同發明」的要求。若後申請案的各個請求項很明顯皆未揭露在先申請案的說明書中，則有可能在形式審查階段就被認為後申請案無法主張先申請案的優先權。

關鍵字：1.國際優先權；2.國內優先權；3.相同發明；4.優先權

參考資料
專利法
專利法施行細則
經濟部智慧財產局

專利專案經理 蕭錫裕