前言

    我國專利法於民國102年1月1日正式導入最後通知制度。最後通知制度設計之目的係為了有效利用先前審查結果,使專利申請人得於原先審查基礎下進一步修正申請專利範圍,以盡速克服不准專利之事由,而達到迅速審結的效果。

二、相關專利法規

    專利法第43條第4項規定:「專利專責機關經依前項規定通知後,認有必要時,得為最後通知;其經最後通知者,申請專利範圍之修正,申請人僅得於通知之期間內,就下列事項為之:
    (1).請求項之刪除。
    (2).申請專利範圍之減縮。
    (3).誤記之訂正。
    (4).不明瞭記載之釋明。」。

三、專利審查基準對於最後通知後之申請專利範圍修正事項的說明
    
    專利審查基準第二篇第3.1節係提到申請案經發給最後通知後,申請專利範圍之後續修正須符合修正之限制,且申請人應於申復理由中敘明修正事項,如未敘明,審查時得逕行認定是否符合修正限制。申請專利範圍限制的修正事項進一步說明如下:
    (1).「請求項之刪除」:申請人於修正時得刪除請求項,如因刪除被依附或引用之請求項而導致其他請求項無所依附或引用者,得改寫為獨立項。
    (2).「申請專利範圍之減縮」:藉串列式的增加技術特徵,以進一步界定申請專利之發明;將請求項之技術特徵進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵;刪除擇一記載形式中所敘述的選項;請求項之技術特徵置換為說明書中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述;減縮請求項記載之數值限定範圍;單純刪除所引用或依附之部分請求項數者,或者刪減所引用或依附之部分請求項並分項敘述剩餘之請求項。
    (3).「誤記之訂正」:所謂誤記事項,指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識,不必依賴外部文件即可直接由說明書、申請專利範圍及圖式的整體內容及上下文,立即察覺有明顯錯誤的內容,且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意,該原意必須是說明書、申請專利範圍或圖式已明顯記載,於解讀時不致影響原來實質內容者。因此,誤記事項經訂正後之涵義應與訂正前相同。
    (4).「不明瞭記載之釋明」:所謂不明瞭記載,指申請專利範圍及所記載之內容因為敘述不充分而導致文意仍不明確,但該發明所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載之內容能明顯瞭解其固有的涵義,允許對該不明瞭之記載作釋明,藉修正該不明的事項,使其原意明確,俾能更清楚瞭解原發明之內容而不生誤解者。此外,對於技術用語之中文譯名,為便於瞭解其本意,避免產生誤解,而有附註外文原名之必要者,加註其對應之外文原名。

四、結論

    最後通知制度係可以達到迅速審結專利的效果,則,申請人在收到最後通知時,申請專利範圍之修正僅限於「請求項之刪除」、「申請專利範圍之減縮」、「誤記之訂正」及「不明瞭記載之釋明」等等事項。於是,建議專利申請人在提出專利申請時,盡量規劃出一較大的申請專利範圍,以在收到最後通知時,避免因申請專利範圍之修正僅能限縮、不能擴大的限制,而取得一不符實際需求的專利範圍。

 

 

眾律國際專利商標事務所
專利工程師 賴慶惠


關鍵字:最後通知、請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、
誤記之訂正、不明瞭記載之釋明

參考資料:
http://www.wipo.com.tw/wio/?p=3429
2015年版專利審查基準,經濟部智慧財產局。
2014年版專利法令彙編,經濟部智慧財產局。

 


 

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