台灣專利法第43條規定了,專利專責機關經依前項規定通知後,認有必要時,得為最後通知;其經最後通知者,申請專利範圍之修正,申請人僅得於通知之期間內,就下列事項為之:一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記之訂正。四、不明瞭記載之釋明。

  依據上述專利法第43條的規定,在收到最後通知後,將會大幅限制了申請人對申請案所能提出的修正。為此專利審查基準亦進一步定義了可以發出最後通知的時機,以避免影響申請人修正專利說明書或權利範圍的權利。

  專利審查基準第二篇第七章的2.1規定了,當申請人依先前審查意見通知提出修正後,雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由,但因修正而產生新的不准專利事由時,若新的不准專利事由係歸責於申請人者,即得發給最後通知。具體來說:

  (1)申請案已進行檢索並通知不符新穎性、進步性,而申請人修正或增加新的請求項,以克服全部不准專利事由。但經續行檢索後,發現其他引證文件而使得修正或新增的請求項仍不符新穎性、進步性之情事者。
  (2)申請案經修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由,但因修正而導入新事項,而產生不符記載要件、不具發明單一性之情事者。
  (3)先前已針對部分請求項檢索,認定該部分請求項不具新穎性、進步性等要件,其他請求項因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索。申請人修正後刪除已檢索之請求項,經續行檢索其他請求項,另發現引證文件而認定不具新穎性、進步性等要件。例如:以引證文件認定請求項1 至3 不具新穎性,請求項4 至6 因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索,如後續申請人刪除請求項1 至3,保留請求項4 至6,經續行檢索該等請求項,發現其他引證文件認定不具新穎性、進步性。
  (4)先前因全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」,而未檢索即發給審查意見通知,申請人修正後雖克服先前通知之全部不准專利事由,修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事者。

  綜上所述,最後通知會對申請案的修正造成相當大的影響,因此目前在實務上很少會收到最後通知的審查意見。此外申請人在收到最後通知時,亦應特別注意審查委員發出最後通知時,是否符合專利法施行細則的相關規定。

  此外若申請案於初審階段收到最後通知,而申請人提出申復或修正仍無法克服最後通知之不准專利事由,而作成核駁審定時。若申請人提出再審查時,因申請案係於初審階段發給最後通知後予以審定,因此再審查所提申請專利範圍之修正,仍應受初審發給最後通知後之修正限制。

 

專利專案經理 蕭錫裕


關鍵字:1.最後通知;2.初審;3.再審

參考資料
專利法
專利法施行細則
經濟部智慧財產局

 

 

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