美國專利法第121條(35 U.S.C.§121)為有關於分割申請案的規定,其中具體說明了,若在一件申請案中包括兩個或兩個以上獨立的發明內容時,審查委員會發出限制性選擇(Restriction Requirement),並要求申請人從中選擇其中一個發明內容。至於其他未選擇的發明內容,則可分割申請。

  審查委員在發出限制性選擇時,可能會明確指出那些請求項屬於同一發明內容,例如請求項1-5及請求項6-10分別為兩個不同的發明。申請人在答辯時只要針對審查意見,從中選擇其中一組請求項續行審查,例如請求項1-5。

  但目前更常見的限制性選擇,則是審查委員會依據圖式來區分不同的發明內容,例如圖1-3及圖4-6分別為兩個不同的發明。在答辯時則需要依據選擇的圖式,選擇對應的請求項內容,例如選擇圖1-3及對應的請求項1-5。

  一般來說,申請人在收到限制性選擇時通常會覺得有點困惑,並會詢問是否可以答辯,以及是否一定要選擇其中一個發明內容等問題。依據MPEP 818的規定,申請人在收到限制性選擇之後,即便對限制性選擇的內容有疑慮,仍應依據審查意見選擇其中一個群組,並可於選擇的同時提出異議(election with traverse)或相關說明。若申請人未針對審查意見選擇其中一個發明內容,則有可能會被視為沒有針對審查意見進行回復,並很有可能在下次的審查意見中直接收到案終局審查意見(final OA)。

  此外只有在申請人有提出異議時,才可保留日後在提出答辯的空間。若申請人於選擇其中一個發明內容時,沒有一併提出異議(without traverse),則其它未被選擇的發明內容日後便只能提出分割申請。

  此外審查委員在發出限制性選擇的審查意見時,亦可能會指出申請案存在一個generic claim。若申請人選擇該generic claim續行審查,則其他被generic claim所包括之未被選擇的請求項,在generic claim具可專利性的前提之下,便可於同一申請案中核准。

  具體來說,若限制性選擇指出claim 1-3、4-6及7-9分屬不同發明,且claim 1為claim 4-6的generic claim。若申請人選擇claim 1-3續行審查,則在claim 1具核准的前景下,claim 4-6便可於同一申請案中核准。為此若申請案存在一個generic claim,則通常會選擇generic claim續行審查,以利於回復其他未被選擇之請求項的可能。

 


專利專案經理 蕭錫裕


關鍵字:1.美國專利;2.限制性選擇;3. Restriction;4. generic

參考資料
美國專利法
MPEP

 

 

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