在過往可能會認為只有在請求項中明確寫出”means”或”step”,才算是使用功能手段用語(means plus function),並應符合美國專利法第112條(f)的規定:當請求項包括功能手段用語時,說明書需描述其構造、材料或動作,及其均等物。

  但在實際判斷時,即便請求項中未明確寫出”means for”的內容,仍可能會被認為使用了功能手段用語。在MPEP 2181中具體說明了mechanism for, module for, device for, unit for, component for, element for, member for, apparatus for, machine for or system for等用語皆有可能是功能手段用語,並應符合112(f)的規定。

  然而若發明所屬技術領域中具通常知識者,在閱讀了說明書後,可瞭解請求項中之元件的構造或功能者,即使該元件涵蓋了較廣泛的功能,例如filters, brakes, clamp, screwdriver and locks等,則此一描述仍應不涉及112(f),而不一定需要在說明書中描述該元件的構造、材料或動作。

  此外若申請人於請求項的前言中使用了”means”或”step”,則審查委員很可能因無法確認申請案前言的描述是功能手段用語或僅是發明的使用方式,進而對申請案提出112(b)的審查意見。但若申請人於請求項的前言中使用了”for”,則審查委員便不會認為前言的描述是功能手段用語。

  申請人在收到112(f)的審查意見時,可於答辯稿中具體指出說明書的某段某行已揭露功能手段用語的構造、材料或動作,因此請求項的功能手段用語符合112(f)的規定。另外在審查意見中,亦有可能詳細指出請求項中的功能手段用語應為說明書的某段某行,並請申請人確認或說明。

  反之,若請求項中使用了功能手段用語,且說明書中並未提及該功能手段用語的構造、材料或動作。則該請求項便可能被認為,對發明所屬技術領域中具通常知識者無法瞭解、製造及使用說明書所描述的內容,或者是申請專利範圍不明確,而不符合112(a)或112(b)的規定。一般來說,若說明書內容未提及功能手段用語的構造、材料或動作,申請人在答辯時可能要引用相關的公開文件來說明請求項中所述之功能手段用語,並於說明書中補充相關公開文件的資料,以克服審查意見所指之問題。

 


專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字:1. 功能手段用語;2.112(a);3.112(b);4.112(f)

參考資料
美國專利法
MPEP


 

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