2103  專利審查程序 [R-07.2015]

I. 決定申請人之發明為何,及其申請專利之範圍

在專利審查程序中,申請案應獲得迅速且完整的審查。為符合周詳緊湊審查(Compact Prosecution)的原則,在進行第一次審查時,即使已有任一請求項存在某些缺陷,仍應審查每一條請求項是否符合所有可專利性的法定要件。因此,在第一次官方審查意見中,審查員即應就每一條被核駁的請求項,說明其被核駁的所有理由以及依據。缺陷之處應被詳細地說明,尤其是作為核駁的依據時。審查員並應儘可能地指出相關核駁可以如何被克服、其問題可以如何被解決。若在申請案的審查過程中未遵循上述方式,可能將導致審查時程上不必要的延遲。

在聚焦於特定的法定要件之前,審查員應以下列事項作為審查程序的開端:明確地決定申請人之發明為何、其申請專利之範圍、以及請求項係如何關連於該發明並定義該發明。審查員將檢閱說明書的所有內容,包括發明詳細說明、所有被揭露之實施例、請求項、以及發明所達成特定的、有價值的、且可靠的功效。

在了解申請人的發明後,審查員將著手進行先前技術的檢索,並決定申請案內容是否符合所有可專利性的法定要件。

 

A. 確認並了解發明之功效

以整體觀之,標的發明必須是有用的。此一要求的目的,在於限制專利所保護的發明須具有一定程度的現實價值,而非僅止於一個想法概念、或是一個僅供將來研究開發的原型(Brenner v. Manson, 383 U.S. 519,528-36, 148 USPQ 689, 693-96 (1966); In re Fisher,421 F.3d 1365, 76 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 2005); In re Ziegler, 992 F.2d 1197, 1200-03, 26 USPQ2d1600, 1603-06 (Fed. Cir. 1993))

審查員應檢閱申請案內容,以確認其中敘述的所有功效。由於申請人應是最了解該發明之人,故申請人須進行完整的揭露,指出標的發明的實際應用為何,亦即,解釋標的發明為何是有用的。此一完整的揭露通常也包含了發明的目的,或是發明是如何被使用的(例如,一種適用於治療特定疾病之化合物)。不論在說明書中是以何種形式對發明的功效進行揭露,都必須使本領域具有通常知識者,能夠了解為何申請人確信標的專利是有用的。關於專利功效的審查基準,請參見本審查基準第2107節。申請人應在說明書中說明一種或一種以上的功效以及實際應用,若標的發明係具有一種已為公眾所知的功效,申請人也可引用其他文獻來提供相關說明。

B. 檢閱發明之詳細說明及實施例,以了解申請人之發明

藉由陳述申請人的發明係如何關聯於先前技術,並解釋發明中各個技術特徵的重要性和意義,說明書應能清楚地提供發明的相關解釋。因此,審查員應依下列原則進行此部份的審查:

A)決定該發明的功能為何,亦即,以說明書所揭露的方式使用時,該發明能發揮什麼功能(例如,已編程電腦的相應功能);以及

B)欲完成所主張的其中一種實際應用時,必須具備的所有技術特徵。

專利申請人若能在申請案中清楚地列舉並說明上述諸如發明功效、實際應用等等項目,將有助於審查員之審查工作。

C. 檢閱請求項

請求項定義了一專利之財產權範圍,因此值得格外詳細地審查。請求項分析的目的,在於定義出請求項所保護的範圍,並了解申請人所指之發明為何,請求項係又如何相關於該發明。在決定請求項是否符合可專利性的所有法定要件之前,審查員首先應徹底地分析請求項的文字,以決定其範圍。相關案例請參考In reHiniker Co., 150 F.3d 1362, 1369, 47 USPQ2d 1523,1529 (Fed. Cir. 1998) (“[T]he name of the game is the claim.”)

審查員應以確認並評價每一個請求項的限制為何,作為請求項分析作業的開始。對於方法發明,請求項的限制定義了欲實施的步驟或是動作為何。對於物的發明,請求項的限制則將定義各個物理結構或是材料為何。物的請求項係指定義了機器、製品或是物質之組成的請求項。

審查員將每一請求項限制,與說明書中描述該請求項限制的所有相關說明之處互相關聯,即使該標的發明於請求項中係以手段(或步驟)功能用語定義亦是如此。此一互相關聯的作業,將有助於審查員解讀每一請求項限制。

一個經過適當理解和分析後的請求項,其發明標的將由對其權利範圍造成限制的用詞所定義。該發明標的必須詳細審查。一般而言,在請求項中,用詞的文法及其所欲表達的意思,決定了其所組成的文句將如何限制請求項的範圍。若該文句僅是以提出建議或選擇的方式呈現,而並未要求必須實施某些步驟,或是必須為某特定結構,則該文句並未對請求項之範圍造成限制。然而以下的範例文句,則無法直接決定其將是否對請求項的範圍造成限制:

(A) 關於其用途或適用範圍之描述;

(B) 以「適用於」(”adapted to” or “adapted for”)開頭之子句;

(C) 以「其中」(”wherein“ 開頭之子句;或是

(C) 以「藉以」(”whereby” 開頭之子句。

以上之範例並非用以窮舉所有相關情形。在請求項中,某特定文句是否造成限制請求項的範圍,應視個別情況而決定。可參考下列判決“Griffin v.Bertina, 285 F.3d 1029, 1034, 62 USPQ2d 1431(Fed. Cir. 2002)”(該判決中指出,其「其中」子句限制了該方法請求項的範圍,因該子句「使其所對應操作步驟之意義以及目的得以完整」;另外,也請參考本審查基準第2111.02節以及第2111.04節。

審查員將根據支持一請求項之說明書揭露內容,來賦予該請求項最寬廣且合理的解讀,請參考本審查基準第2111節。所述揭露可以是明示性的、暗示性的、或是其本身所具有的一切特性。對於一手段(或步驟)功能用語請求項中的技術特徵,審查員亦將根據說明書中對應該技術特徵之結構或材料及其均等物、以及包括實現該些功能之方法的均等範圍,賦予該技術特徵最寬廣且合理的解讀。可參考下列判決“Kemco Sales,Inc. v. Control Papers Company, Inc., 208 F.3d1352, 54 USPQ2d 1308 (Fed. Cir. 2000)”。關於如何解讀上述均等物/均等範圍,請進一步參考本審查基準第2181節至第2186節的內容。

根據說明書內容,來決定申請人對於一個用詞的定義應為適當。然若請求項本身並未存在該用詞的額外限制,則並不適宜逕以說明書中所述該用詞的相關限制,加諸於請求項之中。審查員在審查過程中,對於一請求項範圍進行較為寬廣的解讀,將有助於減少請求項在公告後,被其他人以較申請人所答辯或設想的範圍更為寬廣的方式進行解讀的可能性。申請人在審查過程中,亦得藉由修正請求項,來較佳地呈現其所設想的請求項範圍。

最後,當評估請求項範圍時,請求項中的每一限制將被列入考慮。在審查過程中,審查員並非將一請求項分解成個別的單元,然後對各個單元進行獨立的評價。相反地,審查員必須考慮以整體觀之的方式對請求項進行檢視。可參考下列判決“Diamond v. Diehr, 450 U.S.175, 188-89, 209 USPQ 1, 9 (1981)“(在決定被告的方法請求項是否得為受美國專利法第101條所保護之專利時,該請求項必須以整體觀之。在可專利性分析之中,將一請求項先分解為習知的單元以及新穎的單元,然後逕行忽略該些習知單元的存在,並非合適的作法。特別是在方法請求項中,即使該方法中各個組成步驟係為習知且被普遍使用,然而當以新穎的方式進行組合而形成新穎的方法時,該方法可能是具可專利性的)。

 

II. 對先前技術進行全面檢索

在評價標的發明是否符合美國專利法第101條之規定時,審查員應先對先前技術進行全面的檢索。一般而言,全面檢索包括檢閱美國以及外國之專利及非專利文獻。在許多時候,檢索的結果將幫助審查員對於該發明的了解。儘管在說明書的敘述中,包含了被寫入請求項以及未被寫入請求項的發明,然而只要有理由相信未被寫入請求項的發明,在未來仍可能因修正而被寫入請求項中,則應對兩者的相關先前技術皆進行檢索。關於手段(或步驟)功能用語中的限制,應將說明書中所述對應於上述限制之任一結構或材料及其均等物,列入檢索的考慮。前述之手段(或步驟)功能用語係規定於美國專利法第112條第(f)款或修正前美國專利法第112條第6項,同時可參考本審查基準第2181節至第2186節的內容。

 

III. 判斷標的發明是否符合美國專利法第101條規定

A. 美國專利法第101條所涵括之範圍

美國專利法第101條之法條如下。

發明或發現任何新穎且有用之方法、機器、製品或物質之組成,或任何新穎且有用之其改良物者,皆得依本法之規定及要件,獲得專利。

美國專利法第101條中定義了四種發明範疇,在法律上視為合法之專利發明標的:方法、機器、製品以及物質之組成。前三種定義了「物」或「產品」,而第一種則定義了「作法」(亦即,由一連串步驟或動作所組成的發明)。參見美國專利法第100條第(b)款規定(“「方法」用詞,係指製程、技術、或方法,亦包括已知方法、機器、製品以及物質之組成之新穎用途”)。

在歷來司法見解上,排除於上述四種發明範疇之外或是為其例外者,計有抽象概念、自然定律以及自然現象(此即法定不予專利項目)等。可參考下列判決Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLSBank Int'l, 573 U.S. _, 134 S. Ct. 2347, 2354, 110USPQ2d 1976, 1980 (2014) (citing Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569U.S. _, 133 S. Ct. 2107, 2116, 106 USPQ2d 1972,1979 (2013)),以及Bilski v. Kappos, 561U.S.593, 601, 130 S. Ct. 3218, 3225, 95 USPQ2d1001, 1005-06 (2010) (citing Diamond v.Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309, 206 USPQ 193,197 (1980))

最高法院係基於可能形成的獨佔權,而建立此「排除而不予專利的原則」。在前述的Alice一案中引用了Bilski中的判決如下:「若支持該專利“將造成該方法在所有領域的獨佔性利用,從而實際上准許了對於一抽象概念的壟斷”」。可知在司法上已形成請求項不得用以獨佔抽象概念、自然定律以及自然現象的見解。亦即,只要是對於抽象概念、自然定律以及自然現象“直接而實質的利用”,皆不得給予專利,否則“在實際上等效為[抽象概念、自然定律以及自然現象]其本身之專利”(引用自Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 71, 72, 175USPQ 673, 676 (1972))。對於可能形成上述獨佔權的疑慮,最早可追溯自1852年,可參考LeRoy v. Tatham, 55 U.S. 156, 175 (1852)在抽象概念上,一原理係指一基礎事實、一最初原因、一個動機,這些概念並不能被准予專利,因為任何人不應基於這些基礎概念主張排他權)。

抽象概念、自然定律以及自然現象“係科學和技術工程之基本工具”(Mayo Collaborative Serv. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. _, 132 S. Ct. 1289,1293, 101 USPQ2d 1961, 1965 (2012) (其中引用 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67, 97, 175USPQ 673, 675 (1972))。在司法判決中可得知其考量,在於若透過准予專利權而壟斷上述工具,反而將造成創新上的阻礙,而非促進創新。請參考Alice Corp., 134 S. Ct. at 2354,110 USPQ2d at 1980 (其中引用 Mayo, 132 S. Ct. at1293, 101 USPQ2d at 1965)。然而,司法上亦傾向謹慎地解釋此一“不予專利之原則,以免它吞噬了整個專利法”,因為“所有的發明,皆是在某種程度上實施、使用、反應、以為基礎、或應用了自然定律、自然現象或是抽象概念”。請參考Alice, 134 S. Ct. at 2354, 110USPQ2d at 1980(其中引用Mayo, 132 S. Ct. at 1293,101 USPQ2d at 1965)。也因此,以一發明申請專利時,並非只要涉及法定不予專利項目,即被認定不具適格性。請參考Alice, 134S. Ct. at 2354, 110 USPQ2d at 1980-81(其中引用Diamond v. Diehr, 450 U.S. 174, 187 (1981))。

根據司法上見解,若對於抽象概念、自然定律或是自然現象的應用可以“達到新穎而且有用的目的”,則此應用具有可給予專利保護的適格性。請參考Alice, 134 S. Ct. at 2354, 110 USPQ2dat 1980(其中引用Benson, 409 U.S. at 67, 175 USPQat 675)。然而,欲將抽象概念、自然定律以及自然現象轉變為“具有專利適格性之應用”,其請求項不能只是在引述了該些法定不予專利項目後,再加上類似於「應用此一概念」的文字而已。請參考Mayo, 132 S. Ct. at1294, 101 USPQ2d at 1965。再進一步的解釋即,受美國專利法第101條所保護之權利客體,不能是基於仍在雛形的技術而得到的發明方案。請參考Alice, 134 S.Ct. at 2360, 110 USPQ2d at 1985(其中引用Mayo 132S. Ct. at 1294, 101 USPQ2d at 1966)。

判斷申請人所申請的專利係為一法定不予專利項目而不具專利適格性,亦即為抽象概念、自然定律或是自然現象,或為一基於法定不予專利項目的應用而具有專利適格性,是一件極富挑戰性的工作。最高法院於Mayo Collaborative Serv. v. Prometheus Labs.,Inc., 566 U.S. _, 132 S. Ct. 1289, 1301, 101 USPQ2d1961, 1966 (2013)一案的判決中,給出了如何做成此一判斷的測試方法。同時可請參考Alice, 134 S. Ct. at2355, 110 USPQ2d at 1981。此一被稱為“Mayo測試”的測試方法,將於本審查基準第2106節被進一步探討。此一測試方法的第一個步驟,係判斷該請求項是否指向抽象概念、自然定律或是自然現象(亦即法定不予專利項目)。若請求項係指向法定不予專利項目,則進行第二步驟,即判斷請求項中是否引用了額外的元素,因而產生不僅止於法定不予專利項目的而具有相當意義的結果。最高法院稱此第二步驟之測試為“尋找具創造性的概念”。請參考Alice, 134 S. Ct. at2355, 110 USPQ2d at 1981(其中引用Mayo 132S. Ct. at 1294, 101 USPQ2d at 1966)。

最高法院在Bilski v. Kappos, 561 U.S.593, 130 S. Ct. 3218, 95 USPQ2d 1001 (2010)一案中,明白指出商業方法並非“在範疇上不屬於美國專利法第101條所規定的種類”,“商業方法亦是一種方法,亦即,至少在某些情況下,仍能符合第101條之規定而具專利適格性”。因此,軟體和商業方法並非被絕對性地排除於發明標的的合法範疇之外。舉例而言,軟體並非即為一抽象概念。某些軟體也許包含了抽象概念(例如包含了運用了數學關係式的步驟),但仍需要將請求項以整體觀之的進一步分析,以判斷是否具有專利適格性。

除此之外,必須注意美國專利法第101條並非判斷可專利性的唯一工具。當一請求項包含了抽象概念、自然定律或是自然現象,專利法第112條、第102條以及第103條亦提供了額外的工具,來確定該請求項是否合可專利性的條件。如同最高法院在Bilski一案中明白指出:

 

101條中規定的專利適格性僅僅為一基本測試。即使一發明可被認定為一方法、機器、製品或是物質之組成,欲獲得專利法之保護,該標的發明仍應符合專利法中的其他規定和要件,包括該發明必須具備第102條之新穎性要件,第103條之非顯而易見性要件,以及第112條之必須充份且明確揭露要件。

 

因此,審查員應避免過度聚焦於第101條之專利適格性問題,而輕忽於考量一申請案是否符合第112條、第102條以及第103條規定的要件;除了在一些最為極端的案件,審查員亦應避免僅僅依據第101條的專利適格性規定來對一申請案作出審查結果。

關於如何判斷一請求項是否指向一具有專利適格性之專利標的,請參考本審查基準第2106節。

技術功效係為有別於專利適格性之可專利性要件,係要求發明必須是有用的,或是具有特定的、有價值的以及可靠的功效。關於技術功效的詳細討論,請參考本審查基準第2107節。

IV. 評價申請案是否符合美國專利法第112條規定

A. 判斷標的發明是否符合美國專利法第112條第(b)款或是修正前美國專利法第112條第二項規定之要件

美國專利法第112條第(b)款或是修正前美國專利法第112條第二項列出了兩個獨立而有別於其他的要件:(A)請求項所揭示者,係申請人視為發明之發明標的,以及(B)請求項明確地指出該發明,並清楚地定義發明之範圍。若有申請文件以外的、包含自白在內的證據顯示申請人聲稱其所認為之發明與請求項所敘述者不同,則該申請案將具有不符合上述(A)要件的缺陷(可參考本審查基準第2171節至第2172.01節)。

若請求項並未以合理程度的精確和明確用語,對發明進行說明和定義,則該申請案將不符合前段所指出的(B)要件。關於此點,將進行請求項中的文句是否清楚明確的分析,該分析並非以一種獨立審視請求項的方式進行,而是根據相關揭露中的教示,並以本領域具有通常知識者的角度來解讀。根據相關揭露對申請人之請求項進行解讀,必須使得本領域具有通常知識者能合理地了解其發明。

關於“手段”的範圍,係由發明人於說明書中所述,實現相關功能之對應結構或材料及其均等物所定義。請參考本審查基準第2181節至第2186節。關於美國專利法第112條第(b)款或是修正前美國專利法第112條第二項之「請求項明確地指出該發明,並清楚地定義發明之範圍」要件,其所衍生之相關問題討論,請參考本審查基準第2173節以降之說明。

 

B. 判斷標的發明是否符合美國專利法第112條第(a)款或是修正前美國專利法第112條第一項規定之要件

美國專利法第112條第(a)款以及修正前美國專利法第112條第一項列出了三個獨立而有別於其他的要件:

(A)適當的書面說明,

(B)可據以實施,以及

(C)最佳實施例。

1. 適當的書面說明

為符合本要件,說明書必須能合理地向本領域具有通常知識者,傳達自發明之日起,該發明係為申請人所有之事實。關於為符合本要件,而須對於專利申請案進行評價的進一步指引,請參考本審查基準第2163節。

2. 可據以實施之揭露

說明書必須能使本領域具有通常知識者,不需過度的實驗,即能重現或使用標的發明。然而,若一複雜之實驗係為本領域具有通常知識者所習知,則該複雜之實驗並未達到過度之程度。

關於本要件之詳細指引,請參考本審查基準第2164節以降之說明。

3. 最佳實施例

判斷是否符合本要件,需要檢驗兩個條件如下:

(1)在申請日時,發明人是否知悉得以實施該發明之一最佳實施例;以及

(2)若發明人知悉一最佳實施例,說明書中是否揭露此一最佳實施例,並能令本領域具有通常知識者得據以實施。

本要件之進一步指引,請參考本審查基準第2165節以降之說明。關於違反揭露能據以實施標的發明之一最佳實施例所形成之缺陷,在申請案的審查過程中通常並不會發生,因為要在記錄上能提出相關證明的機會是微乎其微的。可參考相關判決Fonar Corp. v. General Elec.Co., 107 F.3d 1543, 1548-49, 41 USPQ2d at1804-05

V. 判斷申請案是否符合美國專利法第102條以及第103條之規定

審查標的發明是否符合美國專利法第102條以及第103條之規定,首先係將發明標的與已知之先前技術進行比對。關於判斷是否符合第102條以及第103條而具有可專利性之指引,請參考本審查基準第2131節至第2146節之說明。若標的發明與先前技術之間並未有差異,則審查員將以第102條為理由核駁,亦即標的發明不具新穎性。若標的發明與先前技術之間存在差異,則該些差異之處將被以本領域具有通常知識者的角度進行評估和解悉。在此前提下,該發明將被判斷是否為顯而易見。若不是,則標的發明滿足美國專利法第103條之規定。

VI. 清楚地表達調查發現、結論、以及立論根據

一旦審查員根據所有包含於美國專利法第101條、第112條、第102條以及第103條之法律規定進行分析並得出結論後,應檢視所有得以核駁之理由及其依據,確認已達到能夠作出該發明不具可專利性之初步見解,如此方能於稍後作成並發出之官方審查意見中,加入上述之核駁理由。官方審查意見中應清楚地表達能支持其結論之調查發現、結論、以及理由。

 

 

關鍵字:MPEP2103,美國專利審查基準,Manual of PATENT EXAMINING PROCEDURE,美國專利審查,美國專利申請,商業方法,抽象概念,自然定律,自然現象,Mayo測試,法定不予專利項目

 

 

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