三、不符合可據以實現要件之情形舉例

授予專利權的三要件(或稱專利三性)為產業利用性、新穎性、進步性,但除此之外,尚有一項重要的要件必須符合,即是「可據以實現要件」。這個要件的內涵為希望透過說明書的充分揭露,使相關領域之技術人員能瞭解內容並據以實施專利。

以下情形將會遭智財局判定為「不符合可據以實現要件」,撰寫說明書時應盡量避免類似情況發生:

  1. 申請專利之DNA片段過長,除具標的功能之基因外,其餘無關之片段夾雜其中:此情況可能導致實施專利者須經「過度實驗」方能篩選出有標的功能之片段,即為所謂「不符合可據以實現要件」。
  2. 申請專利的化合物是經由隨機篩選之方式得來,而非於確知其活性或作用機制後分析而來:實施專利者若須經由大量實驗、隨機產生的方式才能得到該產物,亦被認為不符合可據以實現要件。
  3. 說明書未提供該生物方法可重複實施之證據,或該方法之結果並不穩定:「可據以實現要件」的基本精神即是希望節省實施專利者的時間,使其不必大量重複實驗,故若方法本身再現性太低,即不得已此申請專利。

四、請求項不能為說明書所支持之情形舉例

說明書必須詳盡至「可作為專利實施者的操作protocol」,所謂請求項不能為說明書所支持,簡而言之就是說明書說明不足的情況,亦須盡量避免:

()未揭露申請專利DNA片段之的調節元件(promoter, enhancer)以及未轉譯區域。

()僅揭露cDNA全長,未提供其open reading frame (ORF)資訊,無法得知其與蛋白質產物之關聯。

()未提供雜交(Hybridization)的條件。須詳細至溫度及buffer濃度等,例如:6SSC65

()專利請求項為蛋白質變異體(原本之胺基酸序列發生取代、刪除、插入或加入其他胺基酸)時,須明確表示究為何種變異方式,亦需說明具體的變異實例,不能籠統的以「蛋白質變異體」略之。

 

參考資料

專利審查基準  經濟部智慧財產局

專利法實施細則

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創作者介紹

眾律國際法律/專利商標事務所

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