解釋申請專利範圍(Claim construction)可說是美國專利訴訟的第一階段,亦可說是最重要的一個階段。具體來說透過解釋申請專利範圍(Claim construction) 可使得專利權人或被告瞭解系爭專利的真正範圍,在侵權訴訟的過程中,兩造律師亦會依據解釋申請專利範圍(Claim construction)進行攻防,例如透過解釋申請專利範圍判斷專利有效性或侵權與否。在某些專利侵權訴訟的過程中,在完成解釋申請專利範圍(Claim construction)的步驟後,兩造的律師大概就可以預期訴訟的結果,並決定之後訴訟的策略或和解。

  在美國訴訟的過程中,由陪審團判斷事實,並由法官判斷法律的問題。解釋申請專利範圍(claim construction)究竟是屬於事實或是法律問題,將會關係到要由陪審團或者是法官來判斷。自1996年美國最高法院的判例「Markman v.Westview Instrumenst, INC」之後,確定了解釋申請專利範圍是屬於法律問題,並需要由法官來判斷,而非由陪審團判斷。

  「Markman v.Westview Instrumenst, INC」之後,在專利侵權的訴訟前舉行馬克曼聽證會已經是一種慣例。在馬克曼聽證會(Markman hearing)中,主要透過請求項的語意(claim language)、說明書內容(specification)及申請歷史(prosecution history)等內部證據來解釋申請專利範圍(Claim construction),必要時可參考專家證詞、專業書籍或字典等外部證據,唯在解釋申請專利範圍時外部證據不得違反內部證據。此外在馬克曼聽證會的過程中,法官通常會跟專家證人有所接觸,並可進一步瞭解發明所屬技術領域中具通常知識者的看法,藉此以架構出真正的申請專利範圍。

  若當事人對聯邦地方法院的解釋申請專利範圍有不服,則要等到聯邦地方法院的審查結束之後,才能向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提出上述。CAFC可重新判斷聯邦地方法院的解釋申請專利範圍,若CAFC認為聯邦地方法院的解釋申請專利範圍有誤,便有可能會重新架構出一個新的解釋申請專利範圍,並透過新的解釋申請專利範圍判斷專利有效性或侵權與否。

 


專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字:1.claim construction;2. Markman

參考資料
97.02智慧財產全月刊110期
PATENT LITIGATION AND STRATEGY, second edition 

 


 

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