在完成解釋申請專利範圍(Claim construction)之後,便可進一步判斷侵權物品是否侵犯專利。首先會比對申請專利範圍與侵權物品,若侵權物品中存在申請專利範圍所描述的各個元件時,便可說侵權物品相較於專利案存在字義侵權(Literal infringement)。

  若侵權物品相較於申請專利範圍不存在字義侵權,則會進一步判斷兩者之間是否存在均等論(Doctrine of Equivalents)下的字義侵權。一般來說判斷兩個元件是否是等效元件,通常會透過功能(Function)、手段(Way)及結果(Result)來判斷,若兩個元件具有相同的功能、採用相同的手段及產生相同的結果,便可適用均等論。

  在討論均等論時,通常還需要一併考慮禁反言(Prosecution history estoppel),所謂禁反言是指申請人在提出專利申請的過程中,為了使得專利申請案與引證案之間有所差異,並有利於專利申請案的核准,對請求項內容所提出的修正,或於答辯理由書中具體聲明放棄的權利範圍。

  Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.是有關於均等論的重要判例,Hilton Davis是專利權人,就改善純化的製程提出專利申請,在答辯的過程中,由於引證文件提及了操作在PH值約為9.0的相關製程,為此申請人依據引證文件的內容,在請求項中增加了PH值為6.0至9.0的限制,以使得修正後的專利範圍與引證文件有所區隔。

  Warner-Jenkinson是被告,其使用了Hilton Davis申請之專利的純化製程,唯一的差異在於Warner-Jenkinson是操作在PH值為5.0的純化製程。專利權人認為請求項所述的PH值為6.0至9.0應可均等為PH值為5.0,並認為被告侵害其專利權。而被告則主張申請人在申請過程中,為了專利的核准,在專利範圍中增加了PH值為6.0至9.0的限制,因此主張依據禁反言的規定,專利範圍不應該被均等至PH值為5.0。

  陪審團在綜合兩造的意見之後,認為Warner-Jenkinson侵害Hilton Davis的專利權。並認為專利權人雖然為了專利的核准,於專利範圍中增加PH值為6.0至9.0的限制。但依據審查時的引證資料來看,專利權人的修正主要是為了排除了PH值的上限,而非為了排除PH值的下限,因此專利範圍所述的PH值為6.0可均等為PH值5.0,並涵蓋被告產品的PH值為5.0的內容。

 

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字:1.均等論;2.禁反言

參考資料
PATENT LITIGATION AND STRATEGY, second edition 


 

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