中國專利審查指南的第二部分第八章5.2.1.3具體定義了不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改,其主要包括:

  1. 主動刪除獨立權利要求中的技術特徵,擴大了該權利要求請求保護的範圍。

  2. 主動改變獨立權利要求中的技術特徵,導致擴大了請求保護的範圍。

  3. 主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改後權利要求的主題。

  4. 主動增加新的獨立權利要求,該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。

  5. 主動增加新的從屬權利要求,該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。

  綜合上述中國專利審查指南的內容,基本上申請人在收到審查意見之後,對申請案的申請案的申請專利範圍所進行的修正,基本上不能擴大或更改申請時請求項的範圍,此外亦不能增加申請時的申請專利範圍中未描述的獨立項或附屬項。

  即便新增的內容已揭露於申請時的說明書中,並符合中國專利法第33條之規定,「申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是,對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍」,仍舊會被審查委員認為未針對通知書指出的缺陷進行的修改,導致上述的修正不被審查委員所接受。

  因此在實務上,申請人在收到審查意見之後,對申請專利範圍所提出的修正,除了要符合中國專利法第33條的規定,還必須符合中國專利審查指南第二部分第八章的相關規定。此外中國審查指南中對於修正的規定較中國專利法嚴格許多,因而給人一種專利審查指南凌駕於專利法的感覺。


專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字:1.修正;2.修改;3.針對通知書指出的缺陷

參考資料
中國專利法
中國專利法實施細則
中國專利審查指南


 

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