按我國商標權之取得係採註冊保護原則,亦即商標使用欲取得商標權之保護,應向智慧財產局申請註冊登記。惟商標之目的旨在使商品或服務之相關消費者得以藉以認知該商品或服務的來源,故而商標本身貴在其使用。因此,為保障第三人在他人申請註冊之前,善意先使用相同或近似商標之既有事實及維護原有商標秩序,商標法上設有善意先使用之抗辯規定,即容許商標善意先使用人得在特定條件下使用相同或近似他人的註冊商標,免受商標權人之干涉,以為註冊保護原則之衡平措施。

依商標法(下同)36條第1項第3款規定,在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者,不受他人商標權之效力所拘束,但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。據此,善意先使用係作為商標侵權的抗辯事由,即原先商標使用之行為已構成商標侵權,僅是行為人得主張例外不受商標權效力所拘束。但應以原使用之商品或服務為限,且商標權人得要求其附加適當之區別標示。

需注意的是,實務上多數認為,商標權之效力範圍有屬地主義之適用,則屬商標權效力例外規定的善意先使用亦應有屬地主義之適用,若認任何在國外善意先使用之商標,均可到我國來主張善意先使用,不僅使在我國未註冊而受保護之商標因此受到保護,亦使在國內註冊之商標權人的權益受到極大的限制。因此,第36條第1項第3款之「善意先使用」應不包括國外先使用之情形(司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第3號參照)

又學說上雖有認為,第36條第1項第3款並非在創設法律關係,而僅是商標法上明定之侵權抗辯事由,其並非是一項權利,故不得作為出售、移轉或授權他人使用的標的。惟實務上多數認為,商標圖樣善意先使用之事實,具有得對抗商標權人之法律上利益,有財產上之價值,應得為後手所繼受,倘善意先使用商標之事實,前手與繼受之後手係連續而未中斷者,應認即由後手承受善意先使用商標之事實(司法院104年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號參照)。然就可否授權部分,實務上多數則認為,善意先使用人不得將此法律上利益再授權他人使用,蓋容許善意先使用人可以授權方式,讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標,無疑是創造另一與註冊商標相抗衡的商標權利,並不符合文義解釋與目的論解釋等法律解釋方法,且超過該規定保護先使用行為所形成之事實狀態或社會關係之本旨,且本規定既為註冊保護之例外,基於例外從嚴之法理,侵權之抗辯僅限於原事業之範圍,無由恣意授權他人使用而擴充適用,致影響商標權人之註冊權益(司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4號參照)

另需注意的是,善意先使用商標之人於獲得商標權人授權後,如嗣後經終止授權,實務上多數認為,該善意先使用商標之人不得再行主張善意先使用而抗辯不受商標權效力所拘束,蓋按論理法則,使用權利之原因不可能競合,即善意先使用商標之人不可能基於商標權人授權使用商標,同時又基於善意使用自己商標,是應認善意先使用商標之人自向商標權人取得使用商標之授權後,已非基於善意先使用自己商標之意思使用商標,而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標,是以,善意先使用商標之人自不得於授權契約終止後,再主張善意使用商標而不受商標權拘束,從而,善意先使用商標之人無從依商標法第30條第1項第3款主張「善意先使用」之抗辯(司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4)

 

 

參考資料

1107,02智慧財產權月刊VOL.230

2司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第3

3司法院104年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2

4、司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4

5、司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4

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