眾律國際法律事務所

　　我國專利審查實務上，申請案經第一次實體審查審定者，稱之為初審審定。若初審審定結果為不予專利者，發明專利申請人可向專利專責機關提起再審查的請求。故，我國專利法對於專利申請案之審查程序係區分為初審及再審查二個階段，其均由專利專責機關指定審查人員行使審查。一般而言，初審的審查人員與再審查人員分別為不同人員。

　　由於專利涉及到技術上的專業背景，發明專利申請人若對於初審不予專利之審定結果若有不服，在向法院提出訴願之前，應先向專利專責機關提起再審查的請求，以使再審查人員再為審查，以便審閱初審之審定結果是否正確、合理而及時糾正。

　　再審查制度屬於專利專責機關自我審視之機制，其為訴願之前置程序。依我國專利法第48條之規定，發明專利申請人對於不予專利之審定有不服者，得於審定書送達後二個月內備具理由書，申請再審查。但因申請程序不合法(例如：申請應備文件經通知補正而未補正者)或申請人不適格(例如申請人未取得合法之受讓證明)而不受理或駁回者，得逕依法提起行政救濟。

　　再者，經再審委員再審查後認為有不予專利之情事時，於審定前應先通知申請人，限期申復。若申請人屆期未申復或者提出的申復理由不足以克服不予專利之情事者，再審委員將發出不予專利之審定書。而後，發明專利申請人對於再審查之審定結果仍有不服者，將可以向法院提起訴願。

關鍵字：初審、再審查

參考資料：
2014年版專利法逐條釋義，經濟部智慧財產局。

　　發明申請案經過初審不予專利之審定者，其提起再審查時，申請人仍可以主動修正說明書、申請專利範圍或圖式。

　　發明申請案於初審階段發給最後通知，經申請人修正或申復後，仍為不予專利之審定，申請人提起再審查後，若該申請案於初審階段已發給最後通知，縱使申請案進入再審查階段，申請人所提之修正仍應受專利法第43條第4項各款規定之限制，其限制包括：請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正、不明瞭記載之釋明。惟，如再審查理由係爭執初審階段發給最後通知為不當者，經專利專責機關審酌認為有理由，將再發審查意見通知函通知申請人，解除初審階段發給最後通知之限制。

　　再者，考量初審階段已給予申請人修正之機會，且申請人於申請再審查時，原即得對應初審審定不予專利之事由進行適切之修正，惟為避免申請人於再審查程序中又一再提出修正，致延宕再審查程序，有下列情事之一者，專利專責機關得逕為最後通知：

　　(1).再審查理由仍無法克服初審審定不予專利之事由者，專利專責機關得逕為最後通知。

　　(2).再審查時所為之修正如仍無法克服初審審定不予專利之事由者，專利專責機關得逕為最後通知。

　　(3).在初審階段曾核發最後通知，且再審查時認定該最後通知並無不當時，於再審查時所為之修正，違反第43條第4項各款規定，屬未能克服該最後通知所記載之不准專利事由，專利專責機關得逕為最後通知。

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　　我國專利法係明定保護專利之種類，依其保護的內容，共分為發明、新型及設計等三種類型。三種類型專利之定義分別如下：

　　發明專利-「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」。申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，其定義的意旨指的是發明必須具有技術性。換言之，申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。申請專利之發明不具有技術性者，例如單純發現、科學原理、單純資訊揭示、單純美術創作等等，均不符合發明之定義。發明專利分為物的發明及方法的發明兩種。物的發明包含物質及物品，而方法的發明包括物的製造方法及無產物的技術方法。

　　新型專利-「新型，指利用自然法則之技術思想對物品之形狀、構造或組合之創作」。新型係利用自然法則之技術思想，其具體地表現於物品之空間型態上，佔據有一定空間之物品實體。新型與發明最大不同在於新型之標的只限於有形物品構造或組合加以創作，不像發明，還包括無形之技術方法，也不像設計著重於物品外觀。因此舉凡有關物之製造方法、使用方法、處理方法或其特定用途之方法等，以及無一定的空間形狀、構造的化學物質或醫藥品，甚至以美感為目的之物品形狀、花紋、色彩或其結合等創作，均非新型之標的。再者，符合申請新型標的之專利案理應也會符合申請發明標的，因此，有部分國家的專利申請制度只有發明，沒有新型，例如：美國、歐洲專利。

　　設計專利－「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」。設計專利係保護物品外觀之視覺性創作，與發明、新型專利在保護技術性之創作不同，其可為應用於物品上之花紋、色彩或其二者之結合的平面創作，亦可為物品的形狀或結合花紋、色彩的立體創作。此外，應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，依專利法之規定係可以申請設計專利。

關鍵字：發明、新型、設計

參考資料：

本所 范國華 主持律師 榮獲『行政院大陸委員會』聘任為台商張老師

自今年度起為台商提供法律意見

「我發現有人生產跟我新型專利一樣的產品，我該怎麼辦好？」

「這時候你要先保全證據跟申請新型技術報告啊…（略）」

今天就來談談，什麼是新型技術報告，以及拿到這張新型技術報告到底可以做什麼呢？

美國專利的圖式相關規定，記載於37 CFR § 1.84.(註1)當中。本文針對圖式所使用的視圖、編號、參考符號、導引線及箭頭做介紹：

1. 視圖(views)：

圖式中應包括足夠的視圖以呈現專利的內容，視圖可以是平面圖、正視圖、剖面圖或立體圖，必要時亦可將視圖局部放大以呈現細節。各視圖不可以投影線連接也不可以包含中心線。波形圖或電子訊號可以使用虛線連接，以顯示波形與時間的關係。

2. 視圖編號：

視圖的編號應由「1」開始編號，儘可能依出現在紙張上的順序編號，數字前面須加上「FIG.」，並與頁碼作區隔。若數個視圖分別為同一標的的局部，且該些視圖可組成一完整的標的整體，則該些視圖應使用相同的數字編號，並在數字後加上不同的大寫英文字母。若該申請案中的圖式僅有一個視圖，則無須編號。

3. 數字、字母及參考符號：
   1. 參考符號(最好是數字)、頁碼、以及視圖編號須清楚易讀，且不可與括號或引號一起使用，亦不可被視圖的輪廓線包圍。參考符號以及視圖編號須與視圖的閱圖方向相同。
   2. 文字須使用英文字母，除非有其他慣用的字母代表特定的意義，例如使用希臘字母來表示角度、波長以及數學公式。
   3. 數字、字母及參考符號的高度須至少0.32 cm. (1/8 inch)，且不應被編排在圖式中，意即數字、字母及參考符號不可跨越線條或與線條混合在一起，也不應被放在剖面或陰影面上，以避免干擾讀者對圖式的理解。但必要時，例如標示表面或剖面時，可於參考符號下方畫底線，並在該表面或剖面的一小部分留白，以放置畫底線的參考符號，使該參考符號可以輕易被讀取分辨。
   4. 發明的相同部分出現在不同視圖時，應以相同的參考符號標示，且不同的部分不可以同樣的參考符號標示。
   5. 說明書中未提及的參考符號，不可出現在圖式中，而說明書中所有提及的參考符號，則必須出現在圖式中。
4. 導引線：

導引線是指出現在參考符號及參考特徵之間的線條，須由緊臨參考符號之處延伸至參考特徵。導引線必須以直線或曲線方式呈現，並儘可能的短，且不同導引線不可互相交錯。每一參考符號都須要有一條對應的導引線，除非該參考記號以畫底線的方式標示在表面或剖面上。

5. 箭頭：

以下情況可以允許使用箭頭：

1. 在導引線的一端使用箭頭，且箭頭未接觸任何線條，用以指向所標示的剖面。
2. 在導引線的一端使用箭頭，且箭頭接觸一線條，用以標示該線條所代表的表面。
3. 表示移動的方向。

關鍵字；美國專利、參考符號、圖式

美國專利的圖式相關規定，記載於37 CFR § 1.84.(註1)當中。本文針對圖式所使用的紙張的種類、尺寸、邊界、圖式的識別以及視圖的編排原則做介紹：

1. 紙張種類：

提供給官方的圖式，須繪製或印製在具有彈性、強韌耐用、光滑但非亮面的白紙上，且不可有刮痕、裂縫、摺痕及皺褶。一張紙只能使用一面來繪製或印製圖式。

2. 紙張大小：

雖然有兩種尺寸的紙張大小可被接受，但同一申請案的所有圖式須統一紙張尺寸，且須以紙張其中一較短的邊作統一作為上方。目前可接受以下兩種紙張大小：

1. 21.0cm. × 29.7cm. (DIN size A4)
2. 21.6cm. × 27.9cm. (8 1/2inch × 11inch)

3. 紙張邊界：

不可在頁面的周圍設置框線，但須在紙張的兩對角線的角落設置掃描目標點，例如十字線。且每一紙張頁面須預留上邊界至少2.5 cm. (1 inch)、左邊界至少2.5 cm. (1 inch)、右邊界至少1.5 cm. (5/8 inch)以及下邊界至少1.0 cm (3/8 inch)。也就是說當使用21.0cm. × 29.7cm. (DIN size A4)的紙張時，實際使用區域須小於17.0cm. × 26.2cm.；當使用21.6cm. × 27.9cm. (8 1/2inch × 11inch)的紙張時，實際使用區域須小於17.6cm. × 24.4m. (6 15/16inch × 9 5/8 inch)。

4. 圖式的識別(Identification of drawings)：

在每一紙張的上方應標示發明名稱、發明人姓名及申請案號。在尚未獲得申請案號時，如果有檔案號碼(docket number)，可以使用檔案號碼代替申請案號。在申請日之後才提供的圖式，還須在每一紙張頁面的上方標示「Replacement Sheet」或是「New Sheet」字樣(註[2])。另外所提交的劃線頁副本，若在修改過的圖式中有加註圖式的修改處時，則須在劃線頁副本上清楚標示「Annotated Sheet」(註[2])。

5. 視圖的編排：

一申請案的圖式可能包括複數個視圖，視圖的編排應以不浪費空間為原則，但不同視圖之間須有清楚的區隔，不可為了節省空間，而使不同視圖重疊。視圖的閱讀方向應儘可能為紙張的直立方向(即以紙張其中一較短的邊作為上方)。若視圖必須以垂直紙張的方向始能清楚呈現時，可以將視圖逆時針轉90度後再配置於紙張上，即視圖的下方在紙張的右側。須注意的是，同一紙張上的所有視圖，須統一閱讀方向。

美國發明專利(utility patent)以及設計專利(design patent)的圖式相關規定，記載於37 CFR § 1.84.(註1)當中。目前可接受的圖式類型有以下幾種：

1. 圖式

1. 黑白圖式：

須以墨線圖(India ink)提供，或是以可確保品質的黑色實線繪製。

2. 彩色圖式：

彩色圖式須有足夠的品質，以確保彩色圖式被複製成黑白紙本後，所有細節仍然可以清楚呈現。若是經由USPTO官方電子申請系統提出申請，須準備1份彩色圖式；若非經由電子申請系統提出申請，則須提供3份彩色圖式。當專利中有彩色圖式時，說明書的簡單圖式說明(brief description)部分，須包括以下文字：

“The patent or application file contains at least one drawing executed in color. Copies of this patent or patent application publication with color drawing(s) will be provided by the Office upon request and payment of the necessary fee.”(註2)

然而，雖然彩色圖式可被允許使用在設計專利中，但發明專利只有在少數情況下才可使用彩色圖式。由於國際申請案(註3, PCT Rule 11.13)不接受彩色圖式，因此發明專利若要使用彩色圖式，須先提出說明使用彩色圖式的必要性，並且在獲得USPTO允許後始可使用。

2. 照片

1. 黑白照片：

在一般情況下，並不允許使用照片以及照片的影印本作為圖式，除非照片或顯微照片是唯一可揭示發明內容的媒介，例如：電泳膠(electrophoresis gels)、墨點(blots)、放射性自體顯影(auto-radiographs)、細胞培養(cell cultures)、組織切片(histological tissue cross sections)、動植物的活體影像(vivo imaging)、薄膜層析片(thin layer chromatography plates)、晶體結構(crystalline structure)及裝飾效果(ornamental effects)等等。但若審查委員認為所提供的照片可以使用圖式替代時，審查委員可要求以圖式替代照片。

2. 彩色照片：

須符合上述彩色圖式(a)(2)項以及黑白照片(b)(1)項的條件，才能以彩色照片作為圖式。

　　台灣專利法第23條規定了「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」。為了方便描述，一般會將台灣專利法第23條的內容稱為「擬制喪失新穎性」。

　　中國專利法第22條第2款則是相對應於台灣專利法第23條，其中規定了「由任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向專利局提出並且在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件損害該申請日提出的專利申請的新穎性」。為描述簡便，在判斷新穎性時，將這種損害新穎性的專利申請，稱為「抵觸申請」。

　　台灣專利法中的擬制喪失新穎性與中國專利法的抵觸申請相同之處在於時間點的判斷，兩者規範之引證文件的申請日必須早於申請案的申請日，而引證文件的公開日則晚於申請案的申請日。在比對申請案與引證文件時，兩者同樣包括引證文件的說明書、申請專利範圍、圖式。此外台灣的擬制喪失新穎性與中國的抵觸申請，皆不適用於進步性的審查。

　　然而台灣專利法的擬制喪失新穎性與中國專利法的抵觸申請之間最大的差異點在於，台灣專利法的擬制喪失新穎性排除了同一申請人的狀況，如台灣專利法第23條的規定「申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」。換言之，同一人有先、後兩申請案，後申請案中請求項所載申請專利之發明若僅與先申請案所附說明書或圖式載明之內容相同而未載於請求項時，後申請案仍得予以專利。

　　相較之下，中國專利法則並未排除同一申請人的狀況，如中國專利法第22條第2款的規定「任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向專利局提出並且在申請日以後公佈的專利申請文件」。另外中國專利法的抵觸申請還包括進入了中國國家階段的國際專利申請(PCT案)，其中PCT案必須滿足以下條件，申請日以前由任何單位或者個人提出、並在申請日之後由專利局作出公佈或公告的且為同樣的發明或者實用新型的國際專利申請。

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字：1.擬制喪失新穎性；2.抵觸申請；3.同一申請人

　　中國專利審查指南的第二部分第八章5.2.1.3具體定義了不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，其主要包括：

　　1. 主動刪除獨立權利要求中的技術特徵，擴大了該權利要求請求保護的範圍。

　　2. 主動改變獨立權利要求中的技術特徵，導致擴大了請求保護的範圍。

　　3. 主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改後權利要求的主題。

　　4. 主動增加新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。

　　5. 主動增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。

　　綜合上述中國專利審查指南的內容，基本上申請人在收到審查意見之後，對申請案的申請案的申請專利範圍所進行的修正，基本上不能擴大或更改申請時請求項的範圍，此外亦不能增加申請時的申請專利範圍中未描述的獨立項或附屬項。

　　即便新增的內容已揭露於申請時的說明書中，並符合中國專利法第33條之規定，「申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍」，仍舊會被審查委員認為未針對通知書指出的缺陷進行的修改，導致上述的修正不被審查委員所接受。