眾律國際法律事務所

專利侵害之保全 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-22

壹、專利侵害之簡介

近年來，各個科技公司的競爭，由市場佔有率的爭奪延伸到法院的專利訴訟，藉由專利訴訟的進行，讓對方廠商因定暫時狀態處分，以禁止對手產品的上市。據統計，美國聯邦地方法院專利訴訟案件，自2000年突破2,000件後，2009-2010每年訴訟事件約3,000件，平均一天8件，至2011年專利訴訟案達4,000件。而兩大手機廠商蘋果與三星在荷蘭海牙法院的專利訴訟，也在近日作出判決，同時間HTC亦在2012年6月15日，向美國ITC要求重新審視從Google借得的5項專利，由此可查知各個科技大廠間的專利權爭奪與其訴訟的越演越烈。

台灣亦有億光與日亞化學，泰博科技與訊映科技等之類專利訴訟。在此就專利侵權之部分作介紹。在一專利侵權案件中，原告為了保障自己的權利，除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之禁止請求權。而專利侵害之民事救濟方法可分為事前與事後之救濟，事前救濟為專利侵害之保全，事後救濟為專利權人之請求權行使。按專利法修正理由，專利侵權之民事事後救濟方式，依其性質可分為二大類型，而排他妨害之禁止請求權其性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，是不以專利侵權行為人有故意或過失為要件。按專利法第96條之規定，禁止請求權之態樣有二：(1)發明專利權對於侵害其專利權者，得請求除去之；(2)有侵害之虞者，得請求防止之。

貳、保全程序

保全之概念有狹義與廣義之分，狹義之保全係指民事訴訟法第522條、第532條、第538條及第538條之1等民事保全程序。廣義之保全者系指包括狹義保全以外，法律規定之各種暫時性或緊急性之救濟程序。

聲請人在提出定暫時狀態處分聲請時，必要的程序要件為：(1)倘若聲請人為專利權人則應提出專利證書、專利說明書公告本及釋明相對人構成侵害事時之證據；(2)倘聲請人為被控侵權人則應提出證據釋明其未就相對人所主張之專利構成侵害之事實；(3)保全必要性之釋明。

專利侵權案件之審理法院為智慧財產法院，一審雖為民事訴訟，但其保全程序規定仍與民事訴訟法所規定的有所不同：(1)釋明不足不得以供擔保代替之；(2)提高聲請人之釋明責任；(3)法院得開示心證

歐洲專利異議與訴願的提出

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-21

壹、異議(Opposition)

根據歐洲專利公約(EPC)第99條之規定，任何人若對歐洲專利局(EPO)所核准的專利案件有所異議，可在案件核准九個月內向EPO提出，在異議的提出需經繳納費用，否則便視為未提出異議。異議的提出僅可基於三種因素：

(1)   專利案件的主要標的構成歐洲專利公約第52到57條其中之一的要件，而不具專利性。

(2)   專利的揭露並不明確與足夠顯示個人技術

(3)   專利的主要標的內容超過申請時所提交的文件

EPO在收到異議通知後會立即告知專利權人並且檢查是否受理。若有不足之處會通知異議提出者，若不足之處需依照EPC第77條第1項之規定修改，需在異議期間內補正。其他之修改則需依照EPO所限定的期間內補正(通常為2個月)。未在所規定之期限內補正，則此異議提出將會被拒絕且不受理。

貳、訴願(Appeal)

歐洲專利申請程序簡述 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-21

壹、簡介歐洲專利申請

歐洲專利局(The European Patent Office)係根據歐洲專利公約(EPC)[1]成立，為一審理及執行機構，處理歐洲專利申請案之申請、檢索、18個月公開、審查、核准公告，乃至於異議等程序。專利權申請人得透過EPC申請的方式，而藉此向EPC的締約國與延伸國取得專利保護，不用特地去重新了解歐洲各國的專利制度。對台灣大多數科技從業人員而言，透過EPC申請能免去因不懂其他歐陸語言需付出的額外翻譯成本，讓申請人在申請其他歐陸國家專利權時，得以在英文、法文與德文之三種官方語言擇一即可。

EPC第63條第1項明定，歐洲專利權的期限自申請日起為20年。

         EPO的官方語言是英文、法文和德文，若在申請歐洲專利時非使用以上三種語言，必須在兩個月內補寄其中一種官方語言的翻譯。

歐洲專利制度之主要特色有：(1)優先權主張；(2)先申請原則；(3)新穎性原則；(4)早期公開制度；(5)專利檢索；(6)請求審查

                歐洲專利可申請的種類僅有發明專利，而不包括新型與設計專利。EPC並沒有特別「發明」的定義，但有四類標的物不得申請發明專利，即為：(1)電腦軟體；(2)對人類或動物的手術、治療和診斷方法；(3)各種動植物之品種、培育動植物之必要方法；(4)其商業性開發會違反公共秩序或公序良俗

                可申請專利之基本要件為：(1)可申請專利之標的物；(2)新穎性；(3)產業可利用性；(4)可進步性

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查目的 

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查目的

對於被控侵權人或潛在被控侵權人而言，再審查的目的可以歸納如下：（1）增加與專利權人之談判籌碼；（2）據以請求地方法院暫停訴訟（Stay of Litigation）；（3）作為非蓄意侵權（Non-Willful Infringement）的依據；（4）作為主張專利權人行為不正（Inequitable Conduct）的依據；以及（5）作為訴訟結果不利時之保險。分述如下：

（1）    增加與專利權人之談判籌碼：在訴訟風險明顯且不可忽視的前提下，一份準備完整的再審查請求書，在提交至USPTO之前，適時適度地讓專利權人知悉內容，可以增加專利權人的協商壓力，進而為自己增加談判籌碼。即使最後沒有向USPTO申請再審查，為此所作之準備也可以用在當前或將來的專利無效訴訟中，努力並不會白費。在此需注意的是，一旦向USPTO提交再審查請求，無論是單方或多方再審查均無法撤回。因此，若首要目的是授權談判，那麼申請人於提交再審查請求前，即應透露給專利權人知道以促進協商。另外，如果一多方再審查已開啟，即便申請人與專利權人達成和解，PTO也不會因此撤銷申請人的參與資格，倘若和解協議限制申請人繼續參與再審查，申請人可以主動放棄後續參與的資格，而當申請人退出後，多方再審查程序實質上會變成單方再審查程序，其餘利害關係人並不能藉此取代申請人參與再審查。

（2）    據以請求地方法院暫停訴訟：當系爭專利同時繫屬於USPTO之再審查及地方法院之訴訟程序時，當事人可以請求地方法院暫停訴訟，藉以節省訴訟成本或增加對方協商壓力。法院在考量是否暫停訴訟時，通常最在意後續再審查期間還要多久。由於後續再審查期間可能從數個月到數年，因此想要說服法院暫停訴訟，一定要提出合理可信的再審查期間表，大部分法院至少要看到CRU發出第一次官方通知才會考慮是否暫停訴訟。

（3）    作為非蓄意侵權的依據：由於再審查同意令的核發意味著USPTO同意系爭專利具有可專利性實質性新問題（SNQ），被控侵權人可以據以爭執他是在相信系爭專利是無效的前提下才實施該專利，再加上CAFC於In re Segate一案中提高蓄意侵權的判斷標準，因此，再審查同意令可能成為反駁蓄意侵權指控的利器。不過目前地方法院係將再審查同意令視為蓄意侵權之眾多考量因素中的一項因素，來據以衡量是否合乎In re Segate案所建立之標準。另外，系爭請求項修改與否也可能影響蓄意侵權的判斷，舉例而言，若系爭請求項於審查過程中未被USPTO核駁或者於審定後仍能保持不變，則法院有可能會降低再審查對於蓄意侵權的影響比重，反之則可能有利於非蓄意侵權的主張。

（4）    作為主張專利權人行為不正的依據：由於專利申請過程中，專利申請人與參與申請之關係人有義務向USPTO揭露與可專利性有關之資訊，否則可能會構成不正行為，使得專利無效。因此，倘若被控侵權人可以證明專利申請人有專利申請當時應揭露而未揭露之先前技術（例如其它國家對同一發明之專利申請所下達之核駁中所使用的引證案），並據以讓USPTO開啟再審查程序，即有較高的勝算向法院主張專利申請人有不正行為，系爭專利應屬無效。需注意的是，不正行為是否成立需同時衡量先前技術的客觀相關度與專利權人的主觀欺騙意圖（亦即專利權人是否刻意欺瞞PTO），且客觀相關度與主觀欺騙意圖為兩獨立要件，亦即不得僅因該先前技術與系爭專利是高度相關的，即據以推定專利權人具有明顯的主觀欺騙意圖^（註）。

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查申請策略

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查申請策略

單方再審查與多方再審查有各自的審查流程，申請人可視個案需求分別申請單方及/或多方再審查。如前所述，單方再審查的主要申請規範包括：（1）任何人均可申請；（2）申請人可匿名；（3）可申請多次；以及（4）申請後申請人即脫離審查程序（唯一參與機會是針對專利權人於申請日起二個月內向CRU提交之陳述書作回覆）。多方再審查的主要申請規範包括：（1）限專利權人及其關係人以外之人申請；（2）申請人不可匿名且需揭露關係人；（3）申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前，未經CRU主管同意，不得針對系爭專利提出另一多方再審查；（4）申請人及其關係人就先前多方再審查過程中已提出或可得提出之可專利性資訊，不得據以再次提出多方再審查；以及（5）申請後申請人仍能繼續參與審查程序。無論是單方或多方再審查，再審查內容原則上均會公開。

由於單方再審查不限制同一申請人申請多次，部分申請人會策略性地提出多次單方再審查，這麼做的好處包括：（1）於首次再審查的準備工作中，只需針對少數請求項之SNQ來準備，其餘請求項之SNQ可留待後續申請之單方再審查中主張，如此即可縮短首次再審查的準備時間；（2）僅管單方再審查給予申請人之參與空間非常有限，但申請人可以根據在先之單方再審查的公開內容（包括官方通知與專利權人之回覆意見）來準備在後之單方再審查，以達到類似多方再審查的效果。有專利權人認為多次提出單方再審查是一種騷擾及蓄意延宕審查之行為，且使申請人不公平地享受到類似多方再審查的好處但規避掉其限制。USPTO目前係要求SNQ必需是新的且非累積性的，來有限度地防止申請人針對同一專利大量申請單方再審查。此外，USPTO之專利法律行政辦公室（Office of Patent Legal Administration, OPLA）也可將多個單方審查查予以併案處理，甚至專利權人也可以針對併案與否之決定以及騷擾行為向OPLA提出請願，基於USPTO擁有完整之權限來決定是否併案，應可解決相關問題。

另有一種作法是：再審查申請人先申請單方再審查，之後再申請多方再審查。如此一來，申請人可以加快首次再審查準備工作（僅針對少數請求項來申請單方再審查），以取得較早之申請日來強化向法院要求暫停訴訟的正當性。類似地，USPTO也可將單方與多方再審查予以併案。

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查潛在風險

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查潛在風險

由於USPTO之再審查程序與地方法院之訴訟程序是相獨立的，申請人（即被控侵權人）與專利權人在同時處理再審查與訴訟時，會各自遇到不同的潛在風險。

同時面對再審查與訴訟時，在執行上，專利權人的主要難題是如何有效區隔訴訟團隊與再審查團隊（包括內部與外部專利法務人員、律師與專家證人）。於再審查程序中，專利權人與參與再審查之共同利害關係人（Patentee and its Privies）有義務正當且誠實地跟USPTO對話，該義務包含了揭露與可專利性有關的資訊，一旦違反該義務，即可能構成不正行為，進而使專利無效。於此同時，在訴訟方面，法院可能會核發保護令來規範訴訟雙方如何處理訴訟所涉及的機密資料，當一份機密資料與可專利性有關時，如果專利權人之訴訟團隊與再審查團隊區隔不清，再審查團隊即可能背負著將該份資料提交予USPTO的義務，而使訴訟團隊違反保護令；亦或為了遵守保護令不提交該份機密資料，而使再審查團隊違反揭露義務，進而構成不正行為。儘管USPTO曾表示保護令範圍內的資訊在沒有證據顯示該資訊可以公開的情況下是不需提交的，但為避免爭議，許多訴訟律師選是會選擇不參與再審查，以避免所持資訊揭露與否的困擾，然而，這也造成了訴訟團隊與再審查團隊可能會出現立場或說法不一致的風險，尤其在請求項範圍之建構與可專利性之解釋方面可能出現分歧。因此，如何同步二個獨立運作的團隊是專利權人頭痛的地方，當然，倍增的費用也是。

在申請人方面，雖然沒有必要區隔訴訟團隊與再審查團隊，然而申請人最大的隱憂來自於自身的機密資訊會否被專利權人用來修改請求項或撰寫新的請求項，藉此一面限縮請求項範圍以避開先前技術，一面將申請人之產品納入修改後的範圍裡。理論上，訴訟中的任一方都不可以利用對方的機密資訊來修改或新增請求項（無論是申請中或再審查中之專利），但由於舉證不易，事前的防範可能會比事後的追訴來得有意義。因此，雙方在協商訂定保護令內容時，必須考慮到進行中或未來可能開啟的專利申請或再審查程序，以擬出妥善的保護令，尤其申請人方面（被控侵權人）更應著力要求專利權人嚴格區分訴訟與再審查團隊。

註：Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (CAFC 2011) (en banc)

眾律國際法律事務所實習律師  郭凌豪

                                              2012-06-12

近來都更議題討論熱烈，也暴露出許多原本即受有質疑之問題。雖藉由都市更新條例實施老屋重建、整建，有政府監督審核，有容積或租稅之獎勵，且非必經全體住戶同意即可為之；但，需按法定程序進行，時程的延宕及不確定性，以及住戶、建商、政府三方，甚至住戶彼此之間，若是缺乏共識、信任或演變成立場對立，那往往會面臨破局之結果。因此，直接找建商來重建，由地主出地、建商出資，即所謂合建，似乎又開始成為市場上之首選。

但合建之問題，比起都更，似乎也不遑多讓，一開始的契約如何談定，房屋、土地或是賣出之利潤如何分配，產權如何移轉，在沒有政府監督或是法定程序可以依循下，不是此項專業之屋主或地主，更需小心謹慎。

首先，應先認識的是，雙方所談合建的模式或是性質為何，再考量其可能之法律效果，據以簽訂合建契約。

實務上合建之模式，相當多樣，甚至每個個案皆非相同，但大致來說，可以分成以下幾類：

一、若地主提供土地，但於房屋建成之後不實際分配房屋，僅依約定比例分配獲

利，即由地主出地、建商出資興建房屋並出賣，而營共同事業，即屬「合夥」

性質，其法律效果自應依循合夥之規範。

台灣專利法規與中國專利法規之異同(1)

眾律國際法律事務所 專利部副總經理鄭裕涵
2012-06-01

前言

台灣與中國大陸所處的地緣關係相當接近，所使用的官方語言都是中文，並且台灣與中國大陸的基本專利精神與立法概念是類似的。但，在實際閱讀過台灣與中國大陸的專利法、施行細則(中國大陸稱為實施細則)與審查基準(中國大陸稱為審查指南)後，兩岸的相關專利法規的差異點除了程序名稱上的用語遣詞不同之外，仔細比較兩岸的相關專利法規，還能發現其實存在著很多基本法定規範的差異性，這在兩岸專利相關法規中即各自代表了程序上的不同意義。

以下將逐一介紹兩岸在專利法規上的相同與差異之處。

擬制新穎性V.S. 抵觸申請

以台灣及中國的發明專利做為說明：

前言

商標法第30條第1項第3款規定：在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。同款但書並規定，善意使用以原使用之商品或服務為限，商標權人並得要求其附加適當之區別標示。此即商標法所謂「善意先使用」之規定（商標法逐條釋義，頁95），其立法目的在於，商標權人於商標獲准註冊後雖享有排除他人使用其商標之權利，但為了避免過度保護商標專用權利反而造成市場自由競爭之阻礙、以及適當調和商標先註冊主義與先使用主義之衝突，故對於商標專用權利加諸一定之限制。

「善意」之解釋

然，所謂的「善意」，解釋上可能如同民法條文之「善意第三人」，係「不知情」之意。則「善意先使用」即須不知有他人商標，而使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，方可主張。

實務上有台灣台北地方法院93年度智字第70號判決可供參考。該判決指出，「商標法第30條第1項第3款之『善意』，係指『並非以不正當競爭為目的』，即使商標權人已使用商標，未申請註冊，但第三人明知該商標己使用，卻使用他人商標，在商標權人註冊商標後，第三人仍使用該商標，其不得主張係善意使用。」

亦即，該判決認為第三人必須「非明知該商標已使用」方可主張善意先使用，可認為其對於商標法「善意」之解釋較為接近民法上之「善意」--即不知情。

商標侵權行為之構成要件

按現行商標法第29條第2項規定，除同法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：

一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。

二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

另依同法第61條第2項之規定，未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。商標權人對於侵害其商標權者，依同條第1項之規定，得請求損害賠償，此即商標法上對於商標侵權行為損害賠償請求權之明文規定。

依照侵權行為之一般構成要件基礎，必須有「加害行為」、「行為不法」、「侵害權利或利益」、「致生損害」、「損害與行為間因果關係」、「行為人有責任能力」、「行為人有故意或過失」等七項要件始該當於侵權行為。此即民法第184條「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」之規範要素。