眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所 專利工程師許鐘成 

2012-07-20

一、  前言  

專利制度之重要目的為鼓勵發明、獎勵創新，藉由一定期間之排他性專屬權的賦予，讓專利權人得以回收研發創新所挹注的心血及金錢，以達成激勵創新活動之政策目的[1]，在智慧財產掛帥之時代，專利權不僅使企業在市場上取得及確保競爭優勢，從國家社會之整體利益觀之，科學技術研究發展亦有助於人類生活文明之提升，因此各國在法律上無不透過專利制度鼓勵發明人投入研發與創作。  

對於專利侵權之態樣，概括可分成「直接侵害」（direct infringement）與「間接侵害」（indirect infringement）[2]，而決定直接侵害與否之判斷，則須就系爭物品或方法之構成要件與申請專利範圍之構成要件進行比對，若其具有申請專利範圍之每一構成要件，且其技術內容相同者，依「全要件原則」（All Element Rule）即構成文義侵害（Literal Infringement）。惟他人為避免直接落入專利權範圍，常會採取迴避設計（design around），以避開文義侵害，因此，美國法院發展出「均等論」（Doctrine of Equivalents）[3]，倘若被控侵害之產品係以實質上相同之方法，執行實質上相同之功能，而達到實質上相同之結果時，亦構成侵害專利，此一均等論判斷法則亦廣為各國專利法所接受，故若申請專利範圍中之每一構成要件得以由具有實質上相同功能、方法、結果之構成要件予以容易置換者，仍屬侵害專利[4]。然不論是全要件原則或是均等論，判斷皆為就申請專利範圍之全部構成要件予以分析，因此若行為人製造、販賣、使用的只是申請專利範圍中部分元件的話，，即未構成專利權之直接侵害，舉例說明，設若專利物品係由幾個零件組成，每一個零件缺少了其他零件都沒有使用價值時，幾個人合起來製造及銷售專利物品，倘若法律允許行為人以每個零件都不構成侵權為藉口而逃避專利侵害之責任者，專利的價值就會大大降低。  

二、間接侵權（indirect infringement）之概念   

如前所述，就美國專利法針對專利侵權之態樣蓋分為二種，一為直接侵權（direct infringement），一為是間接侵權（indirect infringement）。以美國法例，第二七一條(a)規定：「除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、要約銷售，或銷售已獲准專利之發明產品，或將該專利產品由外國輸入至美國境內，即屬侵害專利權。[5]」即行為人之產品對於專利權人被認定依照「全要件」或「均等論」符合本款而使侵權成立時，此即為一般所謂的「直接侵權」。  

間接侵權則針對行為人雖然未實施專利之全部要件，不符合第二七一條(a)之規定，未構成直接侵害，但若行為人之行為已構成對專利權侵害之誘引或幫助，則造成對專利權之間接侵害，例如將專利之個別組件予以分開或共同銷售，但未將之組合，或只銷售部分的重要元件，而由使用者將之組合以實施全部專利要件時，若要求專利權人須對所有的使用者個別地提起訴訟以停止侵害行為，不僅大費周章，而且也難以從根源上去阻止侵害的發生，從而減損了專利權的效力，因此，為了彌補傳統的專利侵權判定標準對專利權保護之不足，強化專利權的保護，便產生間接侵權之概念，於專利法中將某些與侵害結合蓋然性較高之行為獨立於直接侵害之外另設規範。  

一九五二年前的美國專利法對於間接侵害並無明文規定，是由普通法上的判例基礎上逐步發展起來的。1871年由美國Connecticut州地區巡迴法院審理的Wallace v.Holmes[6]一案中，本案案例是為專利權人發明了一種用於煤油燈的改良式燈具，此專利包括為了使用燃燒裝置而必需的通用的儲油器、燈芯管燈頭和燈罩，為一項組合專利，被告則是製造並銷售該燈頭，而該燈頭除了應用於該專利發明之外，並無其他用途，至於燈罩部分，一般消費者可以輕易地從玻璃製造商處購得。雖然該案中，被告並未製造並銷售該專利發明的整體─燈具（燈頭＋燈罩），但法院最終判定被告侵權，法院認為，當一個專利產品由幾個零件組成，每一個零件缺少了其他零件都沒有使用價值的時候，幾個人合起來製造和出售專利產品，每個人只製造和出售專利產品的一個零件，若法律允許他們以每個零件都不構成侵權為藉口來逃避侵權責任的話，專利的價值就會大大降低。被告雖並未銷售該專利發明的整體，不成立直接侵害，但由於該燈頭僅能使用於該燈具，而被告於銷售時亦可預期購買者將會利用該燈頭與另外買來之玻璃燈置相結合，以實施該專利發明，每賣一個燈頭，被告就等於是向購買者做出有關侵犯專利權的提議（proposal），每個購買者通過購買燈頭接受了被告的這個提議，據此可以推斷出被告和購買者的確是採取了一致的行為（concerted action），共同造成專利侵權的結果，故法院認為構成專利侵害。  

此為以共同侵權（joint tort feasors）[7]這一古老的普通法原理為基礎，第一次明確地認定未經專利權人同意製造或銷售用於專利裝置或者專利方法的非專利部件也可以被認定構成實質性的侵權，從而拉開了專利間接侵權的序幕。專利間接侵權此一名詞則是最早出現在1886年的Snyder v. Bunnell[8]一案中，並隨後在1894年MORGAN Envelope Co. v. AlbanyPaper Co.[9]案中首次被作為一種法律原則明確提出，為了具體規範專利間接侵權問題，美國於1952年修訂專利法時，於第第271 條中增訂 (b)(c)(d) 項，至此，間接侵權有了法源依據。此後，在1 9 8 4年、1988年和1994年對該條進行了修訂，其中1984年11月8日增加了（f）款；1988年11月19日在（d）款中增加了（4）、（5）兩項；1994年12月8日增加了禁止許諾銷售行為的規定[10]。  

三、小結  

  綜上所述，美國專利法中間接侵權之概念乃非先見之明，而是由Wallace v.Holmes一案作為起點，經由眾多案例及判決逐漸累積，建構出對於間接侵權之相關概念及規範，其背後學說的消長及立法精神，實值得近年來考慮將間接侵權納入專利法規範的我國做為借鏡之用。 

[1] 楊宏暉，「創新誘因的維護與競爭法規範─以專利拒絕授權為例」，公平交易季刊，第12 卷第2期，頁68以下，2004。   

[2] 蔡明誠，發明專利法研究，225，台北：自行出版，1997。陳文吟，專利法專論，272-273，台北：五南書局，1997。  

[3] Winans v. Denmead, 56 U.S. 330 (1853); Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).  

[4] 楊宏暉，「論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護」，公平交易季刊，第16 卷第1期，頁99，2008。 

[5] 35 U.S.C. 271 (a)：” Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers tosell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of thepatent therefor, infringes the patent.”  

[6] Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. 1871). 

[7] When two or more people are involved for in one wrongful act or negligence, by which they cause injury or damage to the same person or the same property, they are jointly liable for those injuries or damage irrespective of how much fault was each one at. Thats known as Joint tortfeasor. if ne of them feel that they have been asked to compansate more than their fault was, they can claim the same by the way of principle of contribution from the court. 

[8] Snyder v. Bunnell, 29 Fed. 47 （C. C. S. D. N. Y. 1886）. 

[9] MORGAN ENVELOPE CO. V. ALBANY PAPER CO., 152 U. S. 425 (1894).  

[10] 陳正倫，「在專利侵害鑑定中間接侵權是否存在 (上)」，連展人智權專欄，11月號，2008，頁19。