眾律國際法律事務所

義大利一間名叫「Global Track Warehouse Europe GmbH」的公司(下稱GTW公司)為生產挖土機橡膠履帶之公司，並且在其橡膠履帶上印有「R TRACK」作為商品標誌。不過，另一間叫做「E.P.D. Italia S.r.l.」的公司(下稱EPD公司)則指控GTW販售該橡膠履帶之行為已侵犯其早已於2010年1月14日向義大利商標局註冊之商標「R TRACK」，並且向義大利波隆那地區智慧財產法院聲請發禁制令，禁止GTW公司繼續販售該項侵權商品。

GTW公司在法院審理中主張，EPD公司雖就該商標先取得註冊，然其商標註冊係基於惡意而不應受到法律之保護，故請求智慧財產法院駁回其禁制令聲請。GTW公司指出，EPD公司之代表人直至2009年12月11日為止仍為GTW公司之代理商及獨家經銷商，因此EPD公司早已知悉GTW公司有推出「R TRACK」系列商品之計畫。GTW公司主張EPD公司就其禁制令聲請有故意隱瞞重要相關事實之惡意，故請求智慧財產法院應駁回其聲請。

經過法院之調查，發現GTW公司早在2009年11月時就已向其代理商及經銷商揭露有關於「R TRACK」系列產品之計畫，且亦已於相同時期在德國及澳洲提出「R TRACK」之商標申請案。基於此事實，智慧財產法院認為EPD公司之代表人的確利用了基於與GTW公司之經銷關係而獲得「R TRACK」之資訊，並藉此資訊取得了義大利的商標註冊。

智慧財產法院指出，義大利商標法(Italian Industrial Property Code)有關於「惡意註冊」之規定，其立法精神在於提供先使用商標之人「期待權之保護(anticipatory protection)」，使其合法先使用商標之權益不致遭知悉其使用商標之事實且故意為阻擋其商標申請而搶先提出申請案之第三人所損害，此種第三人尤指因為特殊信賴關係而知悉先使用商標事實之人，例如代理商或經銷商。

基於上述事實及法律上之理由，智慧財產法院認為EPD公司所提出之禁制令聲請係基於「惡意之商標註冊」，因此駁回了其聲請。

參考資料

1. “ITALY: Former Agent in Bad Faith on Wrong Track in Injunction Proceedings”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/ITALYFormerAgentinBadFaithonWrongTrackinInjunctionProceedings.aspx, 最後瀏覽日：2012年3月5日。