眾律國際法律事所 專利工程師李致遠
2012-12-25
在應用均等論的時候，其專利權擴張範圍不可以包含該發明專利的先前技術，也因此，當一產品(以下簡稱系爭對象)被控落入另一個專利(以下簡稱系爭專利)的權利均等範圍時，被告可以主張先前技術阻卻，即主張系爭對象其實是屬於系爭專利的先前技術，來阻止均等論的權利擴張以避免落入系爭專利的權利範圍。在實務上，判定先前技術阻卻是否成立並不容易，因為當如此爭議發生的情況，往往系爭對象、系爭專利和相關先前技術之間的差異會很小，而法院在判決先前技術阻卻是否成立，往往是判定系爭對象和相關先前技術的差異是否比系爭對象和系爭專利的差距還來得小。然則如此判定往往會流於主觀，以下就專利審查的新穎性和進步性要件審查來討論另一種判定準則。
以新穎性要件看先前技術阻卻判定準則
若先前技術阻卻成立，則代表系爭對象隸屬於相關先前技術的範圍。以此角度來看，若是假設系爭對象在沒有系爭專利的情況下，其申請專利無法通過新穎性要件審查，也因此我們可以使用新穎性審查基準來判斷系爭對象是否通過測試，假如未通過的話則先前技術阻成立。
以進步性要件看先前技術阻卻判定準則
依照前述討論，我們一樣可以以進步性審查基準來測試系爭對象是否通過測試，若是未通過測試的話則先前技術阻卻成立。
若是我們以先前討論的方式來審查先前技術阻卻是否成立，可以發現其實其關鍵處不是在於判定系爭對象和相關先前技術的差異與系爭對象和系爭專利的差異之大小比對，而是在於系爭目標是否隸屬於相關先前技術的範圍。若系爭目標無法通過新穎性或進步性其中一個測試，則系爭目標隸屬於先前技術，先前技術阻卻成立；反之則先前技術阻卻不成立。另外，以此角度來看，先前技術文件的引用，得以引用不只一份，並沒有太大限制。
假設性申請專利範圍分析法
假設性申請專利範圍分析法(hypothetical patent claim)是美國CAFC 於1990 年之Wilson Sporting Goods 案所創設，其概念邏輯即如前述。以如下步驟執行：
一、修改系爭專利之申請專利範圍中與系爭對象均等的技術特徵，使之在字義上涵蓋系爭對象，此修正後的申請專利範圍即稱之為「假設性申請專利範圍」；
二、以被告提出作為阻卻均等侵權的先前技術為引證資料，檢視該「假設性申請專利範圍」是否仍符合可專利要件之新穎性、進步性規定，若：（ a）該「假設性申請專利範圍」仍具有新穎性與進步性時，應判斷均等範圍得擴及涵蓋系爭對象，系爭對象構成均等侵害；（ b）該「假設性申請專利範圍」不具有新穎性或進步性時，則應判斷均等範圍不得擴及涵蓋系爭對象，系爭對象不構成均等侵害。
結語
以新穎性、進步性審查基準來判定先前技術阻卻是否成立，雖然在實務上未必容易使用，卻為我們提供一個清楚明確的框架來進行審查，以避免流於主觀的判斷。
參考資料
專利實務論 劉國讚
專利侵害判斷之研究 － 以均等論下之先前技術阻卻研究為中心
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