眾律國際法律事務所 專利工程師 鄧旭敦
2014.03.05
一. 前言：
專利權之專有排他性是專利制度中的一項重要原則，故一項發明僅能授予一項專利權，根據專利法第三十一條與第三十二條，我國採先申請制，相同發明有二項以上專利申請案時，僅能就其最先申請者准予發明專利。
同時，發明與新型同屬技術思想之創作，以相同創作分別申請發明專利及新型專利者，應僅得就其最先申請者准予專利。並因發明專利是採請求審查制，故適用本法條時，必須以發明申請案有申請實體審查為前提，本文根據發明專利審查基準之專利要件一章，對其作簡介。
二. 先申請原則之審查與判斷
（一）相同發明之審查以每一請求項所載之發明為對象，逐項審查，若二個以上申請案之說明書中所揭露之技術內容相同，例如二個申請案皆揭露一特定物及該物之製造方法。
但該二個以上申請案間每一請求項所載之發明或新型皆不同時，例如一申請案為物而另一申請案為該物之製造方法，應認定該二個以上申請案並非相同發明。
（二）先申請原則之判斷基準：
先申請原則所稱之「相同發明」，其判斷包含(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。
（三）認定同日申請之發明是否相同的方式：
先申請原則是相同發明有二個以上申請案，先申請專利之發明或新型排除後申請者；惟若同日申請之二個申請案其中僅有一申請案被認定適用該法條不予專利，而另一申請案被認定並不適用該法條時，此不一致之認定並不妥當，應認定二個申請案之發明非相同。
三. 先申請原則之審查程序
（一）不同日申請：
相同發明有二個以上申請案於不同日申請，若後申請案申請前先申請案已公開或公告，對於後申請案之審查，優先適用新穎性之規定。
若後申請案申請前，先申請案尚未公開或公告，將依下列情況審查：
1. 若為不同申請人於不同日有二個以上申請案為相同發明時，優先適用擬制喪失新穎性之規定，必須等先申請案公開或公告後，才進行後申請案之審查。
2. 若為同一申請人於不同日有二個以上申請案為相同發明，若後申請案無其他核駁理由得准予專利者，將發出審查意見通知，若仍認定為相同發明，將以違反專利法第31條第1項之規定為理由，核駁後申請案。
（二）同日申請：
1. 不同人於同日有二個以上申請案為相同發明，若相關申請案均無其他核駁理由得准予專利者，將通知所有相關申請案之申請人協議並申報協議結果，若申請人協議不成或指定期限屆滿仍未申報協議結果而視為協議不成者，將依專利法第31條第2項，核駁所有相關申請案。
2. 同一人於同日有二個以上申請案為相同發明，若相關申請案均無其他核駁理由得准予專利者，將就所有相關申請案通知申請人限期擇一申請，若申請人未擇一申請，且仍認定為相同發明時，將依專利法第31條第2項，核駁所有相關申請案。
3. 而同一人於同日就相同創作申請發明專利及新型專利，因新型專利採形式審查制，可先取得專利權，若發明申請案無其他核駁理由得准予專利者，應就發明申請案及新型專利案通知申請人限期擇一，於指定期限屆滿後，若仍認定為相同創作，且申請人未擇一時，應依專利法第32條第1項，核駁發明申請案。
若申請人選擇發明申請案，將審定准予發明專利，公告新型專利權視為自始不存在。而若發明申請案於審定前，新型專利權已當然消滅或有經撤銷確定之情事，因該新型專利權揭露之技術已成為公眾得自由利用者，如再准予發明專利權，將該技術復歸他人專有而使公眾受不利益，故發明申請案亦應不予專利。
參考資料
中華民國專利法
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007
專利審查基準，經濟部智慧財產局
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