眾律國際法律事務所

    一、前言：

    申請人依照先前審查意見通知提出修正後，雖已克服先前審查意見通知所指出的的全部不准事由後，但因修正而產生新的不准專利事由時，須進一步通知申復或修正，由於新的不准專利事由係歸咎於申請人者，則，專利專責機關即得發給最後通知。

    二、因修正而產生新的不准專利事由，通常包括下列情形：

    (1). 先前已進行檢索並通知不符新穎性、進步性等要件之情事，經修正後雖已克服全部不准專利事由，但因修正請求項或增加新的請求項，經續行檢索後，發現其他引證文件而有不符新穎性、進步性等要件之不准專利事由者。 
    
    (2). 經修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而導入新事項，或因修正而產生不符記載要件、不具發明單一性之情事者。
    
    (3). 先前已針對部分請求項檢索、認定該部分請求項不具新穎性、進步性等要件，其他請求項因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，申請人修正後刪除已檢索之請求項、經續行檢索其他請求項，另發現引證文件而認定不具新穎性、進步性等要件。
    
    (4). 先前因全部請求項均屬「無須或無法進行檢索」之情形而未檢索即發給審查意見通知，申請人修正後雖克服先前通知之全部不准專利事由，修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之情事者。

    除上述情形外，若申請人修正後，已克服審查意見通知所指出的全部不准專利事由，然而，審查時另發現先前審查意見未通知之不符記載要件情事，該情事經由誤記訂正或不明瞭記載之釋明，以簡單修正（例如：標點符號、錯字之修正）請求項即可克服者，為避免申請人於修正後另產生其他不准專利事由而延宕審查時程，對於該請求項不符記載要件情事，除再次發給審查意見通知外，亦得逕為最後通知，以簡化後續審查程序。

    三、智慧局發給最後通知的實務現況

    專利審查基準雖規範了幾項發給最後通知之情形，然，目前大都審查委員仍可依自身的裁量權適度地給予專利申請人申復修正的機會，並不會輕易地發給最後通知。則，經審查委員裁量後未發給最後通知而是發給審查意見通知時，即不產生最後通知之效果。

眾律國際專利商標事務所
專利工程師 賴慶惠

關鍵字：最後通知、不准專利事由

參考資料：
2015年版專利審查基準，經濟部智慧財產局。

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