由說明書揭露技術內容的程度來檢視誰為先發明人-李宜靜資深專利工程師

 

當有兩方發明人的專利內容相似時，可由說明書內容推論雙方在何時發明了什麼。美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在Quake v.s. Lo的判決中，由Quake所申請的專利方法－利用random MPS (massively parallel sequencing，大量平行定序)來比對母體與胎兒DNA，但Quake於整個說明書的三十幾個段落中僅用了兩個段落來敘述random MPS (其他段落則敘述另一個專利方法－targeted MPS)，且這兩個段落的敘述沒有清楚的指向random MPS的作法，而判定Quake的專利不符合35 U.S.C. § 112說明書揭露的規定。因此，CAFC也認定Quake非random MPS作法的先發明人。

專利圖.jpg

 

因此，當用同一個專利說明書的內容來申請不同專利範圍的方法項(A,B)時，要確認方法項內的所有步驟是以一個整體(as a whole)的方式揭露於說明書中，否則拆散開的步驟敘述在沒有用文字清楚明顯將其結合時，可能會被認為主要是為了支持另一個專利範圍的方法項(B)，因而導致說明書沒有揭露方法項(A)的疑慮。

 

 

本文由黃富源專利師編修與繪製技術內容示意圖

 

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