案例4：從小米與飛利浦間的專利FRAND授權爭議中看小米採取之「反制措施」
范國華／主持律師、吳尊傑／法務專員
本案事實[1]
飛利浦（Koninklijke Philips N.V.，下稱「飛利浦」，本案原告）擁有一系列與3G和4G手機電話相關的專利，據稱這些專利對ETSI標準至關重要，即標準必要專利或稱「SEP」。在本案中，飛利浦起訴小米（Xiaomi Inc，下稱「小米」）侵犯其專利組合中的四項英國專利，即EPs（UK）525,258,511（下稱「511號專利」）和 647號等專利。該專利組合中兩項專利（525號專利和511號專利）之前已在英國提起訴訟，並被Arnold J法官認定為有效、侵權且對UMTS或3G標準至關重要[2]。上訴法院[3]維持此兩項判決。本審已指示將在技術試驗A中考慮EP525和EP511，在技術試驗B中考慮EP258和EP647，然後在試驗C中處理FRAND和其他有關適當救濟的問題。
本案中的被告乃是小米集團的成員，小米集團現已被譽為全球第三大手機製造商。本審將第二被告稱為小米（英國），將其他被告稱為小米（非英國），但以下以「小米」來指代所有的被告。
在本案中，飛利浦就英國專利和相關FRAND（「公平、合理、無歧視」）條款提起專利訴訟，飛利浦還在其他一些國家提起了侵權訴訟。作為回應，小米在法國提起訴訟，除此之外，尋求法國法院確定飛利浦和小米之間的FRAND授權條款。小米隨後提出申請，要求英國高等法院衡平分庭（專利法庭，下稱「高等法院專利法庭」）不應行使管轄權，因為它不是適當的法院並推遲到法國的訴訟程序，或者英國高等法院應准予暫緩案件審理，以等待法國的FRAND問題得到確定。小米還提出申請，認為飛利浦的案子沒有嚴重問題需要審理，但被法官駁回，認為該申請沒有法律依據[4]。
本審法院對本案爭點所持之見解
在這些申請中，小米的主要論點是，該訴訟被恰當地定性為對全球 FRAND授權條款的爭議。這一論點將被認為與華為在Conversant案中提出的論點基本相同，然而卻失敗了。小米表示，這個動作在兩個方面有所不同。
首先，小米正確地指出，在Conversant v Huawei案中，在沒有經雙方同意的情況下，替代中國司法轄權的法院無權確定全球FRAND授權條款。小米在此稱，法國擁有這樣的司法管轄區，儘管這是有爭議的。事實上，小米稱依據法國法律，他們已經擁有FRAND的授權證明。
其次，小米非常強調救濟書中的第4段，這源於小米過去與現在仍然是一個不情願的被授權人的論點，其結果是小米根本沒有資格獲得FRAND授權。小米提交的內容旨在使一切變得不同。但本審法院認為，這只是取決於法院做出的事實調查結果的眾多替代結果之一。此外，在與FRAND有關的案件中要求這種替代救濟並不罕見。
乍看之下，但撇開不情願的被授權人問題不談。雙方之間似乎沒有甚麼關係。通過這一行動，飛利浦試圖說服小米在其專利組合下獲得FRAND授權。小米的主要論點是他們已經擁有法國法律規定的FRAND授權證明。對於一名英國或普通法律師來說，在任何條款（例如費率、一次性付款或運行費等）達成一致之前就已經存在授權的想法似乎很奇怪，但是否會產生這種效果還有待觀察法國法律。然而，這凸顯了小米立場的奇怪之處。人們可能期望聲稱其已經擁有授權（儘管某些條款尚未確定）的一方願意採用確定這些條款的程序。這一行動提出了最好和最快的程序。事實上，小米可以說不需要任何技術試驗，雙方可以直接在英國進行FRAND試驗。然而，如果這一行動繼續進行，小米保留採取每一點的權利，包括對每一項技術試驗提出異議。與此同時，小米似乎更喜歡法國訴訟程序中更加不確定和冗長的程序。這反而表明，小米的主要利益不在於獲得授權及其附帶條款（包括付款），而是盡可能推遲確定授權條款（以及任何付款）。
高等法院專利法庭之判決結果
被告小米公司提出了兩份申請，質疑管轄權（和/或）尋求中止審理該案件，以支持被告小米公司（英國）和其他小米公司（非英國）在法國提起的訴訟。在為期兩天的聽證會結束時，本審法院駁回了前述兩份申請，理由如上所述，並且指示了在原告飛利浦公司提出的加速申請中列出3項審判的指示。
英國判決先例對本案的拘束
最近的判決清楚地表明，鑑於英國高等法院表示它認為自己受上訴法院和最高法院的約束，在沒有成功向上訴法院上訴的情況下，以「方便審理法院」為基礎（forum conveniens basis）的中止申請似乎注定法院對標準必要專利（SEP）爭議的定性會失敗。上訴法院是否會重新審視SEP侵權訴訟的特徵還有待觀察。
這些判決還清楚地表明，適用於任何案件審理暫停的測試是一種罕見且令人信服的情況。高等法院並不認為替代法院的存在本身就構成了一種罕見且令人信服的情況。判決認為，平行訴訟的問題是由各種標準制定組織（SEO）建立的框架引起的，應由這些組織解決。鑑於英國程序在對案件審理決定提出上訴時存在困難，任何案件審理暫緩申請都可能決定侵犯英國SEP的訴訟程序的進展。
觀察本案中小米公司採取之「反制措施」[5]
首先，小米認為飛利浦沒有提供符合FRAND條款的授權，因此，飛利浦違反了總部位於法國的歐洲電信標準協會（ETSI）制定的規則。ETSI發布的智慧財產權政策適用法國法律，因此小米在巴黎司法法庭對飛利浦提起了訴訟。期間，小米亦曾向飛利浦提出了反向授權要約，惟該要約被飛利浦拒絕。現段段，訴訟尚在進行中，但巴黎法院已經駁回了飛利浦中止訴訟之請求。
其次，小米對飛利浦的歐洲專利提起無效訴訟。在德國的訴訟中，小米對飛利浦的兩項專利主張權利，其中一項涉訴專利已被德國法院終審裁定無效。另一項涉訴專利也被德國法院初步認為無效。
另值一提的是，上述德國案涉訴專利在中國大陸的同族也已被宣告部分無效。據相關報導指出，飛利浦專利申請號分別為2801341.7（下稱「417號專利」）、200580038551.6（下稱「516號專利」）、201080018911.7（下稱「117號專利」）的中國專利已被宣告部分無效。
最後，在2022年4月中上旬，小米集團（港交所：01810）公布，已與飛利浦就UMTS和LTE（即3G和4G標準必要專利）達成專利授權協議，結束雙方在多個國家的訴訟爭議[6]。
[1] Koninklijke Philips N.V. v Xiaomi Inc & Ors [2021] EWHC 2170 (Pat).
[2] [2018] EWHC 1224 (Pat), [2018] EWHC 1826 (Pat).
[3] [2019] EWCA Civ 2230.
[4] EIP, High court holds on to jurisdiction in SEP cases, Lexology, 22 November 2021. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5cc08cf6-fe4b-467f-84d6-157e86b60345. Last visited 12 May 2022.
[5] 小合，〈小米與飛利浦專利大戰：飛利浦多項專利被無效〉，《合創匯知》，2022年3月1日。https://mp.weixin.qq.com/s?search_click_id=18119606760331044509-1652328271187-810418&__biz=MzU5NTg2MTI4OQ==&mid=2247516109&idx=1&sn=a7edb038f7e338d5798de79f5669cec6&chksm=fe69758bc91efc9d0c92e17c0121b87d3a1f1a49e9e77d269fac10be0044df4feaed9e228bd7&scene=0&subscene=10000&clicktime=1652328271&enterid=1652328271&forceh5=1&ascene=65&devicetype=android-29&version=28001241&nettype=WIFI&lang=en&exportkey=CaWUFvlNu4rPi8WjRJDUlOg%3D&pass_ticket=XmCEwIBjoZTvKDM8thqe6CLg7%2BF1d7ufr3AP14sSY%2BTxdMKHZaTVzoBW4GQoNbr5&wx_header=3。最後瀏覽日：2022年5月12日。
[6] 信報財經新聞，簡訊，〈小米飛利浦達專利協議結束訴訟〉，2022年4月15日。https://www1.hkej.com/dailynews/finnews/article/3103767/%E5%B0%8F%E7%B1%B3%E9%A3%9B%E5%88%A9%E6%B5%A6%E9%81%94%E5%B0%88%E5%88%A9%E5%8D%94%E8%AD%B0%E7%B5%90%E6%9D%9F%E8%A8%B4%E8%A8%9F。最後瀏覽日：2022年5月12日。
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