申請人在收到限制性選擇的審查意見時,只能依據限制性選擇的內容,從中選擇一個發明內容。之後審查委員將會依據申請人選擇的發明內容續行審查,而申請人在收到下一次的審查意見時,亦只能針對選擇的發明內容提出答辯或限縮請求項的範圍。

  在實務上若申請案包括較多的圖式或請求項時,審查委員通常會發出限制性選擇的審查意見,如此一來將可以限制申請人對請求項所提出修正,並可簡化申請案的審查程序。

  具體來說,若審查意見指出請求項1-5及6-10為不同發明,而申請人選擇請求項1-5續行審查。則申請人在收到請求項1-5相較於引證1而言不具進步性的審查意見時,即便認為未選擇的請求項6-10中存在引證1未揭露的內容,亦不能將請求項6-10的技術特徵合併在請求項1中,而只能將請求項6-10的內容提出分案申請。

  此外申請人在選擇其中一個發明內容續行審查的同時,通常亦會提出異議(election with traverse),以保留之後的答辯空間,並使得其他未選擇的發明內容存在回復的可能性。

  然而要特別注意的是,若申請人於異議中詳細指出未選擇的發明內容與選擇的發明內容之間的差異很小,因此未選擇的發明內容與選擇的發明內容應為同一發明等說法,則很有可能會影響未選擇之發明內容的新穎性或進步性。

  具體來說,若申請人選擇請求項1-5續行審查,並於選擇的同時提出異議,並於其中指出請求項6-10相較於請求項1-5的差異極小,因此請求項1-5及請求項6-10應屬同一發明等內容。若之後的審查意見中,引用引證1對請求項1-5提出新穎性或進步性的核駁,則申請人雖然可就未選擇的請求項6-10提出分案申請,但審查委員很可能同樣會引用引證1對分案申請的請求項6-10提出新穎性或進步性的核駁,並於審查意見中指出申請人於異議時,已明確指出請求項6-10與請求項1-5的差異極小,因此請求項6-10相較於引證1而言亦不具進步性。

  綜上所述,在收到限制性選擇後,雖然會在選擇的同時提出異議,但申請人應特別注意異議的內容,是否詳細指出未選擇及選擇的發明內容差異極小等相關的描述,以避免影響未選擇之發明內容的新穎性或進步性。

 


專利專案經理 蕭錫裕


關鍵字:1.美國專利;2.限制性選擇;3. Restriction;4. generic

參考資料
美國專利法
MPEP


 

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眾律國際法律/專利商標事務所

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