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目前分類:台灣商標註冊與商標法 (25)

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20180530商標善意先使用 square.jpg

 

按我國商標權之取得係採註冊保護原則,亦即商標使用欲取得商標權之保護,應向智慧財產局申請註冊登記。惟商標之目的旨在使商品或服務之相關消費者得以藉以認知該商品或服務的來源,故而商標本身貴在其使用。因此,為保障第三人在他人申請註冊之前,善意先使用相同或近似商標之既有事實及維護原有商標秩序,商標法上設有善意先使用之抗辯規定,即容許商標善意先使用人得在特定條件下使用相同或近似他人的註冊商標,免受商標權人之干涉,以為註冊保護原則之衡平措施。

依商標法(下同)第36條第1項第3款規定,在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者,不受他人商標權之效力所拘束,但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。據此,善意先使用係作為商標侵權的抗辯事由,即原先商標使用之行為已構成商標侵權,僅是行為人得主張例外不受商標權效力所拘束。但應以原使用之商品或服務為限,且商標權人得要求其附加適當之區別標示。

需注意的是,實務上多數認為,商標權之效力範圍有屬地主義之適用,則屬商標權效力例外規定的善意先使用亦應有屬地主義之適用,若認任何在國外善意先使用之商標,均可到我國來主張善意先使用,不僅使在我國未註冊而受保護之商標因此受到保護,亦使在國內註冊之商標權人的權益受到極大的限制。因此,第36條第1項第3款之「善意先使用」應不包括國外先使用之情形(司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第3號參照)。

又學說上雖有認為,第36條第1項第3款並非在創設法律關係,而僅是商標法上明定之侵權抗辯事由,其並非是一項權利,故不得作為出售、移轉或授權他人使用的標的。惟實務上多數認為,商標圖樣善意先使用之事實,具有得對抗商標權人之法律上利益,有財產上之價值,應得為後手所繼受,倘善意先使用商標之事實,前手與繼受之後手係連續而未中斷者,應認即由後手承受善意先使用商標之事實(司法院104年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號參照)。然就可否授權部分,實務上多數則認為,善意先使用人不得將此法律上利益再授權他人使用,蓋容許善意先使用人可以授權方式,讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標,無疑是創造另一與註冊商標相抗衡的商標權利,並不符合文義解釋與目的論解釋等法律解釋方法,且超過該規定保護先使用行為所形成之事實狀態或社會關係之本旨,且本規定既為註冊保護之例外,基於例外從嚴之法理,侵權之抗辯僅限於原事業之範圍,無由恣意授權他人使用而擴充適用,致影響商標權人之註冊權益(司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4號參照)。

另需注意的是,善意先使用商標之人於獲得商標權人授權後,如嗣後經終止授權,實務上多數認為,該善意先使用商標之人不得再行主張善意先使用而抗辯不受商標權效力所拘束,蓋按論理法則,使用權利之原因不可能競合,即善意先使用商標之人不可能基於商標權人授權使用商標,同時又基於善意使用自己商標,是應認善意先使用商標之人自向商標權人取得使用商標之授權後,已非基於善意先使用自己商標之意思使用商標,而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標,是以,善意先使用商標之人自不得於授權契約終止後,再主張善意使用商標而不受商標權拘束,從而,善意先使用商標之人無從依商標法第30條第1項第3款主張「善意先使用」之抗辯(司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4號)。

 

 

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商標經申請註冊取得商標權後,商標權人有排除他人未經其同意而使用之權,因此,如欲未經同意使用他人已註冊之商標,除有符合商標法(下稱本法)36條第1項之規定外,最好的辦法,就是設法使該商標權效滅,亦即請求智慧財產局(下稱智財局)廢棄當初准予商標註冊之行政處分。而商標法上,可使商標權效滅之手段包含有異議、評定及廢止,本文茲就三者之要件及差異,扼要介紹如下:

()、異議

依本法第48條第1項之規定商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定之情形者,任何人得自商標註冊公告日後三個月內,向商標專責機關提出異議。基此,倘註冊之商標欠缺識別性,或有不得註冊之消極要件,或註冊商標經廢止其註冊,而原商標權人於廢止日後三年內,再行註冊者,任何人均得向商標專責機關異議,惟須在該商標註冊公告日後三個月內為之,異議人並不需要釋明商標權之存在對其利害關係有影響,亦即不以利害關係人為限異議性質上與專利之舉發制度相同,為公眾審查之制度由於提出異議之事由,係本不應准予註冊卻准予註冊,該准予註冊之行政處分自始即有瑕疵,因此,商標之註冊異議成立後,智財局應撤銷其註冊,商標權會溯及既往消滅。

()評定

依本法第57條第1項規定,商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定之情形者,利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。可評定之事由雖與異議事由相同,但二者制度目的有別,商標評定制度在於賦予利害關係人對於商標專責機關核准商標註冊之處分,有表明不服的機會,因此,在申請人資格、期限等要件上其與異議制度並不相同。除由審查人員申請外提請評定必須是利害關係人,且原則上須在註冊公告日後滿五年內提請之(本法58條參照)。另外審查上,異議案審查係由商標審查人員為之,而評定案則是由人以上評定(本法59條參照)。又法律效果上,評定成立後,應撤銷其註冊,故商標權係溯及既往消滅。惟倘不得註冊之情形已不存在,智財局經斟酌公益及當事人利益之衡平,得為不成立之評定。

()、廢止

依本法第63條第1項規定,商標註冊後,有(1)自行變換商標或加附記,致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似,而有使相關消費者混淆誤認之虞者、(2)無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者,不在此限、(3)未依第43條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者,不在此限、(4) 商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者或(5)商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。準此,不同於前揭商標異議及評定,商標之廢止本係合法註冊取得之商標權,因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章,或基於公益考量而作成之行政處分,並非原先准予註冊之處分自始有瑕疵,故而商標廢止後,商標權係將來失其效力。

 

 

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前篇撰文中提到,我國商標法對於著名商標有加強保護之特別規定,除禁止就有使著名商標(不論在我國是否有註冊)所指示之商品或服務之相關消費者有混淆誤認之虞之商標註冊外,亦禁止有使著名商標弱化其識別性或使其信譽遭受損害之虞之商標註冊。

依商標法(下稱本法)30條第1項第11款後段之規定,相同或近似於他人著名商標,有減損著名商標之識別性或信譽之虞者,不得註冊,其規範目的旨在防止著名商標本身的識別性或信譽有因他人商標之使用而有遭受減損之虞,態樣上可包含「減損著名商標識別性之虞」與「減損著名商標信譽之虞」兩種,學理上稱「淡化理論」。惟此應注意的是,商標功能本係在指示商品或服務的來源,在商標使用未對消費者造成來源混淆誤認之前提下,對於商標淡化之保護,應屬特別而例外,故規範上限於著名商標,且實務上並認為應限縮解釋限於著名程度較高之商標,即應超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉之程度,始有本法第30條第1項第11款後段規定之適用(最高行政法院10511月份第1次庭長法官聯席會議、商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準參照)

所謂減損著名商標識別性之虞,是指原本係強烈指示單一特定來源之商標,因他人使用相同或近似之商標,導致其本身指示單一來源之功能遭到弱化,亦即當著名商標使用於特定之商品或服務,原本僅會使人產生某一特定來源之聯想,但當未取得授權之第三人之使用行為,逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時,最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標,或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。

所謂減損著名商標信譽之虞,係指著名商標之信譽有可能遭受污損,亦即因未取得授權之第三人之使用行為,使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面聯想。例如系爭商標所指定之商品足以危害一般人身心或可能貶抑著名商標一向所標榜的高雅形象,因而使人對著名商標之信譽產生負面印象。

對著名商標之保護,除在有混淆誤認之虞或商標淡化之虞之情形禁止他人註冊外,依商標法第70條第1款之規定,未得商標權人同意,明知為他人著名之註冊商標,而使用相同或近似之商標,有致減損該商標之識別性或信譽之虞者,視為侵害商標權,同條第2款更規定,明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者,視為侵害商標權。依此,著名商標雖未於我國註冊,但如使用與其相同或近似之商標,或者以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,而有減損該商標之識別性或信譽之虞者,法律上擬制侵害商標權,行為人應負民事責任,可謂商標權效力之擴張。

綜上,我國商標法上對著名商標之保護,其保護範圍較一般註冊商標為廣,其差異大致有

  1. 著名商標不以在我國已註冊為限。
  2. 著名商標之保護及於商標淡化之情形。
  3. 對著名商標之侵害,不以他商標使用於與著名商標相同或類似商品/服務為限。

 

 

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一般社會大眾在選擇商品或服務時,多半會憑己之印象以挑選自己所信賴的商品或服務,例如購買電鍋時會想到大同電鍋國貨好,因此,品牌形象之建立實屬不易,用以象徵品牌之商標,如經商品或服務提供者投入大量的金錢、精力及時間而成為著名商標時,基於保護著名商標權人所耗費的心血,避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性,有必要對著名商標給予較一般商標更有效之保護。所謂「著名商標」,參照商標法施行細則第31條之規定,係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者,因此,原則上商標只要能使其所指示商品或服務之相關事業或消費者可普遍認知,即可謂著名;當然,如其著名之程度已達一般消費者所普遍認知,自亦屬著名商標無疑。我國商標法為加強對著名商標之保護,除於第30條第1項第11款有消極防止他人註冊之規定外,第70條第1 款及第2款亦有積極阻止他人使用之規定。本文擬就第30條第1項第11款前段之規定先予介紹,至於同條款後段及第70條第1 款及第2款規定則容留待下篇予以說明。

依商標法(下稱本法)30條第1項第11款之規定,相同或近似於他人著名商標,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標之識別性或信譽之虞者,不得註冊。本條規定對於著名商標之保護有二,除和一般註冊商標相同,有避免相關消費者對其指示之商品/服務之來源產生混淆誤認之虞外,亦保護避免其本身識別性或信譽之減損,藉以防止著名商標與特定商品/服務來源間之聯繫能力減弱,而弱化著名商標之識別性或使著名商標之信譽遭受損害。惟需注意的是,基於強化對著名商標之保護,本款規定之著名商標並不以已在我國註冊者為限,因此,即便特定著名商標未在我國註冊,他人亦不得將之予以註冊,如遭他人予以註冊,利害關係人得提出異議或申請評定其註冊。

本法30條第1項第11款前段與同條項第10款皆在規範「混淆誤認之虞」,其立法意旨在於避免相關消費者對商品/服務來源產生混淆誤認之虞,因此,於適用第30條第1項第11款前段規定時,關於判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素,例如商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品/服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等,與同條項10款規定一樣,均可援用智慧財產局發布之「混淆誤認之虞」審查基準。

 

 

參考資料

商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準


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淺談新型專利於立體商標之專用權

                                                 實習律師李秋峰

一、案例

A為一專精於工商產品設計之公司,某日研發出一全新流線玻璃瓶身,

其有利於手握之凹陷設計,更為該公司所獨創之功能,

經向智財局申請新型專利B並獲准。

嗣後,A公司為推廣該設計,即以該B專利之玻璃瓶身及凹陷設計,

向智財局申請C商標,並主張專用權,

商標局以該商標圖示具有商標法第30條第1項第1款

「商標有下列情形之一,不得註冊:僅為發揮商品或服務之功能所必要者。」

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商標妨害公共秩序或善良風俗之情形    律師張源傑

 

商標法第30 條第1 項第7 (以下稱本款)明定商標「妨害公共秩序或善良風俗者」,不得註冊。經濟部智慧財產局於民國104515日頒布商標妨害公共秩序或善良風俗審查基準做為機關審核之判斷標準,本文就此規則之審查基準重點,將商標有妨害公序良俗而不得註冊的情形敘述如下[1]

 

一、與犯罪有關之名稱

    COCAINE」之意,為毒品危害防制條例之附表中行政院公告列管的第一級毒品古柯鹼;「黑市」係指非法交易之場所;「賓拉登」為全球性的恐怖組織首領,該組織被認為是美國2001年導致2986人死亡的911 襲擊事件幕後總策劃人;「MAFIA」為義大利犯罪組織黑手黨之名稱[2]。上開名稱都與犯罪行為相關,讓人容易聯想到犯罪而感到不適,也可能鼓勵犯罪,造成社會不安,故均不得註冊。

 

二、不尊重種族

    「南蠻」經查泛指對南方少數民族的歧視性蔑稱;「生番」一詞為閩南人早年對原住民族的蔑稱;「撒奇萊雅SAKIZAYA」為原民會2007 1 月正式認定的第13 族原住民族族名,今將此名稱指定使用於避孕器、麻將等商品,為顧及原住民族人感受,兼顧族群文化認同及民族情感,商標註冊不應許可[3]。因此,不僅商標名稱不得有歧視任何民族,亦不得將種族名稱與商品結合後,讓人對於該種族產生負面之觀感。

 

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商標註冊之優點 律師張源傑

 

一、商標權於註冊後方獲得保障[1]

我國商標制度是以註冊保護為原則。因此,商標依法申請註冊取得商標權後,註冊商標除了可以自己使用及授權他人使用外,還可以排除他人以相同或近似的商標指定使用於同一或類似商品或服務上。因此,商標如欲獲得法律上權利之保障,必須依法註冊;註冊後其保護之效力及於全國。

二、對於侵害商標權之人請求損害賠償[2]

如果有任何人未經商標權人同意使用該註冊商標,有侵害商標權人使用、收益或有侵害商標權之可能情形,商標權人可以請求排除或防止商標權被侵害;對於故意或過失侵害商標權的人,也可以請求損害賠償。

三、商標權具有財產價值[3]

商標權是一種財產權,可以將註冊商標轉賣或用以設定質權,以增加資產價值。馳名之商標具有高度的市場價值,更是有加以保障之必要。倘若不予註冊,日後商標被廣為使用時,甚至有可能成為通用標章[4]而被各界合法使用,喪失商標權人原本訂立標章之目的。

四、防止混淆、搶註、仿冒等惡意行為[5]

商標註冊後,因為具有法律上效力,可以有效防止他人註冊相類似之商標;或是在商標權利人註冊之前予以搶註,造成原本權利人權利維護之困擾;也可以依商標權人之身分取締仿冒行為,遏止犯罪行為發生。

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申請商標時發生混淆誤認時之處理    律師張源傑

 

一、前言:

    主管機關對於申請註冊之商標,經實體審查認為兩個商標間認定存在有混淆誤認之衝突應予駁回時,於核駁審定前,應將核駁之理由,以書面先行通知申請人或其商標代理人[1],此時申請人可以有下列因應措施。

 

二、減縮發生衝突之商品或服務:

    按商標法第23條及第38條允許申請人於申請商標後,減縮指定使用商品或服務。例如:原本申請毛筆及筆記本筆兩項,今毛筆部分與他人商標相似,可將毛筆部分減縮,只剩筆記本一項[2]。各類別之標題、組群或小類組名稱,僅係概括表示該類別、組群或小類組所屬商品或服務之可能範圍,若以類別標題、組群或小類組作為指定商品或服務之名稱提出申請者,僅以該類別標題、組群或小類組所指出或清楚包括的商品或服務為限,而非及於全類、全組群或全小類組的商品或服務[3]。因此,現行實務均將指定使用之商品或服務名稱應具體一一明列,倘若與他人商標有相近似之處,將有爭議部分刪除即可。

 

三、分割商標

    按商標法第263738條可將一個商標申請案分割成為兩個以上申請案。因此,在不變更商標圖樣前提下,可以將商標分割成一個不具有爭議性商品服務申請案,以及另一個具有爭議性商品服務申請案,將一個案分割成為兩個獨立兩案。讓不具爭議性部分迅速獲得商標註冊,僅具爭議性部分另行依法定程序處理。惟因商標權移轉、變更、授權及設定質權等登記之申請均係按件收費,分割後,將使商標權維護費用增加。

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什麼樣的商標可以註冊    律師張源傑

 

一、前言:

    如果一個商標是在說明商品或服務來自於特定業者,則可以註冊;如果一個商標是在說明商品或服務的內容是什麼,就不可以註冊。

 

二、什麼樣的商標可以申請註冊[1]

    第一種可以註冊的商標,例如googleGoogle使用於網路搜尋之網站,是一個與網路搜尋毫不相關的名稱,也就是完全創新的名稱,因此可以註冊。反之,如果想註冊「網路搜尋」「快速」等商標於網路搜尋網站,因為這些名稱與服務之內容相同或是相關,因此不得註冊。

    第二種可以註冊的商標,例如AppleApple是電腦製造商,雖然使用了蘋果一詞,但賣的是電腦,與蘋果全然無關,因此可以註冊。反之,Apple如果用於果汁、水果、或是香料等與蘋果會有相關之商品時,則不得註冊。

    第三種可以註冊的商標,例如快譯通用於電子字典。快譯通三個字並非直接敘述電子字典之功能,可是當消費者運用一些想像、思考、感受或推理後,才能夠領會商標與商品或服務間有關連性,因此可以註冊。

 

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前言:

台商甲在大陸侵犯台商乙之台灣已註冊商標,惟該商標尚未於大陸註冊,由於商標權係採屬地主義,其保護僅侷限於該國之內,而不及於該國領域之外。因此,乙除了盡速於大陸註冊商標外,是否有其他可以主張權利之法律依據?

 

一、我國商標法採屬地主義,依我國商標法取得商標權之人僅能於我國法律效力所及之境內主張商標權之保護。臺灣地區與大陸地區人民關係條例第50條規定:「侵權行為依損害發生地之規定。但臺灣地區之法律不認其為侵權行為者,不適用之。」因此,我國商標權人所享有之商標如於大陸地區遭他人為混淆誤認或減損該商標識別性或信譽之使用之情形,由於事發在大陸,而大陸並未保護系爭尚未於大陸註冊之商標,無法依我國商標法向行為人主張權利。

 

二、按民國8634日司法院(86)秘台廳司三字第04872號函即說明:「……() 臺灣地區人民著作在大陸地區受臺灣地區人民侵害而請求損害賠償事件: 1 民事管轄權部分:臺灣地區人民為被告,如在臺灣設有住所,則其住所地法院有管轄權。2 民事實體法適用部分:上開事件乃臺灣地區人民相互間之民事事件,無『臺灣地區與大陸地區人民關係條例』之適用,亦無涉外因素,應適用臺灣地區著作權法之規定。……() 臺灣地區人民著作在大陸地區受大陸地區人民侵害而請求損害賠償事件: 1 民事管轄權部分:大陸地區人民在臺灣無住、居所,侵權行為地復在大陸,臺灣地區法院對其起訴事件無民事訴訟法第一條之管轄權或第十五條規定之管轄權,亦無從移送予有管轄權之法院,是原則上法院應以無管轄權駁回原告之訴。惟若大陸地區人民有財產在臺灣地區或大陸地區法人有分公司或事務所、營業所在臺灣地區者,依民事訴訟法第三條及第六條之規定,臺灣地區法院仍應認為有管轄權。2 民事實體法部分:依『臺灣地區與大陸地區人民關係條例』第五十條規定,應適用損害發生地之規定。惟如其侵權行為事實跨連臺灣地區與大陸地區者,依同條例第四十五條規定,以臺灣地區為行為地或事實發生地,應適用臺灣地區著作權法之規定。……」

 

三、因此,參照上開司法院之函釋意旨,臺灣人民於大陸地區有發生著作權受侵害時(解釋上亦可適用其他私權利受侵害之情形),如行為人為臺灣人民,我國法院自有管轄權並應依我國法(例如著作權法、民法)為審理,不適用臺灣地區與大陸地區人民關係條例第50條規定;如行為人為大陸地區人民時,原則上應以大陸地區之法院為管轄法院並依大陸地區之法律(例如中國侵權法)為審理,但行為人在臺灣有財產或是住、居所且侵權行為事實跨連兩岸地區者,則仍得以我國法院為管轄法院並依我國法為審理。

 

結論:中華民國國民之著作、商標、專利等私權利於大陸受侵害時,侵權行為人若亦為中華民國國民,或是大陸人民於台灣有財產或分公司、營業所等,中華民國法院仍得以管轄審理該案件。因此,乙得於我國對甲之商標侵權行為起訴主張權利。

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一、商標申請

欲取得台灣商標權者,應依我國商標法第19之規定:「申請商標註冊,應備

具申請書,載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務,向商標專責機

關申請之。」

申請註冊之商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式

呈現,申請商標註冊應以一申請案一商標之方式為之,並得指定使用於二個

以上類別之商品或服務。

我國商標專責機關為機經濟部智慧財產局。

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我國現行商標法係採取註冊主義及先申請主義。我國商標法第二條明定,欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者,應依本法申請註冊。

一、申請人

申請人應具備之主觀要件為確具使用意思,客觀要件則須為表彰自己營業之商品者。其中所謂之營業,依商標法施行細則第五條之規定事項認定之,包括公司登記、商業登記、營利事業登記等項目,或具體營業計劃、股東會決議及其他相關事證。

是以,只要具備上述要件者,不論其為自然人、法人或外國人,皆具申請人之資格。

二、商標代理人

有關申請商標註冊及其相關事務,除由本人自行處理外亦得委由代理人為之。所謂商標代理人,指在國內有住所之自然人,為當事人利益,基於法規規定,代理當事人項商標專責機關請求為商標許可、認可或其他授益行為之公法上意思表示者而言。

三、應備之文件及其記載

申請商標註冊,應由申請人備具申請書,載名商標、指定使用之商品或服務及其類別,向商標專責機關申請之。有關商品及服務之分類,為決定商標權範圍之重要依據應具明確記載。又申請人得以一商標註冊申請案,指定使用於二個以上類別之商品或服務。

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商標權之侵害及救濟

 

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利工程師暨法務 簡敏丞

 

壹、民事責任之侵害行為及法律效果

     一、一般侵害之行為

台灣商標法第61條第2項明文規定:『未經商標權人同意,而有第29條第2款規定情形之一者,為侵害商標權。』而第29條第2項所規定之各款,即對於商標權排他效力之規定,必須要得到商標權人之同意,否則即為侵害商標權人之商標權,其包括下列情形 :

        () 於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標者。

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前言

 

商標法第30條第1項第3款規定:在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者,不受他人商標權之效力所拘束。同款但書並規定,善意使用以原使用之商品或服務為限,商標權人並得要求其附加適當之區別標示。此即商標法所謂「善意先使用」之規定(商標法逐條釋義,頁95),其立法目的在於,商標權人於商標獲准註冊後雖享有排除他人使用其商標之權利,但為了避免過度保護商標專用權利反而造成市場自由競爭之阻礙、以及適當調和商標先註冊主義與先使用主義之衝突,故對於商標專用權利加諸一定之限制。

 

「善意」之解釋

 

然,所謂的「善意」,解釋上可能如同民法條文之「善意第三人」,係「不知情」之意。則「善意先使用」即須不知有他人商標,而使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務,方可主張。

 

實務上有台灣台北地方法院93年度智字第70號判決可供參考。該判決指出,「商標法第30條第1項第3款之『善意』,係指『並非以不正當競爭為目的』,即使商標權人已使用商標,未申請註冊,但第三人明知該商標己使用,卻使用他人商標,在商標權人註冊商標後,第三人仍使用該商標,其不得主張係善意使用。」

亦即,該判決認為第三人必須「非明知該商標已使用」方可主張善意先使用,可認為其對於商標法「善意」之解釋較為接近民法上之「善意」--即不知情。

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商標侵權行為之構成要件

 

按現行商標法第29條第2項規定,除同法第30條另有規定外,下列情形,應得商標權人之同意:

一、於同一商品或服務,使用相同於其註冊商標之商標者。

二、於類似之商品或服務,使用相同於其註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。

三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於其註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。

另依同法第61條第2項之規定,未經商標權人同意,而有第29條第2項各款規定情形之一者,為侵害商標權。商標權人對於侵害其商標權者,依同條第1項之規定,得請求損害賠償,此即商標法上對於商標侵權行為損害賠償請求權之明文規定。

 

依照侵權行為之一般構成要件基礎,必須有「加害行為」、「行為不法」、「侵害權利或利益」、「致生損害」、「損害與行為間因果關係」、「行為人有責任能力」、「行為人有故意或過失」等七項要件始該當於侵權行為。此即民法第184條「因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任。」之規範要素。

 

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輸出入之行為

 

依現行商標法第82條之規定,明知為侵害他人商標權之商品,而輸出或輸入者,處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五萬元以下罰金。所謂「輸出或輸入」之定義,商標法並無明文規定,但依貿易法第2條之規定:「本法所稱貿易,指貨品之輸出入行為及有關事項。」亦即本國常住居民(包括個人及機構)與非常住居民商品所有權之移轉(包括買賣與贈予),著重的是商品流通的事實,與「海關進出口」著重點為商品是否有進關與出關,範圍有所不同。既然商標法之明文為「輸出或輸入」,則自應解釋為範圍較廣之商品流通行為,而並不限於經過海關之進出口行為。

 

自由貿易 vs 商標保護

 

實務上產生爭議的案例為,國外商標權人委託在我國之代工廠生產附有其商標之商品並回銷給該外國商標權人或銷往第三地,但該商標在我國係由他人所有,則由於該代工廠生產附有系爭商標之商品並銷往國外之行為,已符合商標法第82條之「輸出」,因此我國商標權人似可主張商標侵權,聲請司法機關或行政機關藉由邊境保護措施或假扣押貨品、為定暫時狀態假處分等措施以禁止侵權商品出口。由於我國商標保護係採「屬地主義」,亦即僅有在我國取得註冊之商標才受到我國商標法之效力所及,國外商標權人不得在我國主張他國商標權。然,其於我國代工生產製造並回銷國外實係合法行為、且對於我國國民經濟亦有助益,因而在此等案例中即生商標保護與自由貿易之衝突。

 

智慧局財產局之見解

 

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案例事實

 

某甲(網路拍賣賣家)於其拍賣頁面上使用某乙之台灣註冊商標「L.K.K.」(指定使用於電子零件)販售電子零件,拍賣頁面的電子零件雖無打上「L.K.K.」之標誌,但拍賣頁面明確標示該產品為「日本L.K.K.正廠電子零件」,而該電子零件係某甲親自至日本購得之日本「L.K.K.」電子零件公司之產品。某乙某日在拍賣網站搜尋到某甲此一販售商品之頁面,隨即在其拍賣頁面留言告知某乙為「L.K.K.」此商標之台灣所有權人,某甲未經其授權而以「L.K.K.」作為其拍賣商品之品牌描述,已侵犯其商標權。某乙見某甲之留言後,仍相應不理且繼續販賣其商品。某甲繼續販賣之行為是否構成商標法第82條之販賣仿冒商標商品罪?

 

法律爭議

 

按商標法第81條第1項第3款之規定,為得商標權人同意,於同一或類似之商品或服務,使用近似於其註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者,處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以下罰金」。另,同法第82條規定,明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者,處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。此即商標法為保障商標權人為使相關消費者認識其商品並建立其品牌信譽而投入之各種研發、行銷等營業成本與努力,而對於侵害其商標權之行為,所設之處罰規定。

 

由上述規定可知,所謂「販賣仿冒商標商品罪」,其構成要件要為:「明知」為同一或類似之商品,而「使用」相同或近似於他人註冊商標之圖樣而販賣。此構成要件中,須探討其實質內涵者即主觀構成要件「明知」之認定,以及客觀構成要件「使用」之態樣。

 

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一間秘魯的公司「Jafer Limited(下稱Jafer公司)向哥倫比亞商標局申請註冊「JFB YANBAL」商標,指定使用於第3類商品。然而,哥倫比亞商標局以其商標申請與一間哥倫比亞公司「JGB S.A.(下稱JGB公司)已申請註冊之前案商標「JGB」以及「JGB SOFT」構成近似,且指定使用於同一類之商品,認為有造成相關消費者混淆誤認之虞,因此駁回了Jafer公司的商標申請案。

 

Jafer公司向哥倫比亞國務院(Council of State)提起撤銷訴訟,主張商標局之駁回決定不適法,其理由在於「JFB YANBAL」此商標具有足夠之識別性,與前案商標有明顯之區別,故相關消費者應可藉由係爭商標之不同而辨識出商品之來源與出處,因此並無構成消費者混淆誤認之虞,哥倫比亞商標局不應駁回Jafer公司之商標申請。

 

不過,訴訟參加人JGB公司則指出,由於其商標「JGB」以及「JGB SOFT」在哥倫比亞有長期大量使用之事實,且為一般消費者所熟知,應具有著名商標之地位,因此應受到較為高度的保護,因此在判斷相關消費者有無混淆誤認之虞時即應從寬認定,哥倫比亞商標局在本案中認定消費者會誤認「JFB YANBAL」與「JGB」及「JGB SOFT」有所關聯或有經營上的聯繫並無不當。

 

20111124日,哥倫比亞國務院對於本案做出了最後裁決,其檢視了JGB公司所提出的各項證據資料之後,認定JGB公司的商標在哥倫比亞確屬著名商標。然而,依據哥倫比亞商標法(Andean Community Decision 486)136(f)條之規定,雖然任何人不得註冊與他人著名商標相似之商標,但是其要件「有造成相關消費者混淆誤認之虞」仍須具體證明,而不得單純提出與著名商標近似之事實即推定相關消費者有混淆誤認之虞。

 

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商標制度的主要目的就是讓消費者可以藉由識別商標來區分不同生產者所銷售的商品,所以當然不能允許相同或近似的商標註冊在類似的指定商品之上,否則消費者面對類似的產品、類似的商標,恐怕會手足無措,不知該如何辨別其間的不同。然而,相同或類似的商標並非絕對沒有並存的可能,而且實務上也有允許其共存之空間與必要性。這就是為什麼有所謂「商標共存協議(coexistence agreement)」與「近似商標註冊同意書(consent agreement)」的理由所在。「商標共存協議」、「近似商標註冊同意書」是避免現在或未來商標爭議的利器,可以提供想要註冊與他人商標相同/近似的商標申請人一條可行的解決方案,對於商標制度的整體健全發展饒富意義。

 

不過,商標共存雖然基本上係兩造當事人間之協議關係,但是當有第三人介入其關係時,原本單純的協議關係就會變得錯綜複雜、並且有相當多爭議發生之可能。一個適格的商標律師,可以藉由協議書撰寫、詳盡調查、定期監控等方法來避免此等爭議的發生,以維護當事人之權益。以下即簡單介紹此等避免爭議之方法要點。

 

在許多國家,近似商標註冊同意書僅只是前案商標權人對於近似商標申請案之簡單同意。商標專責機關立於維護市場公平競爭以及公共利益的角色,可以裁量是否接受近似商標註冊同意書而允准兩商標之並存。但是一旦商標專責機關接受或拒絕接受近似商標註冊同意書,則該同意書之效力即告終結,無法在往後的商標爭議事件中發生定紛止爭的功能。

 

就美國專利商標局(USPTO)而言,這種「單純同意近似商標註冊」之同意書是不被接受的,而提交同意書的兩造還必須在同意書中具體敘明兩商標並存「不會造成相關消費者混淆誤認之虞」之理由,以及兩造將會採取之具體方法來避免誤導或混淆相關消費者,這樣的同意書才會被USPTO所接受。由此可見,在美國提出的近似商標註冊同意書,其效力並不僅止於使近似商標得以取得註冊,更可以在註冊之後繼續發揮避免商標爭議發生的功能。

 

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一間釀造蒸餾酒的墨西哥公司「Licores Veracruz(下稱利可維拉公司)向美國專利商標局(USPTO)提出了「MOCAMBO」此名稱之商標申請案,指定使用於第33類的「蘭姆酒」。不過,USPTO的審查員認為此申請案與指定使用於第34類雪茄之前案商標「MOCAMBO[1]」構成相同/近似商標,有造成消費者混淆誤認之虞,故駁回了利可維拉公司之商標申請案。

 

案件上訴至美國商標審理與上訴委員會(the Trademark Trial and Appeal Board, 下稱TTAB)TTAB根據利可維拉公司所陳稱「MOCAMBO」此名稱在他國語言中並無任何特殊意涵、於相關產業與交易亦非重要或通用名詞、且亦無任何地理標示上的指稱意義,因此TTAB認為「MOCAMBO」此名詞屬於「任意性商標(arbitrary mark)」,故應賦予較為寬泛之保護範圍以及商標專用權利。

 

此外,由於系爭申請案與前案商標有完全相同之商標名稱「MOCAMBO」,因此TTAB認為在判斷相關消費者有無混淆誤認之虞時即應「從寬認定」,亦即指定商品/服務不需要達到非常類似,即足以認定有造成混淆誤認之虞。關於此點,TTAB解釋,「縱使指定商品/服務並非在本質上有相同或近似之關係,但是只要消費者可能會誤認兩者來自相同之來源或生產者,即應認定有造成相關消費者混淆誤認之虞。」

 

TTAB審酌了USPTO所提出之證據,發現相關商品領域之行銷慣行方式即係將蘭姆酒與雪茄搭配行銷,在行銷廣告中亦以蘭姆酒與雪茄配合享用作為消費訴求,故可認定蘭姆酒與雪茄屬於類似商品。

 

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