您不得不知道幾件商標佈局的小事！
范國華/主持律師、吳尊傑/法務專員
一、在「Angelina」案中商標維權使用之商品範圍判斷[1]
爭點：商標真實使用的商品的主張是否同性質的認定？
首先，根據商標法第63條第1項第2款的規範目的，乃促使商標權人於商標註冊後，積極使用其商標，以發揮商標所具有識別商品或服務來源的功能，並得以繼續維護其商標的權利。例外情況下，為避免太過嚴苛，如商標權人已檢送部分商品或服務的使用證據，與該等商品或服務「同性質」的其他商品或服務，雖未逐一檢送使用證據，亦可認為有使用。
圖片來源：智慧財產局
Angelina案的系爭商標
本案系爭商標是指定使用於餅乾、乾點、麵包、蛋糕等商品，前述同為糕餅烘焙業者所產製提供，於材料均為麵（米）粉、製程亦十分相似，對相同業者而言，該等商品相互間隨時可透過現有材料產製，來提供相關消費者使用；此外，其所滿足相關消費者的需求也相同，依一般社會及市場交易情況，屬性質相同的商品。
「蜜餞」商品是以梅、桃、杏、梨、棗等為原料，用糖或蜂蜜醃漬後而加工製成的脫水果蔬或糖漬果蔬；「糖果」則以糖類為主要成份，經高溫溶糖熬煮所製成，「蜜餞」及「糖果」商品與實際使用之「蛋糕」商品相較，於材料、製程或實際產銷型態均有差異，非屬同性質的商品。
關於商品或服務「同性質」的判斷
在適度放寬商標權人有使用其註冊商標之舉證責任，與商品或服務「類似」在界定商標權的權利保護範圍，兩者不應混為一談，在判斷商品或服務是否「同性質」時，不宜直接援引商品或服務「類似」之概念，以免過度擴張商品使用的保護範圍，而失去商標法第63條第1項第2款促使商標權人為維權而應積極使用其註冊商標於指定使用商品或服務的本旨。
商品具「同性質」的判斷標準，應就商標實際使用時，兩項商品或服務的內容、專業技術、用途、功能等是否相同，在商業交易習慣上，一般公眾能否認定屬相同商品或服務而定（最高行政法院108年度判字第133號判決）。
二、如何保障你的品牌在屬地範圍內的維權使用？[2]
圖片來源：智慧財產局
爭點：就認定商標維權所使用的證據，是否以「實際交易行為」發生在台灣境內為限？
何謂「商標的維權使用」
商標的維權使用，除應符合商標法第5條「行銷之目的」外，更著重在商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用，而能開創或維持其在商標權屬地範圍內之銷售市場，始能認為是商標的真實使用。如果只是單純在台灣境內行銷商標形象，卻無全部或一部之交易行為在台灣，境內消費者就無法在台灣就該商標所表彰的商品或服務為交易，該商標即未具備在台灣開創或創造其商品或服務之市場或通路的經濟上意義，顯然失去商標之意義，即非屬商標之維權使用。
本件原告提出的證據，可證明於本件申請廢止日前3年內，有透過台灣舉辦的國際觀光旅遊展，在台灣宣傳促銷於日本經營的「東急」百貨公司服務。
然而，原告並未在台灣境內實際經營百貨公司，其在旅展所發放的購物折價券或宣傳單，僅是單純的廣告宣傳活動，不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為，均發生在日本，並未在台有百貨公司服務之經濟活動，即未符合商標的真實使用，不能認定原告在台灣已依法使用系爭商標於所指定「百貨公司」的服務。
三、關於混淆誤認之虞的判斷[3]
圖片來源：智慧財產局
爭點：兩造商標近似程度低，但使用於高度類似服務，是否有致相關消費者混淆誤認之虞？
法律依據
商標法第30條第1項第10款有關商品或服務類似的判斷，應以兩者所獲准註冊指定使用的商品或服務為準，本案兩件商標都指定使用於飯店、餐廳等服務，本質上並沒有差異，原告所稱經營態樣和商業定位的差異，應作為其他混淆誤認因素的考量，無法作為服務不類似的認定。
系爭商標有沒有混淆據爭商標的可能
系爭商標所提供的旅宿業服務位於台南市中心，標榜為市區內地點方便的商務旅館，與據爭商標所提供者的旅宿服務為星級大飯店，位於台北市，顯有不同。
雖然據爭商標的知名度確實較系爭商標高，但以餐飲及旅宿業服務市場的相關消費者而言，應該可以區分兩者的不同，且兩個商標在市場有並存使用的事實，而為該領域相關消費者所認識。
兩商標近似程度低，所以它構成「混淆誤認可能」判斷的兩個主要因素，已欠缺其中一項，另兩商標指定使用的服務，雖構成同一或高度類似。但由原告所提證據可認定，餐飲及旅宿業相關消費者對於系爭商標與據爭商標並存的事實已所有認識，兩者服務的型態復屬有異，而且沒有證據表明已有相關消費者實際產生混淆誤認情事，綜合審酌，應相關消費者誤認兩商標商品為來自同一來源，或誤認兩商標的使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。
四、「旺旺」有無減損商標信譽之虞的著名程度[4]
爭點：著名商標保護範圍是否因為著名程度而有不同？
圖片來源：智慧財產局
減損著名商標識別性之虞
是指著名商標的識別性有可能遭受減弱，也就是當著名商標使用於特定的商品或服務，原本只是會使人產生某一特定來源的聯想（想像），如任由未取得授權的第三人使用，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後商標很有可能將會變成指示2種或2種以上來源的商標，使該商標在社會大眾心目中不會留下「單一聯想」或「獨特」的印象。
減損著名商標信譽之虞
指的是著名商標的信譽有可能遭受污損，如未取得授權的第三人的使用行為，有使消費者對著名商標所代表的品質、信譽產生貶抑或負面的聯想。而應參酌下列因素：
1. 商標著名的程度；
2. 商標近似的程度；
3. 商標被普遍使用於其他商品或服務的程度；
4. 著名商標先天或後天識別性的程度；及
5. 其他因素。
有關「著名商標之淡化」的法律依據
商標法第30條第1項第11款後段所稱「著名商標之淡化」，其著名程度應解釋為超越相關公眾而到達「一般公眾」普遍認知的程度，與同款前段混淆誤認之虞規定僅限於「相關公眾」不同（最高行政法院107年度判字第446號判決）。
基於同一用語同一內涵的法理，在商標侵權爭議事件中，亦應為相同的解釋，將它視為商標法第70條第2款減損著名商標識別性或信譽之虞的侵害商標權行為，其所保護之著名商標，亦應達到「一般公眾」所普遍認知的高度著名程度。
五、關於「商標戲謔仿作」（parody）之判斷與認定[5]
值得注意的是，何謂「戲謔」或「開玩笑」
是與一國之語言、文化、社會背景、生活經驗、歷史等因素有密切關係，本國人對於外國人常見的笑話，就算能了解其字面上的意思，也未必能領略其中的幽默意涵，且戲謔或玩笑中所含的幽默成分，有時必須由聽者經過一定之推論、思考的過程，才能領會其中笑點何在，而商標圖樣是否會使相關消費者產生混淆誤認之虞，往往決定在相關消費者看到商標圖樣那一刻的立即反應，是否有與其他商品或服務的來源產生同一或有關聯之印象。
主張戲謔仿作合理使用之人得提出的兩種抗辯
1. 使用的方式，只是戲謔詼諧的言論表達，並非將他人的商標作為表彰自己商品或服務來源的標識，非「商標之使用」行為，無成立侵害商標權的可能。
2. 如該項抗辯無法成立，使用人仍可主張其使用商標的行為，不致造成相關消費者混淆誤認，故不侵害商標權。
在例外情況下，假如使用他人的商標，已經破壞商標最重要的辨識商品或服務來源的功能，自構成侵害商標權的行為，無法藉口商標戲謔仿作而免責。
六、「瑪麗蓮」關鍵字廣告與商標侵權判斷[6]
爭點
1. 以他人註冊商標文字作為關鍵字廣告或於廣告文案中插入他人註冊商標文字作為標題內容的刊登，是否為「商標之使用」？
2. 刊登以他人註冊商標文字作為標題內容的廣告文案，是否構成公平交易法第25條規定之不公平競爭行為？
圖片來源：智慧財產局
系爭商標屬於「帶出型」關鍵字廣告
被告使用系爭商標「瑪麗蓮」文字作為「帶出型」關鍵字廣告，屬內部程式指令連結行為，屬內部無形使用，非外在有形使用，並不足以使消費者認識其為商標，非「商標之使用」行為。
插入關鍵字功能是屬於「商標使用」的行為
而被告B公司之系爭廣告文案，有使用廣告平台提供之插入關鍵字功能，且所搜尋出現的系爭廣告文案中確含有「瑪麗蓮」關鍵字，繼而與「維娜斯」並列，已足以讓搜尋的相關消費者認識該「瑪麗蓮」商標，並透過網址點選連結至被告A公司之官網，顯有藉此在網路上積極行銷被告A公司之塑身衣等商品或服務之目的，與前述「帶出型」關鍵字廣告不同，並非僅為單純以關鍵字觸發搜尋之內部無形使用而已，應為「商標之使用」無疑。
企業購買關鍵字時，要小心謹慎！
企業購買的關鍵字，與其自身或所想要提供的商品或服務並沒有任何關連，導致消費者鍵入該特定關鍵字，經由搜尋引擎網站搜尋結果，其企業的網頁廣告內容及連結網址卻出現於搜尋結果頁面，而引導消費者點選進入其網站，藉以吸引消費者瀏覽，以推展自己商品或服務；此種攀附他事業努力成果爭取交易機會的行為，已構成公平交易法第25條之不公平競爭行為。
七、「德可立爾」非原裝銷售與商標侵權抗辯[7]
圖片來源：智慧財產局
爭點：商標法第36條第2項關於商標權耗盡抗辯之適用。
本件被告將購自台灣A公司原包裝的藥物，予以拆裝後再分裝成與原包裝不同的包裝，並委託不知情廠商印製A公司名義的包裝盒暨商標，足使相關消費者誤認是A公司原包裝藥物，致生混淆誤認之虞。因此，沒有商標權耗盡抗辯的適用。
該當商標法第97條非法販賣侵害商標權商品罪
這是以仿冒商標的商品作為規範客體，當發生非原裝銷售，擅自加工、改造或變更，而仍表彰同一商標於該商品，或附加該商標於商品的廣告等文書加以陳列或散布的結果，足以使消費者發生混淆、誤認為商標權人或被授權使用人、指定之代理商、經銷商行銷之商品時，自屬惡意使用他人商標的行為，顯有侵害他人商標權之犯意，應依商標法之刑罰規定論處（最高法院82年度台上字第5380號刑事判決）。
例外情況
不過，如果所販賣的商品，為附有合法商標之商品，其品質與商標權人行銷之同一商品相同，且無引起相關消費者混淆、誤認、受騙之虞者，對商標權人的營業信譽及消費者利益都沒有損害，並可防止商標權人獨佔市場、控制商品價格，反可促進價格之競爭，使相關消費者在購買同一商品時有選擇之餘地，享受自由競爭之利益，於商標法之目的並不違背。
資料來源：
經濟部智慧財產局，「中英文『近年商標經典案例摘要』已經上線，歡迎參考運用」，2022年5月12日，https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-907918-a06ed-1.html。
[1] 智慧財產法院108年度行商更(一)字第5號行政判決。
[2] 智慧財產法院109年度行商訴字第104號行政判決。
[3] 智慧財產法院109年度行商訴字第76號行政判決。
[4] 智慧財產法院109年度民商上字第9號民事判決。
[5] 智慧財產法院108年民商上字第5號民事判決。
[6] 智慧財產法院107年度民商訴字第41號。
[7] 智慧財產法院107年度刑智上訴字第44號刑事判決。
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