眾律國際法律事務所

現行美國專利法第102條對於新穎性的判斷有相當複雜的標準，分為102-a~102-g共7款；而目前新的美國專利法改革案，於2011年9月16日由美國總統簽署通過後，將於18個月後施行；其中對於新穎性判斷最重要的影響，乃是由現行法的先發明主義（first to invent）改為新法的先申請主義（first invertor to file），也因此對於第102條的內容進行了很大的修改。以下就每一款法條先作字義上的解讀，再進行比較。

現行美國專利法

第102條a款規定，專利申請人在提出發明前，該發明即已在境內為他人所公知；或是在境內或境外，已被取得專利或已見於刊物上。該發明即喪失新穎性，不得取得專利。

第102條b款規定，在境內申請專利一年前，該發明已被任何人（即包括發明人和申請人在內）在境內或境外取得專利或發表於刊物上，或是在境內已被公眾使用或販售。該發明即喪失新穎性，不得取得專利。

第102條c款規定，發明人放棄該發明。該發明即喪失新穎性，不得取得專利。

第102條d款規定，在申請人、其法定代理人或是授讓人在境內申請專利之前，該發明在境外已取得專利、或即將取得專利、或為發明人某證明書或執照上之主題；並且在境內申請專利一年前，即已相對應地在境外申請該專利或證明書或執照者。該發明即喪失新穎性，不得取得專利。

第102條e款規定，專利申請人在提出發明前，該發明已在境內為他人提出申請，並經公開或日後核准；或為他人提出國際PCT申請且指定美國可以英文公開之。該發明即喪失新穎性，不得取得專利。

第102條f款規定，申請書中指明的發明人並非該專利的發明人。該發明即喪失新穎性，不得取得專利。

第102條g款規定，專利申請人在提出發明前，該發明已在境內或在第104條中規定的北美自由貿易協定國家或世界貿易組織成員國之他人完成該發明，且該發明並未被放棄、查禁或是隱匿者。該發明即喪失新穎性，不得取得專利。惟在決定係爭發明的優先順序時，除了需考慮發明構想與實現日期之關聯性，亦需考慮先於他人構想而晚於他人實現者，在他人構想之前之合宜努力。

由於這幾款關於新穎性的規定，涉及諸多時間、空間與行為人的條件限制，因此光從法條的字面來理解，不免容易讓人造成混淆；下方的圖示可以分別從時間、空間以及行為人的角度來理解各款之間的關係，期能協助對於美國法律的專利新穎性的理解。注意102-c與102-f兩款並不涉及時間與空間條件，因此並未包含於圖示之中。

新美國專利法

第102條(a)款(1)項規定，在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已經取得專利、見於公開刊物、或已被公開使用、販售、經由公開途徑取得。該發明即喪失新穎性，不得取得專利。

第102條(a)款(2)項規定，在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（且可追溯國內外優先權）內容之中。

第102條(b)款(1)項規定了第102條(a)款(1)項的除外狀況，即在標的專利的有效申請日前一年之內若有一個揭露動作，且(A)該揭露動作乃由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料為之；或是(B)該揭露發生之前，已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露；則上述之揭露內容皆不能視為該標的專利的前案而否定其新穎性。

第102條(b)款(2)項規定了第102條(a)款(2)項的除外狀況，即(A)該發明乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得；(B)在他人申請專利的有效申請日之前，該發明已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露；或是(C)該揭露之發明在標的專利的有效申請日（含）之前，已由標的專利的申請人取得擁有權或有受讓予該申請人的義務。則第102條(a)款(2)項之揭露內容皆不能視為該標的專利的前案而否定其新穎性。

第102條(c)款定義了在一個共同研發協定下的專利共同擁有權關係，即(1)在該標的專利的有效申請日之前，由一個或一個以上基於一個共同研發協定下的單位，進行該揭露之發明的開發、施行該標的專利或有權代表該標的專利；(2)該標的專利乃基於該共同研發協定下進行活動而衍生的結果；而且(3)該標的專利的申請上揭露了（或修正之後揭露了）該共同研發協定中的單位名稱；則該發明與該標的專利即被視為由第102條(b)款(2)項(C)子項之該申請人（即該單位）取得擁有權或有授讓予該申請人的義務。

第102條(d)款定義了在(a)款(2)項中，一公告或公開專利是否成為該標的專利的前案，即該公告或是公開專利之有效申請日乃由(1)若下一段(2)之情形不成立，則依實際申請日;或是(2)考慮美國之國內優先權以及國外優先權，並依其中最早之日期；來定義之。

下方的圖示可以分別從時間、空間以及行為人的角度來理解各條款之間的關係，並方便與現行美國專利法的部份進行比較。

新舊美國專利法在新穎性的比較

以下試將新（以下稱新法）舊（以下稱現行法）美國專利法之間關於新穎性規定的比較條列之：

1.由現行法的先發明主義（first to invent）改為新法的先申請主義（first invertor to file）；尤其第102條中的先申請者乃指有效申請日而言，即考慮國內外優先權的相關規定之後，所定義出的最早日期。

2.從上方兩圖可看出，在新法中已經完全沒有相關於發明日之規定，法條中的相關日期只剩有效申請日以及有效申請日前一年兩者；其中有效申請日的定義如上面所述。

3.從上方兩圖可看出，新法關於新穎性的規定較現行法來得更簡單明暸，主要也是將發明日移除之故。

4.新法中相關情形之規定一併適用於美國境內外；現行法中則有分美國境內或美國境內外的情形。

5.新法的102(a)(1)加上102(b)(1)對應於現行法的102-a加上102-b，但發明日修改為有效申請日。

6.新法的102(a)(2)對應於現行法的102-e，但日期修改為有效申請日。

7.現行法中的102-c、102-d、102-f、102-g在新法中已無相對應的部份；其分別為放棄發明、國外專利或證明的申請與核發、發明人錯誤、發明先後順序之相關規定。