眾律國際法律事務所

在美國專利申請流程當中，有很多不同於其他國家的做法；例如暫時申請案、多樣化的延續案申請程序、無限次數的請求延續審查案、以及重新領證案等等。其中延續案又分為延續申請案、部分延續申請案、以及分割申請案等等。在實務上，專利申請權人進行延續案申請的目的，可歸納為：繼續審查程序、磨耗審查委員、延長專利年限、延後專利公開時間、撰寫新的請求項以涵蓋市場上新產品、強化專利、維持申請歷史之潔淨等等[1]。以下就上述的特殊申請流程一一介紹。

暫時申請案

暫時申請案即provisional application（以下簡稱PA）。專利申請權人在備妥說明文件，向美國專利局提出PA申請即可，但必須在PA申請的12個月之內提出相關的正式專利申請，否則該PA即自動失效。該正式專利的申請可以PA申請日做為審查專利要件的優先權日，但專利權期限的起始日期，則是以正式專利申請日起算，因此可得到優先權日和專利權日上的優勢。

另外，雖然美國的專利制度規定，允許一件發明在公開之後的一年內再提出專利申請，但考量到準備專利申請文件需要花費時間，因此可以利用PA案來爭取其優先權日上的優勢，而美國國外的專利申請也可利用此PA案主張其國際優先權。

PA案另外的附加價值，是其申請後可以合法地在相關發明產品上加上「patent pending」的說明[2]，可作為產品宣傳的手段之一。

延續申請案

延續申請案即continuation application（以下簡稱CA）。CA必須在原申請案（即母案）放棄或是獲證之前提出申請，並以母案的申請日作為其有效申請日以及優先權日。CA案說明書所揭示的內容與母案相同，即其並未提出新事物，乃與母案為相同之發明，惟CA案的申請權利範圍可以不同於母案。由於CA案與母案的說明書內容相同，因此不能增加新的發明人。CA在實務上可利用於爭取專利答辯的空間，例如受到核駁之母案請求項可以先自母案中移除繼續進行母案答辯，然後再以CA案將該移除之請求項或是稍加修改後進行申請，使得母案的流程可以較順利地進行，以期及早取得母案專利權，而又能最大限度地維持權利範圍；CA案的審查委員與母案有可能並非同一人，因此在核駁答辯的過程中，有些觀念與說法若無法完全取得審查委員的認同，申請CA案也是一條可行之路；另外在商業手段應用上，觀察市場上相關產品的推出，然後以CA案增加請求項使其產品落入字義侵權，也是可能的做法。

部分延續申請案

部分延續申請案即 continuation-in-part application（以下簡稱CIP）。與CA案不同的是，CIP案乃以增加新事物，再加上母案中已揭示的全部或部分內容來提出申請。由於內容包含新事物，CIP案可能增加新的發明人。CIP的好處是可主張母案的有效申請日以及優先權；但由於該新事物的部分乃在CIP案時才提出，因此實際審查時，新事物的專利要件審查還是必須以CIP的申請日為依據。實務上當母案在核駁答辯上遇到瓶頸，而需要以新事物來增加其可專利性或是輔助說明時，就可能提出CIP案；另一個好處是CIP案可能分派給不同的審查委員，而使得母案中的專利要件獲得重新檢視的機會。

分割申請案

分割申請案即division application（以下簡稱DIV）。在專利第一次核駁時，審查委員認為母案的申請專利範圍乃源自多個不同發明，而發出「限制性請求」（requirement for restriction），要求申請人選擇其中一個發明再繼續專利審查時，申請人可就未選擇的其他發明進行DIV案的申請。DIV案必須在母案放棄或是獲證之前提出申請（母案仍為Pending狀態）。

請求延續審查案

請求延續審查案即request for continued examination（以下簡稱RCE）。RCE必須在申請人收到最終核駁審定書（final office action）後六個月內提出，進行答辯以期審查委員能了解答辯書中可專利性的論點，之後審查委員可能就此RCE案發出一般核駁審定書（non-final office action），也因此爭取到了該專利案被核淮的可能空間。不同於CA、CIP、DIV是基於同一母案衍生而出的新申請案，RCE並非一新申請案，而是在申請案被核駁（收到Final OA）之後，認為申請案仍有經過修改而予以核准之空間，而請求USPTO針對該申請案重啟審查程序，該程序類似我國發明專利之再審查申請，不同的是，除有特別狀況之外，乃就相同的說明書內容以及申請權利範圍進行申請，其RCE之審查委員亦通常為同一人。

提出RCE時應當對申請專利範圍提出實質的修改，而產生New Issue以供審查委員對於「未曾審查過」的申請專利範圍進行審查。若未修改申請專利範圍，或申請專利範圍的修改並沒有產生實質的改變（例如僅是將Final OA被核駁的附屬項合併於被核駁的獨立項），而僅有針對Final OA核駁的理由提出答辯，通常在提交RCE之後，會迅速得到USPTO發下的另一次Final OA。而有New Issue時，審查委員才會發下Non-Final OA，以供申請人進行回應。RCE可以無限次數地提出，若實務上已無New Issue可以產生，或是認為審查委員提出的Final OA理由不合理，則程序上進行訴願（Appeal）申請，而非持續提出RCE而不提出New Issue。但訴願程序之費用昂貴且時間上較為冗長，因此實務上仍多以提出RCE為優先考量。

重新領證案

重新領證案即reissue application。在一專利獲證並取得專利權後，當專利的內容有不小心造成的錯誤，因而造成專利的無法施行或專利無效，此時專利權人有權利申請重新領證，以彌補該錯誤的缺陷。

重新領證後的專利案，其專利權範圍可能擴大或是縮小。法律規定，由於擴大範圍可能影響到公眾利益，因此必須在專利獲證日的兩年內提出申請；至於縮小專利範圍的重新領證案則在專利權有效期間內皆可提出申請。另外，擴大或是縮小專利權的重新領證專利，都只能從重新領證日起主張其專利權；而領證前就已進行的合法行為，例如不侵權的製造、販賣等等，在該專利重新領證之後都可以繼續進行，而不被視為侵權。

參考資料及連結：

1.     高鼎懿，「美國專利延續案與布局策略之分析」,國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文中華民國九十七年十月。

2.     http://www.uspto.gov/faq/patents.jsp