美國專利法第112條(35 U.S. Code § 112)主要是關於美國專利申請案之說明書及請求項的撰寫原則,包括6個段落。

  (a)說明書應包括發明的書面描述,及製造、使用該發明的方式或流程。說明書的內容應完整、清楚、簡潔及具體,使得發明所屬技術領域中具通常知識者能具以瞭解、製造及使用說明書所描述的內容,此外說明書應包括發明最佳的實施方式。

  (b)說明書應歸納出一個或多個請求項,並於其中具體指出發明人認為之申請專利範圍的主題。

  (c)請求項可包括獨立項、附屬項或多項附屬項。

  (d)附屬項應包括其所依附的請求項及其標的,且附屬項的範圍應包括其所依附之請求項的限制。

  (e)多項附屬項應包括其所依附的請求項及其標的,且多項附屬項不得依附多項附屬項,其中多項附屬項的範圍應包括其所依附之請求項的限制。

  (f)請求項中的元件可以具有特定功能的方式表示,其中可不包括詳細的構造、材料或動作。當請求項包括功能手段用語時,說明書需描述其構造、材料或動作,及其均等物。

  一般而言,在審查意見中比較常看到112(a)(b)(f)的審查意見,在本文中先討論112(a)及(b)的審查意見。112(a)具體說明了說明書應該包括以下三個要件:書面描述、可據以實施及最佳實施方式。常見之112(a)的審查意見為,說明書的內容有誤或者是說明書未具體揭露請求項的某些技術特徵,使得請求項無法為說明書所支撐。在答辯時通常會依據請求項的描述,修正說明書的內容,使得修正後的說明書可以支撐請求項的內容。

  另一種常見之112(a)的審查意見則是,對發明所屬技術領域中具通常知識者,無法由說明書的內容實施請求項所述的發明。在答辯時可依據說明書揭露的內容,對請求項提出修正,或者是於答辯理由書中提出說明。

  此外若請求項中出現高、低、長、短、例如等描述,則可能造成請求項的範圍不明確,並有可能會收到112(b)的審查意見。在答辯時可依據審查意見的內容,修正請求項中不明確的描述。

 

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字:1.112(a);2.112(b);3.112(f)

參考資料
美國專利法
MPEP


 

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