眾律國際法律事務所

　　一、    概念

　　申請制度係授予申請人「專有排他之專利權」，以鼓勵其公開發明、使公眾能利用該發明之制度；對於已揭露於說明書或圖式但非屬申請專利之發明者，係申請人公開給公眾自由利用的發明，並無授予專利之必要。因此，依專利法第23條的規定，申請在後之發明專利申請案(亦簡稱為後申請案)之申請專利範圍中所載之發明與申請在先而在後申請案申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案(亦簡稱為先申請案)所附說明書、申請專利範圍或圖式所載明之內容相同者，雖無專利法第22條第1項喪失新穎性之情事，然，該後申請案仍因擬制喪失新穎性，不得取得發明專利。

　　二、審查原則

　　(1). 擬制喪失新穎性之審查應以後申請案每一請求項所載之發明為對象，就該發明之技術特徵與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容單獨比對，並逐項作成審查意見。

　　(2). 發明與及新型同屬利用自然法則之技術思想之創作，相同創作分別申請發明專利及新型專利者，並無授予兩個專利之必要，但兩者與設計講求透過視覺訴求之創作不同，故審查發明後申請案之擬制喪失新穎性時，僅可以引用發明或新型的先申請案作為引證文件。

　　(3). 先申請案必須申請在先，但公開或公告在後。若先申請案於公開日之前有撤回、視為撤回或不受理情事致未公開或公告，即不得據為判斷後申請案擬制喪失新穎性。先申請案經公開或公告後，即屬於新穎性之先前技術，無論該申請案嗣後是否經撤回或審定不予專利，或該專利案嗣後是否經放棄或撤銷，均得作為引證文件；惟在公開日之前已撤回，但因進入公開準備程序而仍被公開者，不得作為引證文件。

　　(4). 擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案，而後申請案中請求項所載申請專利之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。假若同一人有先、後兩申請案，後申請案中請求項所載申請專利之發明僅與先申請案所附說明書或圖式載明之內容相同而未載於先申請案的請求項時，係同一人就其不同之發明或新型請求保護而無重複授予專利權之虞，後申請案仍得予以專利。

　　三、判斷基準

　　判斷後申請案比較於先申請案是否存在有擬制喪失新穎性之情況，其判斷基準包括下列四點：

　　(1).完全相同：

　　後申請案與先申請案在形式上及實質上並無任何差異。

　　(2).差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵：

　　後申請案與先申請案之差異僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先申請案形式上記載的技術內容，即可直接無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含後申請案之發明中相對應的技術特徵。
　
　　(3).差異僅在於相對應之技術特徵的上下位概念：

　　若後申請案為上位概念之發明，先申請案為下位概念之發明，由於下位概念之發明其內容已隱含所揭露之技術手段係可以適用於所屬之上位概念發明，故後申請案會因先申請案而存在有擬制喪失新穎性的情形。

　　(4).差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵：

　　後申請案與先申請案之差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域者具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。

　　四、審查特別注意事項

　　擬制喪失新穎性係為專利法之特別規定，其須引用後申請案申請日之前尚未公開或公告的引證文件，故不適用於進步性之審查。若發明專利申請案審查時以擬制喪失新穎性法條進行核駁，惟其核駁理由多為比對技術特徵之差異處是否能「輕易完成」時，專利申請人係可申復說明該引證文件申請在先、公告在後之事實，只能就「擬制喪失新穎性」之原則來比對本發明與引證文件間之技術內容是否相同，不應持「輕易完成」之進步性判斷標準來核駁本案。

關鍵字：擬制喪失新穎性

參考資料：
2014年版專利法逐條釋義，經濟部智慧財產局。
2015年版專利審查基準，經濟部智慧財產局。

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專利工程師 賴慶惠