眾律國際法律事務所

    申請案經發給審查意見通知，並經申復、修正後，審查時如認定仍有不准專利事由，且該等事由係為先前審查漏未通知者或先前審查不當所造成者，其審查程序延宕之原因係歸責於審查委員，則，即使已是第二次之後的審查意見或先前已發給最後通知，審查委員仍不得發給最後通知，應發給一般的審查意見通知。

    先前審查漏未通知，通常包含下列情形：

    (1). 先前審查意見通知僅記載不符新穎性、進步性、擬制喪失新穎性要件、先申請原則之不准專利事由，經再次審查後始認定不符記載要件或不具發明單一性須另外通知，屬漏未通知者。

    (2). 先前審查意見通知中已記載暫無不准專利事由之請求項，就該等請求項之範圍內，另發現其他不准專利事由，屬先前審查意見漏未通知者。

    (3). 先前審查意見認定部分請求項不具新穎性或進步性，其他請求項因不具發明單一性而未進一步判斷其是否不具新穎性或進步性，如申請人刪除不具新穎性或進步性之請求項後，針對先前未判斷新穎性或進步性之請求項，以相同引證文件得認定其不具專利新穎性或進步性，屬先前審查意見漏未通知者。

    另，先前審查不當，通常包含下列情形：

    (1). 申請人就先前審查意見僅提出申復而未修正，經審酌認為先前審查意見有所不當，惟仍有其他不准專利事由，需另外通知者。

    (2). 先前審查意見以引證文件通知不准專利事由，於申請人申復並修正請求項後，經審酌認為先前審查意見不當，亦即以該引證文件認定之不准專利事由不成立，但經重行檢索後改以其他引證文件通知不准專利事由者。 

    一、前言：

    申請人依照先前審查意見通知提出修正後，雖已克服先前審查意見通知所指出的的全部不准事由後，但因修正而產生新的不准專利事由時，須進一步通知申復或修正，由於新的不准專利事由係歸咎於申請人者，則，專利專責機關即得發給最後通知。

    二、因修正而產生新的不准專利事由，通常包括下列情形：

    (1). 先前已進行檢索並通知不符新穎性、進步性等要件之情事，經修正後雖已克服全部不准專利事由，但因修正請求項或增加新的請求項，經續行檢索後，發現其他引證文件而有不符新穎性、進步性等要件之不准專利事由者。 
    
    (2). 經修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而導入新事項，或因修正而產生不符記載要件、不具發明單一性之情事者。
    
    (3). 先前已針對部分請求項檢索、認定該部分請求項不具新穎性、進步性等要件，其他請求項因申請專利範圍不具發明單一性而未檢索，申請人修正後刪除已檢索之請求項、經續行檢索其他請求項，另發現引證文件而認定不具新穎性、進步性等要件。

前言

    我國專利法於民國102年1月1日正式導入最後通知制度。最後通知制度設計之目的係為了有效利用先前審查結果，使專利申請人得於原先審查基礎下進一步修正申請專利範圍，以盡速克服不准專利之事由，而達到迅速審結的效果。

二、相關專利法規

    專利法第43條第4項規定：「專利專責機關經依前項規定通知後，認有必要時，得為最後通知；其經最後通知者，申請專利範圍之修正，申請人僅得於通知之期間內，就下列事項為之：
    (1).請求項之刪除。
    (2).申請專利範圍之減縮。
    (3).誤記之訂正。
    (4).不明瞭記載之釋明。」。

Grounds for opposition according to the European Union Trademark Regulation

Opposition is a legal proceeding in which a third party seeks to prevent a pending application for a trademark from being granted registration. This way, according to Article 8 EUTMR upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered. In case of the European Union trademarks, this procedure will take place before the EUIPO.

The grounds on which an opposition may be based are called relative grounds for refusal, which are found in Article 8 EUTMR, and are different to the absolute grounds for refusal from Article 7. The difference between these two kind of grounds is that relative grounds are inter partes proceedings, and concern earlier rights that take precedence over the EU trademark in accordance with the principle of priority. On the other hand, absolute grounds are examined ex-officio by the office during the registration procedure.

Therefore, the onus is on the earlier right owner to be observant and vigilant concerning the filing of applications by others.

The grounds on which an opposition may be made are set out in Article 8 EUTMR.

This article (1)(a) allows the proprietors of an identical or similar prior trademark registered for identical or similar goods or services to request opposition, when there is a likelihood of confusion. These “earlier trademarks” include (1)(b):

• Community trademarks;
• Trademarks registered in a EU member state;
• International trademark registrations that have effect in an EU member state
• Trademarks that are well known in a Member State in the sense of Article 6bis of the Paris Convention (which need not be registered).

The meaning of “earlier trademarks” refers to those having an earlier date (not hour or minute) of application.

An opposition filed on the basis of Article 8(1)(b) must demonstrate that there is likelihood a confusion between both trademarks, and it must be assessed globally, taking into consideration all factor relevant to the circumstances of the case.

    在專利申請案的申請專利範圍中，通常包括一項或一項以上的獨立項，並可能會包括一項或一項以上的附屬項。以一個合理的專利申請案來說，獨立項是該申請案所能主張的最大範圍，而附屬項則是依附獨立項，並包含所依附獨立項之所有技術特徵，並另外增加技術特徵。

    在申請專利範圍的獨立項中，撰寫請求項時應以單句為之，僅在句尾使用句點。具體來說獨立項的寫法通常是「一種玩具，包含：元件A 及元件B。」，其中玩具為申請專利之前言或標的名稱，而主體部分則是元件A及元件B的連接關係及構造。前言通常用來描述申請案的名稱或其可能的應用，而主體部分則是申請案的主要技術特徵。

    一般來說，在解釋申請專利範圍時，前言部分(preamble)通常不會用以限制申請專利範圍，但在某些狀況下前言部分亦有可能限制申請專利範圍。舉例來說，若請求項的撰寫方式為「一種風扇，適用於一電腦裝置…」，由於適用於電腦裝置的前言部分可被視為發明目的或用途的描述而已，因此應用於電腦裝置通常不會用來限制申請專利範圍。反之，若在前言部分定義了請求項的相關構造或者是給予請求項實際的定義，則前言部份便有可能會是申請專利範圍的限制。

    此外若以二段式(two-part form)的方式撰寫請求項，其撰寫的型式如下，「一種具有日期顯示的手錶，其特徵在於包含：元件A 及元件B。」，則在解釋二段式的獨立項時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。換言之，若以二段式的方式撰寫獨立項，則前言部分亦是申請專利範圍的限制。

    綜上所述，前言部分不用以限制申請專利範圍的說法並不是完全正確的，在某些情況下前言亦可能對申請專利範圍造成限制，因此在撰寫請求項時還是應該注意前言的內容及其與主體部分的關係。一般來說，若沒有特別的目的，通常會傾向於不要寫太多前言的內容，或者是盡量簡化或以功能性的方式撰寫請求項的前言，以避免影響申請案所能主張的範圍。

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字：1.獨立項；2.前言；3.申請專利範圍；4.preamble

    申請專利範圍無疑是專利申請案的骨幹，在專利審查的過程中，審查委員會比對申請專利範圍與先前技術，以判斷申請案是否具有新穎性或進步性。在訴訟階段，則是要比對發明或新型的申請專利範圍與一個產品，並進一步判斷該產品是否侵權。

    因此申請專利範圍的解釋，無疑會對申請案的核准與否及產品是否侵權造成莫大的影響。在解釋申請專利範圍所使用之證據包括內部證據與外部證據，其中內部證據包括請求項的文字、發明(或新型)說明書、圖式及申請歷史之檔案資料。申請歷史檔案，指的是自申請專利至維護專利過程中，申請時原說明書以外之文件檔案，例如，申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件。外部證據則是內部證據以外的資料，例如字典、教科書、期刊論文或專家證詞等資料。

    一般來說在解釋申請專利範圍時，內部證據會優於外部證據。換言之，在解釋申請專利範圍時，還是以請求項的文字配合說明書、圖式及申請歷史為主。若內部證據仍無法定義出具體的申請專利範圍時，才會進一步參考外部證據，並透過外部證據的內容，具體架構出申請專利範圍。此外當內部證據已足以具體定義出申請專利範圍時，則無需考慮外部證據。若內部證據與外部證據的說法不一致時，則應以內部證據為主，並由內部證據解釋申請專利範圍。

    由上述的分析可知，申請專利範圍的解釋並不僅只是請求項所描述的文字，申請時的說明書及圖式等內部證據，更會在日後解釋申請專利範圍造成莫大的影響。坊間有不少事務所為了提高撰稿的效率及事務所的利潤，往往會直接將申請專利貼到說明書內文，並於其中增加一些簡單的潤飾，便完成專利說明書的撰寫。這樣的作法雖然可以增加事務所的利潤，但之後在使用此一專利說明書提出侵權訴訟時，往往會因為說明書過於簡略，並影響到申請專利範圍的解釋範圍，進而導致專利權人的權利無法獲得真正的保障。

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字：1.內部證據；2.外部證據；3.侵權

參考資料

    在專利申請案的申請專利範圍中，通常包括一項或一項以上的獨立項，並可能會包括一項或一項以上的附屬項。以一個合理的專利申請案來說，獨立項是該申請案所能主張的最大範圍，而附屬項則是依附獨立項，包含所依附獨立項之所有技術特徵，並另外增加技術特徵。在解釋附屬項時，應包含所依附之獨立項的所有技術特徵，因此附屬項為所依附之獨立項的特殊實施方式，且附屬項的範圍必然落在被依附之獨立項的範圍之內。為此在審查專利申請案時，若獨立項具有新穎性及進步性，則其附屬項亦自然具有新穎性及進步性。

    在撰寫請求項時應以單句為之，僅在句尾使用句點。具體來說獨立項的寫法通常是「一種玩具，包含：元件A 及元件B。」，其中玩具為申請專利之前言或標的名稱，而主體部分則是元件A及元件B的連接關係及構造。而附屬項的寫法則是「如請求項1所述的玩具，還包含元件C。」，並包括獨立項所有的技術特徵元件A及元件B。

    此外亦可以二段式(two-part form)的方式撰寫請求項，其撰寫的型式如下，「一種具有日期顯示的手錶，其特徵在於包含：元件A 及元件B。」，其中其特徵在於的前面為前言部分，並應包含申請專利之標的名稱及與先前技術，而其特徵在於的後面則為有別於先前技術之必要技術特徵。

    另外還有一種比較少見的請求項寫法，為引用記載形式之請求項。舉例來說請求項1為「1.一種背光板，包含一玻璃基板……。」，而請求項2為「2.一種液晶顯示元件，包含如請求項1 之背光板。」。請求項2與請求項1之標的名稱不同，但為了使請求項2的記載較為簡潔，得以引用請求項1全部技術特徵，來界定請求項2中背光板之技術特徵，因此請求項1及2皆為獨立項。

關鍵字：1.獨立項；2.附屬項；3.二段式

參考資料
專利法

    設計專利為透過視覺訴求之創作，在提出申請時應包括說明書及圖式，其中說明書應包括1.設計名稱；2.物品用途；3.設計說明。設計專利之申請專利範圍應以圖式所揭露物品之外觀為主，並得參酌說明書中所記載有關物品及外觀之說明。

    申請人在收到審查意見後，可依據引證案的內容，對設計專利的說明書及圖式提出修正，並提出答辯理由。此外在修正說明書及圖式時，需以申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且修正之結果不得導入新事項（new matter）。

1.修正設計專利的設計名稱

　　修正後的設計名稱應為相同物品，例如將打印機修正為印表機。此外修正後的設計名稱應符合圖式所揭露之實質內容，例如申請時圖式所揭露之實質內容為無扶手之「椅子」，而將原設計名稱「扶手椅」修正為「椅子」；或申請時圖式所揭露之實質內容為「椅子之扶手」的部分設計，而將設計名稱「椅子」修正為「椅子之扶手」，上述兩種修正方式皆未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

2.修正設計專利的物品用途及設計說明

　　修正後的用途、功能可使設計名稱所指定之物品更為具體、明確者。例如設計名稱為「燈具」，若在說明書中補充說明該燈具可應用在路燈或街燈等戶外照明燈具，則上述的說明書修正應未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

　　修正設計說明修正設計之外觀的文字說明，若不會產生不同的視覺效果，則上述的說明應未超出申請時說明書及圖式所揭露之範圍。

　　此外若申請時的圖式已明確揭露特殊的設計，例如摺疊式電腦鍵盤，則因為申請時圖式已明確揭露摺疊的狀態，因此若在設計說明中新增說明摺疊設計的內容，則上述的說明應未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

3.修正設計專利的圖式

　　民國102年6月13日施行之台灣專利法第 121 條規定了「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利」。換言之，設計專利主要為視覺上的訴求，而與功能無直接的關係。
設計專利在提出申請時應包括說明書及圖式，其中說明書應載明：
1.設計名稱。
設計專利不能脫離其所應用之物品，因此專利法規定：「申請設計專利，應指定所施予之物品」，換言之即是以設計名稱指定所施予之物品。
2.物品用途。
用以輔助說明設計所施予物品之使用、功能等敘述，若該物品用途已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。具體來說物品用途與設計名稱的作用是相近的，都是用來指定設計專利所施予之物品。
3.設計說明。

    用以輔助說明設計之形狀、花紋、色彩或其結合等敘述，並可於其中載明：

    在專利審查的過程中，若申請專利之發明於申請日前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，將不得取得發明專利。然而對學術研究單位來說，每當有新的技術發明時，往往會先提出論文或透過研討會發表，而後再提出專利申請。如此一來之前提出的論文或研討會發表，將會造成後來的專利申請案喪失新穎性。

    為了保障申請人，專利法中進一步規範了，申請人有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會及非出於其本意而洩漏者等情事之一者，應於其事實發生後六個月內申請，並敘明事實及有關之期日，則與該事實有關之技術內容不作為判斷使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術，一般稱之為新穎性優惠期。

    可主張喪失新穎性或進步性之例外的行為主體應為申請人，而非發明人。此外因繼承、受讓、僱傭或出資關係取得專利申請權之人，就其被繼承人、讓與人、受雇人或受聘人在申請前之公開行為，亦得主張該優惠，例如論文的發表人是學校的教授，則日後該學校在提出專利申請時，亦得主張喪失新穎性或進步性之例外。

    若申請人於優惠期內因實驗、於刊物發表、陳列於政府主辦或認可之展覽會，自行將申請專利之發明多次公開，而有多次可適用優惠期之事實者，該優惠期應以最早之事實發生日起算六個月。

    此外當有多次可主張喪失新穎性或進步性之例外的事實者，應於申請時之申請書中敘明各次公開事實，未敘明之公開事實的技術內容，仍屬於使申請專利之發明喪失新穎性或進步性之先前技術。

    綜上所述，透過主張喪失新穎性或進步性之例外，並非將申請案的審查基準是提前到優惠期的發生日，而僅是排除申請人有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會及非出於其本意而洩漏者。若在新穎性優惠期內，有他人提出專利申請或公開與申請案相關的資料，則仍會對已主張新穎性優惠期之申請案的新穎性或進步性造成影響。因此對學術單位來說，比較理想的方式還是應該先提出專利案的申請，之後再發表相關的論文或於研討會發表，才能真正保障申請人的權利。

專利專案經理 蕭錫裕