眾律國際法律事務所

各國之商標公序良俗簡介 眾律國際法律事務所實習律師陳映青

Introduction of trademark’s public order and morality in different countries

By Intern Lawyer Ying-Qing Chen (Zoomlaw Attorneys-At-Law)

壹、美國[1]

1. United States of America[1]

一、美國1946年商標法§2(a)[2]：

商標申請內容包含不道德、欺罔或可恥的事項，或由該等事項構成者，得不予註冊商標。

1. U.S. Trademark Act of 1946§2(a) (15U.S.C.§1052)

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matters.

二、商標審查程序手冊(TMEP)

國內優先權 / 專利工程師林孟萱

Domestic Priority right /Patent Engineer Meng-Xuan Lin

一.前言

1. Preface

為使申請人在國內也可享受和國際優先權相同之利益，專利法90年修整導入國內優先權制度。國內優先權的目的是為使申請人於提出發明或新型專利申請案後，可以該申請案作為基礎(先申請案)，於12個月內再提出修正或合併新的請求標的再提出新的申請案(後申請案)，且能以先申請案之申請日，作為後申請案專利要件審查基準的時間點。

In order to guarantee its applicant to enjoy priority right domestically and internationally, Patent Law amended its domestic priority right system after 2001. The purpose for such domestic priority right is that an applicant lodged its invention application or utility model application as a base (prior patent application), to where you can lodge other applications within twelve (12) months period (later patent application), the priority date claimed at the prior patent application would be used as the reference date during the patentability examination.

二.國內優先權

2. Domestic Priority Right

專利法第28條規範了國內優先權的相關規定。國內優先權只適用於發明與新型專利，且發明與新型專利之間，可互為主張優先權之基礎案，但國內優先權不適用於設計專利；主張國內優先權之先申請案與後申請案的申請人須為同一人，如先申請案的人請人是複數，則應完全一致。

Patent Law Article 28 sets out its specification of relevant provisions for domestic priority right. Such domestic priority right would only be used for invention application or utility model application. In between its invention application and utility model patent, he/she may claim for such priority right in respect of the invention or creation described in the specification or drawings submitted along with his/her prior patent application; however such principle does not apply to a design patent as such. For people who claims for its domestic priority right shall be the same applicant for its prior patent application and later patent application, same rules apply to more than two applicants that need to be the same.

原住民族自決權與狩獵文化/實習律師 林夏陞

 　原住民族自決權在近年來日漸受到重視，聯合國於2007年通過「原住民權利宣言」，揭示原住民人民自決權的內涵包括：（1）原住民族享有自決權，依該權利有權自由決定其政治地位，自由追求其經濟、社會與文化發展。（2）原住民族有權利生存，且有權以不同的方式生存，因此除了應受免於歧視的待遇外，亦不應受有任何集體屠殺或暴力對待，且有權利不受任何「強制同化」或摧毀其文化的對待。

　　原住民族自決權之重要性，除了尊重不同種族之差異、讓其傳統文化得以延續之外，更重要的是避免以漢人的眼光看待原住民之事務。而原住民族自決權之展現，需與其傳統生活領域做連結，任何文化之發展必然與其土地有密不可分之關聯，若承認原住民族自決權，卻不允許其在其自治領域上從事其傳統文化上之行為，則該權利僅為一個空殼，空有其保障。因此，保障原住民族自決權利，應讓原住民族可以在傳統領域內具有自我決定文化、經濟、社會等之發展，方能真正落實自決權之內涵。

　　近日於立法院通過原住民族基本法第2條之1，新法實施後原住民族部落將具有公法人之地位，雖然原住民族自治暫行條例草案及原住民族土地及海域法草案尚未通過，但待此兩草案通過後對於原族民族之自治權能更加到位。而就部落之公法人化，尚不能稱作自治權之落實，不過仍算是階段性任務之完成，畢竟此問題不太可能一步到位解決。而未來之發展目標，除了將部落之組織管理自治化，另一方面係讓原住民土地得以藉由公法人此一單位自行擁有、支配，助於貫徹原住民文化保存及自決權。

　　然而，近期關於布農族獵人王光祿先生因違反「非法持有槍枝」與「非法獵捕保育類野生動物」而受台東地方法院一審判決其有期徒刑三年六個月併科七萬元罰金，上訴至第三審後仍遭最高法院駁回而定讞。就「非法持有槍枝」之部分，最高法院認為被告所持獵槍並非「原住民自製之獵槍」而維持原審判決，構成槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項、第12條第4項之非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪、非法持有子彈罪。

　　槍砲彈藥刀械管制條例第20條規定：「原住民未經許可，製造、運輸或持有自製之獵槍、魚槍，或漁民未經許可，製造、運輸或持有自製之魚槍，供作生活工具之用者，處新臺幣二千元以上二萬元以下罰鍰，本條例有關刑罰之規定，不適用之。」本條之規定是為了尊重原住民族傳統習俗、文化及價值觀之權利，將原住民為供作生活工具之用而製造或持有自製獵槍之行為，不以刑事罰而僅以行政罰做為處罰。然而，仔細思考第20條之規定，係以「自製之獵槍」做為認定之標準，而未以其行為、領域、持獵槍之目的做為輔助認定，導致原住民持有「制式獵槍」或「非自製獵槍」在其傳統領域從事狩獵行為，直接被認定為構成槍砲彈藥刀械管制條例第8條及第12條，此種處罰是否過於嚴苛，值得思考。

　　另一方面，本件法院在法律適用上僅以嚴格之法條解釋做為認定，但在過去一排灣族男子蔡忠誠持有改造獵槍之判決案件中，最高法院從寬認定「自製獵槍」之範圍，從原住民傳統狩獵文化之角度論述，而判決被告敗訴。兩個判決相較之下，對於類似之行為作出截然不同之評價，一個係依照內政部之解釋函釋對於「自製獵槍」之認定做限縮；另一個則從原住民之傳統文化價值，從寬認定。若為貫徹原住民族自決權之內涵，應綜合考量個案中被告之行為目的、領域等之因素，而非單獨以「自製獵槍」之標準，認定是否構成槍砲彈藥刀械管制條例第20條之減免事由。當然，這不是意味著原住民拿著AK47在山上打獵就一定是合法的，此問題癥結點在於，過去內政部函釋對於「自製獵槍」之認定嚴格限縮，而本件法院亦遵從該函釋之認定方式，才導致該王姓獵人無法從寬免除刑事罰，而未來應將「自製獵槍」之認定標準予以放寬並明確化，方能避免類似情形再發生。

簡介專利申請案檢索報告 / 專利工程師 林孟萱

Brief Introduction for its search report which is published together with the application / Patent Engineer Meng-Xuan Lin

一.檢索報告之目的

The purpose for search report

專利申請案檢索報告是用來記錄實體審查的過程中，審查人員認為與申請案請求項相關之文獻段落，關聯之程度與種類會使用關聯性代表加以標註。檢索報告無須申請，通常該報告會與「審查意見通知函」或「核准審定書」一同寄給專利申請人。

The search report which is published together with the application is to record the process of substantial examination. The examiner will consider whether its patent applicant is relevant by looking at relevant claims. The degree of relevance and its patent types would be marked with its associated representatives. Under general circumstances, such report and “observation of the examination” or “Approved Examination Report” would be sent to the patent applicant at once.

二.何時不會有檢索報告

When there is no search report?

當申請案之全部請求項或部分請求項有下列情事者，會先以「審查意見通知函」通知申請人，待申請人於期限內提出可排除下列情事之申復說明或修正說明書後，才會於後續審查程序檢附檢索報告，否則將直接進行審定。

我國發明專利侵害鑑定之方法（下）  專利工程師  /  陳詠容

專利範圍雖無歷史禁反言之適用，惟如被控侵權對象與先前技術相同，或依先前技術所能輕易完成者，為避免專利權人藉由均等論擴張後之範圍，涵蓋與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成之部分，造成公眾利益受有損害。被控侵權對象經判斷與某一先前技術相同，或為一先前技術與專利申請時之所屬技術領域中的通常知識之簡單組合，或為二以上先前技術之簡單組合，則得依先前技術阻卻主張不適用均等論。

而發明專利權範圍，以申請專利範圍為準；於解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，此乃《專利法》第58條第4項所明文。說明書或圖式中有揭露，但並未記載於專利之請求項的技術手段，非屬專利法所賦予專利權的保護範圍內，專利權人不得以均等論重為主張或復奪(recapture)其原可於專利請求項中申請，卻不申請之技術手段。貢獻原則的意旨便在於，如說明書或圖式中有揭露但未於請求項主張之技術，應被視為貢獻給社會大眾，專利權人不得藉由均等論而重為主張其原可申請卻不申請之技術手段。

誠如國內學術文章已指出，美國最高法院在肯認均等論保護專利範圍的，認為此種不確定性乃是為了保護創新所必要付出的代價的原則之下，惟趨勢上，仍呈現出一股限縮均等論適用之浪潮。主要係均等論的適用會使得申請範圍具有不確定性，難以清楚劃定專利權範圍的界限，容易導致競爭者產生難以預期的訟爭，或者後進者在投入產品生產製照後，對於侵權與否，存有高度的不確定性，造成司法資源有浪費之疑慮。此種趨勢，亦促使我國於「2015年專利侵害要點草案」中，擬納入申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則等限制均等論之相關規範。

參考資料：

• 專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局，2004年。
• 專利侵害鑑定要點草案， 經濟部智慧財產局，2015年。
• 專利法。
• 劉尚志、張添榜、陳薈潁，專利均等侵害判斷之判決分析：由美國專利案例觀照臺灣最高法院判決，台灣法學雜誌第219期，2013年，第112-143頁。

我國發明專利侵害鑑定之方法（中）  專利工程師  /  陳詠容

相對於均等論，專利範圍雖符合文義讀取，惟倘其技術手段與被控侵權對象所使用之技術原理，係以實質不同的手段，達到相同或類似的功能或結果，即使被控對象落入專利之文義範圍內，應判斷其適用逆均等論，不構成侵權。然而，逆均等論所欲避免的「文義相同但實質不同」的目的，近年來，在美國專利實務上，大多在鑑定流程的第一步，解釋申請專利範圍時便已解決，逆均等論僅是在判決中附帶的論述，似無直接適用逆均等論而認定不侵權的案例。配合實務現況，我國「2015年要點草案」擬刪除逆均等論之相關規範。

有鑑於文字之敘述有其侷限性，無法合理期待專利權人於申請專利時能將所有無法預見但實質相同的技術特徵寫入請求項中，因此，專利權範圍不應僅侷限於文義範圍，而應包含均等範圍，此乃均等論之意旨。然而，均論一方面藉由擴張專利範圍的方式，保全專利權人之權益，另一方面，卻造成公眾無法由專利公告的字面得知專利權的範圍，使得專利侵權的判斷充滿不確定性，甚至提高訴訟與社會成本。在這樣的情況之下，均等論實有必要被適當的限縮。相較於2004年的「專利侵害鑑定要點」，我國智財局於「2015年專利侵害鑑定要點草案」納入均等論之限制事項。倘專利符合申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則，則被控侵權對象應視為未落入專利範圍內。

呈上，專利權人於專利申請過程為符合專利申請要件或為維護專利，而所為之修正、更正或申復，導致最後限縮專利權範圍，則專利權人便無法依據均等論主張其於申請專利時無法預見但實質相同的技術特徵。換而言之，該修正、更正或申復將導致放棄的部分，專利權人不得再藉由均等論而重為主張其所放棄之申請標的，此即所謂的歷史禁反言。

參考資料：

• 專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局，2004年。
• 專利侵害鑑定要點草案， 經濟部智慧財產局，2015年。
• 專利法。
• 劉尚志、張添榜、陳薈潁，專利均等侵害判斷之判決分析：由美國專利案例觀照臺灣最高法院判決，台灣法學雜誌第219期，2013年，第112-143頁。

我國發明專利侵害鑑定之方法（上）   專利工程師  /  陳詠容

為了保護發明人的智慧財產權，我國專利法授予專利權人於一定的期間內，享有法律賦予之專利權，排除他人未經其同意而實施其專利。而當他人未經專利權人同意而製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口其專利物品時，專利權人得依《專利法》及《民法》請求損害賠償。倘專利侵權案件有爭議，雙方當事人得尋求法律途徑解決。法院在受理發明專利訴訟案件時，依據《專利法》第103條第2項及第3項規定，得囑託司法院指定之侵害專利鑑定專業機構為鑑定。經濟部智慧財產局（以下簡稱「智財局」）為有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，遂提出「專利侵害鑑定要點」供法官於送鑑定時參考。

智財局於2015年草擬的「專利侵害鑑定要點草案」（以下簡稱「2015年要點草案」）中指出，在判斷專利是否有被侵害時，應先解釋專利範圍之文字意義，以合理界定專利權範圍。後比對經文字解釋後之專利技術特徵，及被控侵權對象之技術內容的差別。文字意義解釋的用意在於確認專利是否完全對應表現在被控侵權對象中（文義讀取）。一般常見被控侵權物雖未落入文義讀取的範圍內，惟其僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，基於保障專利權人利益的立場，專利權範圍得擴大至，與專利範圍之技術特徵均等的範圍，而非僅侷限於專利之文義範圍（均等論）。

我國有部分法院見解在判斷被控侵權物是否落入均等範圍時，已採取美國的三步測試法，比較兩者之間是否以實質相同的手段，達成實質相同的功能，進一步判斷是否產生實質相同的結果。值得注意的是，均等論如被過度廣泛應用，勢必將會與智財局公告的專利保護範圍產生衝突，而法院判決並沒有權利擴大專利局核准的專利範圍。因此，均等論與文義讀取皆應建立在全要件原則的基礎上，專利範圍請求項經智財局公告的專利範圍，都被視為決定專利範圍的重要限制，亦即，申請專利請求項中的技術特徵，均用於比對被控侵權對象。

參考資料：

• 專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局，2004年。
• 專利侵害鑑定要點草案， 經濟部智慧財產局，2015年。
• 專利法。
• 劉尚志、張添榜、陳薈潁，專利均等侵害判斷之判決分析：由美國專利案例觀照臺灣最高法院判決，台灣法學雜誌第219期，2013年，第112-143頁。

專利進步性之判斷（三） —  我國於進步性之原則     專利工程師  /  陳詠容

三、我國專利法對於進步性之判斷準則

對照美國判例所建立之原理原則與我國《專利法》與《專利審查基準》之進步性判斷標準大體上為一致的。我國於在判斷進步性時依循下列步驟^[1]：(1) 確定申請專利之發明的範圍；(2) 確定相關先前技術所揭露的內容；(3) 確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；(4) 確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；(5) 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。且判斷時應以專利申請發明整體為對象，綜合考量其是否有動機而明顯結合相關先前技術，包含技術領域、所欲解決之問題、功能或作用的關連性或發明的教示或建議。發明雖經上述判斷不具進步性，惟倘其具有無法預期之功效、解決長期存在的問題、克服技術偏見、獲得商業上的成功，則申請專利之發明仍應視為非能輕易完成。

四、我國判例對於進步性之判斷準則

審視最高法院廢棄智慧財產法院或台灣高等法院之判決或裁定中，最高法院所持判斷爭議專利是否具進步性（非顯而易知）之理由，其主要包含如下[2]：(1) 爭議專利是否具功效之增進；(2) 爭議專利是否係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成；(3) 爭議專利是否為熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展；(4) 先前技術所揭露者於欲解決之問題是否提供教示建議或動機；(5) 爭議專利是否可達成不同之功效。其中又以專利是否具功效之增進為主要判斷標準者占大多數，而先前技術對於爭議專利是否提供教示建議或動機則占少數，與美國實務上判斷進步性之準則相符。

而最高行政法院對各引證之考量則係著重於引證案是否教示或揭露系爭專利之技術特徵，未探究引證案是否教示系爭專利所欲解決之問題[3]。此與KFR案中美國最高法院所教示兩原則一致，即應以請求項之客觀範圍為判斷標的，而先前技術與爭議專利所欲解決的問題雖未必完全相同，不能因此即不考慮以引證專利所揭露之技術作為證據。且應設想一位通常知識者在面對問題時，有可能利用的所有解決方式，不應將技術領域侷限於該發明之所屬領域。

專利進步性之判斷（二）—美國判例於進步性之原則          專利工程師  /  陳詠容

呈上篇，2007 年美國最高法院於 KSR v. Teleflex 案[1]除了重申Graham判決提出的分析方法應為廣泛、彈性，更指出TSM 檢測法之運用不宜僵化^[2]，認為[3] (1) 引證案不應侷限於所欲解決的問題相同：在探求一專利請求項是否具備非顯著性時，應以請求項之客觀範圍為判斷標的，而非專利權人企圖解決什麼問題上或受到什麼特定的啟發 。縱然先前技術解決的問題，未必與爭議發明完全相同，不能僅因引證專利主要目的與爭議專利標的不同即不考慮以引證專利所揭露之技術作為證據；(2) 先前技術應涵蓋所有技術領域：且一位通常知識者在面對問題時有可能利用的所有解決方式，因此不應將技術領域侷限於該發明之所屬領域； (3) 「教示、建議或誘因」的考量不應僅限於先前技術：市場改良的渴望與顧客的需求所形成的市場力量，亦可形成新發明技術的因果關係；(4) 可預見之成功並非發明：一個擁有通常技術的人因市場需求而採取某種解決方式，而創造出原先預期之成功時，這不是發明而是常識，為顯而易見的嘗試(obvious to try)，不符進步性應為非顯而易見之規定。

KSR案使得非顯而易見性在進步性的審查上較為嚴格，請求項易受到先前技術之挑戰，新申請之專利取得趨於困難，而已取得專利之申請案則易於遭受不具進步性而撤銷其專利權之挑戰[4]。而如欲舉證專利權不具進步性，發明人在專利所屬技術領域所受之訓練或教育程度、對系爭發明之成功的合理預期或發明是否由常用的研發方式研發出來，皆成為KSR案後得做為判斷因素之證據。

專利進步性之判斷（一）—美國判例於進步性之原則—   專利工程師  /  陳詠容

一、前言

新穎性、進步性與產業可利用性為取得專利權之三大要件，發明欲取得專利權需同時兼具該三要素。然而綜觀專利行政爭訟與民事訴訟之案例，不難發現近期與進步性相關的爭議佔了絕大部份之比例。本文分作四篇，前兩篇先帶讀者了解美國判例對於進步性所建立出之判斷準則，接著檢視該準則與我國現行專利法與專利審查基準對於進步性判斷基準之異同，最後探討我國實務判決之判定標準。

二、美國判例於進步性之原則

美國對於進步性之判斷，早已豎立了TSM檢測法，即教示（Teaching）、建議（Suggestion）及動機（Motivation）。而1966年美國最高法院於Graham v. John Deere Co.^[1]案（以下簡稱「Graham案」）提出進步性分析原則^[2]：(1) 確定先前技術之範圍與內容；(2) 確定先前技術與有爭議之專利範圍請求項間之區別；(3) 確定相關領域一般技術之水準。如經此三步驟判斷出爭議專利範圍請求項係其所屬領域中具通常知識者可輕易完成者，則該發明則為顯而易見，惟仍須同時考量爭議之專利範圍是否有商業上成功、解決長期未解決之問題、或他人皆無法成功發明等次要衡量因素。然而，TSM檢測法在美國實務運作卻產生引證資料只限於明示，且忽略所屬技術領域中具有通常知識者之角色等問題[3]。

2007 年美國最高法院於 KSR v. Teleflex 案[4]除了重申Graham判決提出的分析方法應為廣泛、彈性，更指出TSM 檢測法之運用不宜僵化^[5]，認為[6] (1) 引證案不應侷限於所欲解決的問題相同；(2) 先前技術應涵蓋所有技術領域； (3) 「教示、建議或誘因」的考量不應僅限於先前技術；(4) 可預見之成功並非發明。