眾律國際法律事務所

一間名叫「Googel Ltd.」的中國公司(下稱Googel公司)於2006年5月29日向管理秘魯網域名稱最高層級「.pe」的組織「Red Cientifica Peruana」申請並獲得「youtube.com.pe」此網域名稱之註冊。不過，擁有世界著名影音分享網站「YOUTUBE」的谷歌公司(Google Inc.)認為Googel公司係惡意搶註其著名商標「YOUTUBE」，因此向世界智慧財產權組織(WIPO)仲裁暨調解委員會請求命Googel公司將youtube.com.pe此網域名稱轉讓給谷歌公司。

谷歌公司於仲裁程序中主張，其自2007年起就已將「YOUTUBE」此商標陸續在秘魯取得一系列的註冊，包括第9類、第35類、第38類、第41類及第42類。此外，其亦指出谷歌公司自2005年4月24日即已在美國使用「YOUTUBE」商標，並且於2006年1月30日向美國專利商標局提出商標註冊申請。再者，谷歌公司亦於世界各國取得「YOUTUBE」商標註冊，包括阿根廷、西班牙以及歐盟。基於上述事實，谷歌公司請求仲裁暨調解委員會於判斷是否核准本案網域移轉請求時，應一併考量谷歌公司於秘魯以及美國之「YOUTUBE」商標註冊事實，以符合美國及秘魯皆有簽署加入之「1929年商標暨商務保護泛美公約(General Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection of 1929)」，亦即「華盛頓公約(Washington Convention)」之規範。再者，谷歌公司更進一步主張其早於2005年就已註冊「youtube.com」此網域名稱。因此，谷歌公司基於下列三點理由，主張Googel公司應將其網域名稱「youtube.com.pe」移轉給谷歌公司：

(1)   「youtube.com.tw」此網域名稱與谷歌公司之「YOUTUBE」商標雷同，有造成相關消費者混淆誤認之虞；

(2)   谷歌公司的「YOUTUBE」商標為著名商標，應受到較高程度的保障；

(3)   Googel公司惡意搶註谷歌公司之商標於網域名稱，意欲剽竊谷歌公司之商譽以獲取不當利益。

仲裁暨調解委員會審理本案後，肯認本案應適用華盛頓公約，但指出華盛頓公約第三條有所謂「國民待遇原則」之規定，亦即本案爭議發生地點秘魯之法律應一體適用於秘魯國民以及外國國民。然，查秘魯商標法(Andean Community Decision 486)係採商標登記主義，而與美國商標法所採之登記與使用並行主義不同，美國之規定較為寬鬆。因此，本案中應一體適用較為嚴格的秘魯商標法，而不需考量谷歌公司於美國就「YOUTUBE」取得商標註冊之事實。基於上述法律分析，仲裁暨調解委員會指出谷歌公司遲至2007年方於秘魯取得「YOUTUBE」之商標註冊，而Googel公司於2006年即已註冊「youtube.com.pe」網域名稱，可知其並非惡意搶註，故駁回了谷歌公司移轉網域名稱之請求。

參考資料

1. “PERU: Google Loses Domain Name Case Concerning youtube.com.pe”, http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/PERUGoogleLosesDomainNameCaseConcerningyoutubecompe.aspx, 2012年4月10日。