眾律國際法律事務所

商標的基本概念就是區別商品來源的一種符號，所以「區別性」是某個符號能夠成為商標必須具備的功能，專有名詞叫做「識別性(distinctiveness)」。如果某種符號只是在形容其商品的內容或性質，例如把「燒烤」指定使用於餐廳服務，則因為「燒烤」就是在形容燒烤餐廳的餐飲「內容」或「性質」，如果賦予特定人商標權而排除其他的人使用，那就只有一個人能開「燒烤餐廳」了，這顯然是不公平的。所以「燒烤」是不具識別性的，不能申請商標。

不過有一個比較特別的例子是作品名稱的問題。美國一間製作嬰幼兒教學錄影帶的公司「The Brainy Baby Company, LLC」(下稱Brainy Baby公司)製作了一卷叫做「Laugh & Learn」的錄影帶，並且就「Laugh & Learn」此名稱向美國專利商標局(USPTO)申請商標註冊，指定使用於「一系列預先錄製好的、為嬰幼兒創意與智力發展所設計之錄影帶、錄音帶、數位影音光碟」，並且獲准註冊。然而，生產芭比娃娃的美國美泰兒公司(Mattel, Inc.)很不服氣，向美國商標審理與上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board, 下稱TTAB)，提起商標撤銷案，主張「Laugh & Learn」此商標即係在描述Brainy Baby公司所出版之錄影帶內容，應不具識別性而不得註冊為商標。

TTAB在其審理中指出，單一作品之名稱因為僅係作品內容之描述，不具備識別性而當然不得申請商標註冊。但是如果某一名稱已具備辨識「一系列」作品之功能，則因為已具有商標之功能性，因此是可以註冊商標的。但是這個「一系列」作品的要件判斷必須是不同的作品之間有著明顯的差異與區別，如果作品之間僅有些微之不同，例如「連續表演三天之鋼琴演奏會」，該表演就不能算是「一系列」作品，其表演名稱也就不具備可商標性。

TTAB審理事實後指出，Brainy Baby公司的「Laugh & Learn」雖然有錄影帶與DVD兩種不同版本，但是其內容則是完全相同的，而僅僅在畫質方面的提昇尚不足以使消費者會認為錄影帶版本與DVD版本是不同的作品，因此認定「Laugh & Learn」不構成「一系列」作品，從而撤銷了「Laugh & Learn」的商標註冊。

根據墨西哥工業財產法(Law on Industrial Property)之規定，墨西哥工業財產局(Mexican Institute of Industrial Property)有權就可能之商標侵權事件，向被舉發之企業要求提供報告以及相關資訊，尤其是工業財產局有權至被舉發企業進行「檢視探訪(inspection visits)」，藉此審視是否確有商標侵權之事實，並且蒐集相關證據。此種「檢視探訪」所得到之結果也通常被用於商標權人提起商標侵權訴訟時的重要證據，因此此種制度對於墨西哥的商標權利維護有相當大的作用。

最近墨西哥工業財產法進行了一次修正，針對「檢視探訪」之規定則有兩項重要的變更。首先，工業財產局人員在進行「檢視探訪」時可以從事的蒐證行為有所增加。依據新法規定，進行「檢視探訪」的人員可以攝影及拍照；此外，其亦可扣押任何可能可以用於商標侵權訴訟證物之物品或資訊。

此外，新法亦規定，企業主拒絕工業財產局人員之「檢視探訪」要求構成對於工業財產法之違反，其法律效果是，在商標侵權訴訟中，原告所主張之事實以及對於被告之控訴將被推定為真實，被告擔負未能舉證推翻該項推定之訴訟上不利結果。

這也就是說，墨西哥工業財產法的新法規定對於商標侵權案件查察增添了雙重武器。一方面而言，「檢視探訪權」不僅可以拍照攝影蒐證，甚至有權扣押可作為證據之物品，可以說已經接近於司法偵查權之權限。另一方面，企業主拒絕「檢視探訪」會造成將來在商標侵權訴訟中「舉證責任轉換」之效果，此種舉證責任轉換對於被控告商標侵權之一方相當不利，因為「舉證責任之所在，敗訴之所在」，因此可以預期的是此種規定將會大幅提昇企業主接受「檢視探訪」之意願。這不僅可以強化政府打擊商標仿冒之力量，同時也提昇了企業遵守商標法制、共同維護商標制度的守法意識。