當申請人收到韓國專利局發下的最終核駁通知(final rejection)之後,原本依照舊法規定,只能透過訴願程序爭取核准的機會,但韓國專利修法後(生效日:2009年7月1日),增加多種途徑予申請人回覆最終核駁通知,整理如下:
1. 復審程序 (Reexamination)
以往收到最終核駁通知時,若申請人欲修正說明書,必須和訴願一併提出,審查委員才會對修正處進行再審查,為了節省時間與成本,新法將復審程序從訴願程序中分離出來,申請人可於最終核駁通知書發文日起30天內,向韓國專利局提出修正,請求復審,此階段審查由原來的審委負責。
提出復審只有一次機會,申請人若不服審查結果,可以向專利法院提出訴願,
此復審程序類似美國專利申請案提出請求繼續審查之程序(RCE)。
2. 訴願 (Appeal)
若申請人沒有要提修正,則可以直接向專利法院提出訴願,此階段審查人員不包括原來的審查委員,在訴願理由書中,申請人可以提出證據來支持發明的專利性。若法官認為核駁理由是不合理的,可以撤回最終核駁通知,要求審查委員再審查。
若申請人仍不服訴願之判決,可以向大法院提出上訴,但不能請求再審查。
申請人需留意的是,一旦提出訴願,即不得再提出修正,例如刪除部分被核駁的請求項,由於韓國專利法沒有核准部分請求項之規定,若上訴失敗,申請案無法保留部分具專利性之請求項,對申情人而言是很大的損失。
3. 申請分割案 (Divisional Application)
申請人可於最終核駁通知書(包括復審程序發下的核駁通知)發文日起30天內,申請分割案,例如將被核駁的請求項申請分割案,而將核准之請求項保留在母案。
申請分割案後,母案仍可進行復審或是訴願程序。
補充說明:
依據舊法規定,若審委認為申請人對核駁通知書(first office action or non-final office action)所做的修正違反規定,而發下最終核駁通知書,當申請人提出答辯時,只能限縮請求項範圍且不得有實質上之變動,而修訂後之專利法允許此次答辯可以對請求項做實質之修正,給予申請人較多的彈性空間。
參考資料:
http://www.managingip.com/Article/2740015/Strategies-for-finally-rejected-claims.html
http://www.koreapat.com/support/news/board.asp?bt=2&seq=9&goPage=&search=&s_keyword=&Pseq=2
韓國專利法
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