眾律國際法律事務所

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-14

前言

一般專利法認為，抽象構想(abstract idea)並不具備可專利性，而我國專利審查也認為，非利用自然法則者，例如必須藉助人類推理力、記憶力等心智活動使能執行的規則、方法或計畫，不符合發明的定義。由此看來，商業方法基本上不是可專利客體。然而在科技、商業模式不斷快速變化的現代，商業方法在某些時候似乎對於人類技術進展有所幫助的且值得給予專利保護。或許我們可以看看一些美國的判例來理解其對於可專利適格性的判斷標準。

美國案例討論

一、Hotel Security Checking Co. v. Lorranine Co.

此案中提出一種使用紙筆記錄來核對出納者和服務生帳務的管理方法。判決最後認為此發明使用的技藝(核對相關的管理方法)為已知，而執行方式(紙筆紀錄)並沒有新穎之處，因此認定此發明不具新穎性而無效。

二、State Street Bank v. Signature Financial Group Inc.

Signature Financial Group有一透過電腦執行的軟體系統專利，此系統可讓基金管理人將數個基金組合成一具有合夥關係的投資組合，以達到降低管理成本的功效。State Street Bank因為想要進行類似業務，談判破裂後便起訴無效此專利。最終判決認為，經由M-O-T測試可發現，裝有此軟體的機器可在輸入資料後產出有用、具體且有形的結果(例如：價格百分比、成本)，因而使該發明成為可專利客體。先前判決引用Hotel Security Checking Co. v. Lorranine Co.認為商業方法不為可專利客體，但之後判決認為此案是因為欠缺新穎性，而非商業方法不得專利。

三、Bilski v. Kappo

Bilski於1997年提出一種藉由一些商品交易手法以使商品交易避險的方法並申請專利。最高法院認為，此案雖未通過M-O-T測試，但M-O-T測試並非可專利客體的唯一判斷標準，而商業方法也不應該完全不得專利，最後依據前案分析得出，抽象構想可作為類似案件是否為可專利客體的基本準則，而此案屬於抽象構想，因而不得專利。

由以上案件可以看出，商業方法並非一定不得專利。M-O-T測試是一個很好的評析準則，但並非唯一準則。判定商業方法是否為可專利客體主要可由其是否僅是抽象構想來看出。

我國商業方法的可專利適格性討論

我國專利法認定發明必須具有技術性(technical character)，即發明解決問題的手段必須涉及技術領域的技術手段。因此，商業方法雖然基本上隸屬於非利用自然法則者，不應為發明，但若其中解決問題的手段具有技術性，比如State Street Bank v. Signature Financial Group Inc.中使用需技術性的軟體系統來解決問題，則此商業方法為可專利客體。具有技術性的商業方法就不會僅是抽象構想，以此看來我國商業方法可專利適格性判定與美國有一致精神。

參考資料

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

專利實務論    劉國讚著

專利法(民國九十九年) http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準    經濟部智慧財產局編印

http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=43